CE-11001-03-24-000-2006-00371-00-2011

COTEJO MARCARIO - Reglas / MARCAS ROKOTTO Y BOCATO - No existe identidad ortográfica, fonética y conceptual / VOCABLO ROCOTO - De uso común en la cocina peruana no aplicable a nuestro medio / MARCA ROKOTTO - Registrable Ahora bien, para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las siguientes reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación: 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro

C. Breuer Moreno). En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en conflicto no existe identidad ortográfica, fonética y conceptual, que por ser tan obvia no requiere de mayor estudio. (…) Al respecto, para la Sala es clara la inquietud del Tribunal, respecto a que “…se ha verificado que gran cantidad de platos gourmet de comida peruana que se vende en el mundo, incluidos los Países Miembros de la Comunidad Andina, llevan la palabra rocoto”, sin embargo, si bien existe la cocina peruana en nuestro medio, dichos platos no son de consumo masivo, ya que sólo un porcentaje muy reducido de la población tiene acceso a los

restaurantes internacionales, dado que la especialidad de la comida y sus altos precios, constituyen un obstáculo para que el consumidor medio en su dieta cotidiana tenga en cuenta esta clase de producto de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por consiguiente, la genericidad o el uso común del aludido vocablo no es aplicable en nuestro medio, como tampoco es suficiente para determinar que el signo cuestionado no pueda ser registrable en Colombia.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 4436 2006 (27 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 13003 DE 2006 (22 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 20505 DE 2006 (31 de julio) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) CONFUSION ENTRE MARCAS - Elementos / CONEXION COMPETITIVAInexistencia entre productos que distinguen marcas ROKOTTO y BOCATO Ahora bien, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia se ha referido esta Corporación, que para que exista confusión entre marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión. En cuanto al segundo presupuesto anotado en el párrafo precedente y, según las pruebas que reposan en el expediente, la marca denominativa “ROKOTTO”

distingue productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas denominativas y mixta previamente registradas de la actora, amparan productos de la clase 30 ibídem, que si bien también se refiere a alimentos como la anterior, no afecta el registro de la marca “ROKOTTO”, dada su significativa diferencia con la marca opositora, lo cual, en sentir de la Sala, no genera confusión al público consumidor. Además, debe considerarse que en nuestro medio no existe ningún producto con dicho nombre ni es de uso común, tal como se adujo anteriormente. Así las cosas, a juicio de la Sala, no se vislumbra la existencia de conexión competitiva y, por lo tanto, si bien los medios de publicidad y los canales de comercialización pueden ser idénticos, la finalidad de los mismos son diferentes. En este orden de ideas, considera la Sala, que es posible que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente en el mercado, dada la disimilitud ortográfica, fonética y conceptual de las mismas.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 4436 2006 (27 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 13003 DE 2006 (22 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 20505 DE 2006 (31 de julio) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00371-00

Actor: MERCADEO DE COLOMBIA S.A. MEALS DE COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad MERCADEO DE COLOMBIA S.A. MEALS DE COLOMBIA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 4436 de 27 de febrero de 2006, 13003 de 22 de mayo de 2006 y 20505 de 31 de julio de 2006, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se concede el registro de la marca denominativa “ROKOTTO” para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. El 19 de mayo de 2005 la sociedad ALICORP S.A., solicitó el registro de la marca nominativa “ROKOTTO”, para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y su extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 553 de 30 de junio de 2005. I.1.2. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó demanda de oposición

ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en la marca de su titularidad “BOCATO”, clases 30. I.1.3. Mediante Resolución núm. 4436 de 27 de febrero de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “ROKOTTO”. Contra la citada Resolución el actor interpuso los recursos de Ley. I.1.4. Mediante Resolución núm. 13003 de 22 de mayo de 2006, se resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 4436 de 27 de febrero de 2006. 1.1.5. Mediante Resolución núm. 20505 de 31 de julio de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resuelve el recurso de apelación confirmando las anteriores Resoluciones. I.2. En apoyo de sus pretensiones el demandante adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Afirma que se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto la marca “ROKOTTO” es confundible con la marca “BOCATO”, por lo tanto, carece de distintividad. Sostiene que desde el punto de vista ortográfico existe semejanza entre las marcas en conflicto por cuanto tienen la misma extensión, las sílabas son prácticamente idénticas entre sí, los encabezados son casi exactos, son confundibles las sílabas intermedias y contiene similares desinencias, que evidentemente inciden en una grave amenaza visual, ortográfica, fonética y

conceptual, causando efectos de error, confusión y asociación entre los consumidores, pues permiten pensar que las marcas en cotejo guardan un mismo origen empresarial. Agrega que entre las marcas en conflicto solo cambia sutilmente la letra “B”, que encabeza la marca “BOCATO”, por la letra “R”, del signo “ROKOTTO”, combinada de forma exacta con la misma vocal, y cambiando la letra “C”, que compone la sílaba intermedia por la letra “K”, que indudablemente causan un mismo y directo impacto auditivo. Añade que desde el punto de vista conceptual las marcas no evocan idea alguna, dado que son palabras que no representan ninguna imagen. Sostiene que los productos amparados por ambas marcas son comestibles, complementarios uno de otros, los cuales comparten los mismos canales de publicidad, comercialización y distribución, por lo que ambas marcas serían morfológicamente confundibles, hecho que a su juicio, acentúa el riesgo de confusión o asociación. Estima que se violaron los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486, dado que la marca “ROKOTTO” no es distintiva, toda vez que es confundible con la marca “BOCATO”, por lo que, a su juicio, no será apta para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada y, por el contrario, creará confusión entre el público consumidor, pues no logrará diferenciar sus productos respecto de los distinguidos por el signo de la sociedad actora. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo

del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Que el fundamento de los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Que efectuado el examen de los signos en conflicto, se concluyó que no existe similitud capaz de llevar al público consumidor a confusión alguna. Que los signos poseen elementos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos. Aduce que el signo denominativo “ROKOTTO” es registrable de conformidad con las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público guardó silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego

determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en la presente providencia.

SEGUNDO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo ROKOTTO y las marcas denominativas BOCATO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo ROKOTTO y la marca mixta BOCATO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta la identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en la nomenclatura; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí sólo, para la consecución del citado propósito.

SEXTO: La Autoridad Administrativa o el Juez Nacional competente, al analizar la genericidad de un signo no puede quedarse en el simple análisis superficial de la jerga local, sino que debe indagar si determinadas denominaciones son entendidas o posiblemente introducidas al lenguaje local, teniendo en cuenta factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural.

El Juez Consultante debe determinar si el signo ROKOTTO es genérico, de conformidad con las indicaciones anteriormente anotadas. Para establecer si el signo ROKOTTO es común o usual, deberá analizarse dicha característica dentro del lenguaje comúnmente utilizado en relación con los productos de la clase 29. Para lo anterior, debe tenerse en cuenta, como ya se advirtió en el caso de los signos genéricos, factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural y, sobre todo, en la fusión gastronómica.” (folios 219 a 220). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 97-IP2008, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134, 135 literales a), f) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; La Sala considera pertinente cotejar los signos del demandante frente a la marca cuestionada, con el fin de establecer si hubo o no vulneración de las normas antes descritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos acusados.

Ahora bien, respectos al cotejo entre las marcas en conflicto, se aplicarán las reglas técnicas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Antes de ello, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares. A este respecto, se refiere el inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 de 1993 en forma clara y precisa, cuya definición fue recogida tácitamente por la Decisión 486 de 2000, al contemplarla dentro de su estructura normativa. Ahora bien, para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las siguientes reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación: 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno). En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en conflicto no existe identidad ortográfica, fonética y conceptual, que por ser tan obvia no requiere

de mayor estudio. No obstante, el Tribunal de Justicia Andino, en la interpretación prejudicial que se analiza, trae a colación la definición de la palabra ROCOTO, por lo cual solicita que el Juez Nacional competente, examine la genericidad del signo o el uso común del mismo, ya que “…no puede quedarse en el simple análisis superficial de la jerga local, sino que debe indagar si determinadas denominaciones son entendidas o posiblemente introducidas al lenguaje local, teniendo en cuenta factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural”, para lo cual plantea lo siguiente: “Una vez consultado el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se encuentra que la palabra Rocoto significa: “(De origen quechua). m. Perú. Planta herbácea de la familia de las Solanáceas que da un fruto grande, de color rojo, verde o amarillo y muy picante. // 2. Perú. Fruto de esta planta.” Además de lo anterior, también se ha verificado que gran cantidad de platos gourmet de comida peruana que se vende en el mundo, incluidos los Países Miembros de la Comunidad Andina, llevan la palabra rocoto. Como ejemplo tenemos: Tiradito con Salsa de Rocoto y Rocoto Relleno1, entre muchos otros. La anterior precisión debe ser tenida en cuenta, dado que, si bien el signo solicitado como marca es ROKOTTO, la variación gramatical no incide en su percepción fonética. Para el lector común no habría diferencia al pronunciar ROCOTO y

ROKOTTO.

Por lo anteriormente mencionado, y dado que el signo ROKOTTO ampara productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza2, es pertinente

tratar el tema de las palabras genéricas y de uso común. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes al signo en sí mismo, es decir, circunstancias que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos” (folios 216 a 217). Al respecto, para la Sala es clara la inquietud del Tribunal, respecto a que “…se ha verificado que gran cantidad de platos gourmet de comida peruana que se vende en el mundo, incluidos los Países Miembros de la Comunidad Andina, llevan la palabra rocoto”, sin embargo, si bien existe la cocina peruana en nuestro medio, dichos platos no son de consumo masivo, ya que sólo un porcentaje muy reducido de la población tiene acceso a los restaurantes internacionales, dado que la especialidad de la comida y sus altos precios, constituyen un obstáculo para que el consumidor medio en su dieta cotidiana tenga en cuenta esta clase de producto de la clase 30 1 Plato peruano de origen arequipeño elaborado a base de rocoto, que es un fruto muy picante, similar al ají, pero de forma redondeada y de tamaño similar al de una manzana (hay algunas especies más pequeñas), y que posee un sabor más dulzón, que es muy apreciado principalmente en la región Arequipa pero también extendido en el resto de este país. Es uno de los platos más destacados de la gastronomía del Perú, siendo incluso el rocoto exportado a otros países. 2 La clase 29 protege los siguientes productos: CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, MERMELADAS,

COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. de la Clasificación Internacional de Niza. Por consiguiente, la genericidad o el uso común del aludido vocablo no es aplicable en nuestro medio, como tampoco es suficiente para determinar que el signo cuestionado no pueda ser registrable en Colombia. Ahora bien, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia se ha referido esta Corporación, que para que exista confusión entre marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión. En cuanto al segundo presupuesto anotado en el párrafo precedente y, según las pruebas que reposan en el expediente, la marca denominativa “ROKOTTO” distingue productos de la clase 293 de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas denominativas y mixta previamente registradas de la actora, amparan productos de la clase 30 ibídem, que si bien también se refiere a alimentos como la anterior, no afecta el registro de la marca “ROKOTTO”, dada su significativa diferencia con la marca opositora, lo cual, en sentir de la Sala, no genera confusión al público consumidor. Además, debe considerarse que en nuestro medio no existe ningún producto con dicho nombre ni es de uso común, tal como se adujo anteriormente. Así las cosas, a juicio de la Sala, no se vislumbra la existencia de conexión competitiva y,

por lo tanto, si bien los medios de publicidad y los canales de comercialización pueden ser idénticos, la finalidad de los mismos son diferentes. 3 La clase 29 protege los siguientes productos: CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, MERMELADAS,

COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.

En este orden de ideas, considera la Sala, que es posible que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente en el mercado, dada la disimilitud ortográfica, fonética y conceptual de las mismas. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de febrero de 2011.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA MORENO