CE-11001-03-24-000-2006-00389-00-2010

COTEJO MARCARIO – Entre el signo LS y la marca nominativa LS 97 / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia del registro del signo LS al carecer de distintividad frente a la marca LS 97 para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza En la marca solicitada “LS” el elemento nominativo predomina sobre el elemento gráfico, porque se distinguen perfectamente las letras L y S, por lo que el consumidor, en principio, identificaría el producto con estas dos letras y lo solicitaría en el mercado así: ELE ESE. Si bien el signo es caprichoso y tiene un diseño creativo, hace clara referencia a dichas letras, por lo que el consumidor difícilmente se va a fijar en la gráfica, pues lo que retiene son las letras. […]. El elemento distintivo de la marca registrada es el número 97; para la Sala el número no le da la suficiente distintividad a la marca solicitada frente a la marca registrada, especialmente teniendo en cuenta que ambos signos hacen relación a productos de la misma clase 12 internacional, que si bien van dirigidos a consumidores especializados, en este caso pueden originar un riesgo de confusión o de asociación en la medida que existe la posibilidad de confusión sobre el origen empresarial, dado que el elemento predominante en ambos signos, como ya se advirtió, son las letras L y S. Registrar la marca solicitada también conllevaría al público consumidor a confusión y error porque generarían en el mercado la idea de que provienen de un mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares o que se trata de una nueva gama de productos de una empresa. Como bien lo señaló la Superintendencia de

Industria y Comercio, la expresión “LS” solicitada como registro marcario es una reproducción de la marca previamente registrada “LS” suprimiéndose solamente los números “97”, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.

SÍNTESIS DEL CASO: La empresa LS Cable Ltd., demandó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, las Resoluciones 2378, 10699 y 20516, todas de 2006, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, negó en definitiva el registro de la marca mixta LS por encontrarse ya registrada la marca LS 97 a favor de la sociedad Pirelli Pneumatici S.P.A, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO (E)

Bogotá, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00389-00

Actor: LS CABLE LTD Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho.

La empresa LS Cable Ltd., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. La nulidad de la Resolución N° 2378 del 6 de febrero de 2006, por medio de la cual la División de Signos Distintivos negó de oficio el registro de la marca mixta “LS” para la clase 12 que solicitó, con base en la existencia del registro de la marca “LS 97” de la clase 12, de la sociedad Pirelli Pneumatici S.P.A. 2ª. La nulidad de la Resolución N° 10699 del 27 de abril de 2006, por medio de la cual la misma dependencia, al resolver el recurso de reposición confirmó la anteriormente señalada. 3°. La nulidad de la Resolución N° 20516 del 31 de julio de 2006, por medio de la cual la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución N° 2378 de 2006. 4°. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro a su nombre, de la marca mixta “LS” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 internacional. 5°. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de la sentencia que se dicte en este proceso. FUNDAMENTOS DE HECHO La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos: Que la sociedad LS Cable Ltd. Solicitó el 9 de junio de 2005 el registro de la marca

mixta “LS” en tipo especial de letra y característica, con mediano grosor, cuyas letras van unidas de tal manera que dan como resultado una figura caprichosa y especial, novedosa y distintiva, acompañada a su vez de una figura que semeja con sus trazos una flecha, para distinguir los siguientes productos: vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima; mangueras de caucho para vehículos; tubos para ruedas de vehículo; tractores para propósitos de agricultura; artículos comprendidos en la clase 12 internacional; que no se presentaron oposiciones. Relató que mediante la Resolución acusada N° 2378 de 2006 se negó el registro de la citada marca mixta “LS”., por encontrarse registrada previamente la marca “LS 97” a favor de la sociedad Pirelli Pneumatici S.P.A., lo cual fue confirmado mediante la Resoluciones acusadas N°s 10699 y 20516 de 2006, que respectivamente dieron respuesta a los recursos de reposición y de apelación que presentó. Considera que a la entidad le faltó hacer un estudio cuidadoso de la solicitud, que omitió los procedimientos señalados por la doctrina y la jurisprudencia para determinar si una marca puede confundirse con otra, que aplicó e interpretó indebidamente las normas, lo cual trajo como consecuencia una decisión arbitraria y contraria a la ley. FUNDAMENTOS DE DERECHO La actora considera que se violaron las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

1. Artículo 134. Argumenta que al revisar esta disposición, se puede establecer que la marca solicitada a registro cumple con los presupuestos allí señalados;

considera que el signo mixto “LS”, anteriormente descrito, se caracteriza por un diseño muy especial y caprichoso, con una destacada distribución, que se emplea para distinguir productos comprendidos en la clase 12 internacional , pues pese a que la marca se identifica con las letras L-eley S –eseen realidad su configuración y disposición dentro del conjunto, permite afirmar que tales letras por esa tipografía “en realidad lo que forman es una figura caprichosa y característica”, acompañada a su vez por una figura que semeja una flecha, igualmente distintiva y característica. Señala que se puede observar que se trata de un diseño indivisible formado por un todo, que es novedoso y se ha constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente respecto de otros signos con los que pudiere confundirse, por lo tanto cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica mediante su lectura y escritura, que es en definitiva lo que retiene la imaginación de sus innumerables consumidores y no se encuentra afectado por la existencia previa del signo “LS 97” en el cual resulta característico e impactante la combinación de números y letras del alfabeto, respecto de los cuales no resulta viable abrogarse derecho de exclusividad, pues realmente el peso distintivo recae sobre los diseños o elementos adicionales que dichas letras del alfabeto encuentren dentro de sus respectivos conjuntos. Que la entidad demandada, en la medida en que no hace un examen minucioso del signo, lo limita y fracciona las letras del alfabeto, que son de imposible monopolio, desestimando la figura caprichosa y distintiva que el signo solicitado forma, pudiendo coexistir en el mercado sin riesgo de confusión para los consumidores.

2. Artículo 136 literal a). Considera que la entidad fraccionó el signo solicitado, sin tener en cuenta que éste es indivisible y lo reduce a las letras del alfabeto que lo componen, desestimando el diseño caprichoso, que no se limita a la marca “LS” sino que visualmente por la disposición de las letras, sumado a la tipografía y especial ubicación conforman una especial figura y diseño, conjunto que la entidad desconoció; que además la entidad omitió que en el signo base de la negativa, resulta especial y característico el empleo de números, sin que exista riesgo de confusión, mas aún si es tenido en cuenta que el mercado hacia el cual los signos van dirigidos contiene a consumidores especializados que no actúan en forma desprevenida.

Que debe ser tenido en cuenta que el elemento gráfico que compone el signo solicitado, es un factor determinante que anula cualquier tipo de confundibilidad; que las marcas en cotejo coinciden en el empleo de las letras del alfabeto y en el signo solicitado a registro el peso distintivo está dado por el elemento gráfico debido a una configuración caprichosa que da como resultado una figura llamativa y atrayente a los ojos de los consumidores, mientras que en la marca base de la negativa su peso distintivo recae en la combinación de letras y números, por lo que en cada conjunto se encuentran elementos adicionales y sustancialmente disímiles que permiten diferenciar un signo de otro. Anota que ante signos de tan corta extensión, un elemento que sea disímil y suficientemente predominante para arrojar diferencia, permite la coexistencia de los signos en el mercado, sin que el presente caso sea la excepción. Que tal como lo ha sostenido esta Corporación, en la adquisición de los productos

de la clase 12, el comprador no actúa en forma desprevenida, porque es un consumidor especializado, que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto. Resaltó que no toda semejanza surgida en materia marcaria puede llevar automáticamente a producir la negación de un signo solicitado con posterioridad, pues se requiere total certeza de que las marcas son idénticas o que su semejanza es tal, que definitivamente el público equivocadamente consumiría un producto pensando o convencido de que consume otro diferente; que no obstante que las marcas tienen en común letras del alfabeto y de corta extensión, no deben excluirse los elementos adicionales contenidos en cada uno de los respectivos conjuntos, pues precisamente esos elementos adicionales y predominantes son los que otorgan el elemento diferenciador requerido, aspecto que no puede desconocerse. Insiste en considerar que los signos en su cotejo no pueden ser fraccionados y deben tomarse como un todo y en que no se pueden comparar exclusivamente algunos elementos a simple vista, pues de lo contrario estaríamos frente a la descomposición del signo, procedimiento que está prohibido para evitar obtener beneficios individuales; que no obstante lo anterior, la decisión de la entidad demandada se caracteriza por el fraccionamiento y descomposición para justificar la desacertada providencia, siendo que la jurisprudencia ha reafirmado que el examen de registrabilidad de la marca no puede hacerse fraccionando los signos marcarios que se comparan, pues cada uno de ellos constituye una unidad y deberá prevalecer la visión de conjunto, que tome todos los elementos integrantes.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio solicita denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico, por razones de hecho y de derecho; anota que el Consejo de Estado no es la entidad competente para ordenar la concesión de una marca sin el pleno cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la ley, facultad que de conformidad con la Decisión 486 de la Comunidad Andina, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente en materia de propiedad industrial en Colombia. Considera que es evidente que la marca “LS” de la clase 12 internacional, si bien es susceptible de representación gráfica, carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados “LS” (mixta) y “LS 97” de la clase 12 internacional, resulta indudable que presenten semejanzas, existiendo posibilidad de confusión sobre el origen empresarial, mas aún si se tiene en cuenta que distinguen productos de la misma clase y que elemento predominante en ellas son las letras “LS”. Que la expresión “LS” solicitada como registro marcario es una reproducción de la marca previamente registrada “LS” suprimiéndose solamente los números “97”, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Anota que entre los signos “LS” (mixto) solicitado de la clase 12 y la marca “LS 97” existen semejanzas que conllevarían al público consumidor a confusión y error respecto al origen empresarial de los productos, por lo que la marca solicitada se

encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Que la coexistencia de las marcas en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen, en razón a que la marca solicitada “LS” pretende amparar los productos comprendidos de la clase 12, iguales a los que ampara la marca “LS 97”. Concluye que los signos confrontados presentan semejanzas de orden gráfico, ortográfico y fonético entre sí y no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, porque inducen al consumidor a error y podrían perjudicarlos, porque los signos generarían en el mercado la idea de que provienen de un mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares o que se trata de una nueva gama de productos de una empresa. El tercer interesado en el resultado del proceso, Pirelli Pneumatici S.P.A., con representación en nuestro país, no contestó la demanda. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes demandante y demandada reiteran lo expresado en la demanda y en la contestación de la demanda. El tercer interesado en las resultas del proceso no se pronunció. El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no rindió concepto. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 017-IP-2009, rendida en este proceso, concluyó: “Primero: El Juez Consultante debe analizar si el signo LS (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la

decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma decisión.

Segundo: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta que la totalidad de los elementos que lo integran y, por tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

El Juez Consultante deberá tomar en cuenta que en el caso concreto el signo opositor es denominativo compuesto y por lo tanto deberá aplicar la jurisprudencia transcrita en lo que sea aplicable al caso, es decir, deberá analizar si el elemento compuesto del signo opositor le da suficiente distintividad frente al signo solicitado, lo que, en un principio, puede evitar el riesgo de confusión con el signo solicitado.

Tercero: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de un tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los

consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo LS (mixto) es similar a la marca registrada LS 97 (denominativa) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

Cuarto: Corresponde a la administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudiera existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

Quinto: En el caso de que no se hubieran presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente, de igual manera, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Sexto: Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable.

Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si el signo solicitado LS (mixto) constituye un signo de fantasía.

Séptimo: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina

se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes de cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución acusada N° 2378 del 6 de febrero de 2006 negó el registro de la marca “LS” mixta para la clase 12 internacional con base en el registro de la marca “LS 97” de la misma clase, de la sociedad Pirelli Pneumatici S.P.A., lo cual fue confirmado por las resoluciones que decidieron los recursos de reposición y de apelación. Las normas de la Decisión 486, que cita el actor y el tercer interesado en las resultas del proceso, señalan: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda

causar un riesgo de confusión o asociación” La controversia se contrae a establecer si la marca solicitada “LS” (mixta) para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra en una causal de irregistrabilidad, como lo disponen las resoluciones acusadas, con respecto a la marca registrada “LS 97” (nominativa) que identifica productos de la misma clase. Para dilucidar el caso presentado, se procede a efectuar el análisis comparativo de las marcas.

Las marcas en conflicto son:

MARCA SOLICITADA MARCA REGISTRADA

LS 97 A simple vista se observa que en la marca solicitada “LS” el elemento nominativo predomina sobre el elemento gráfico, porque se distinguen perfectamente las letras L y S, por lo que el consumidor, en principio, identificaría el producto con estas dos letras y lo solicitaría en el mercado así: ELE ESE. Si bien el signo es caprichoso y tiene un diseño creativo, hace clara referencia a dichas letras, por lo que el consumidor difícilmente se va a fijar en la gráfica, pues lo que retiene son las letras. En otras palabras, en la mente del consumidor va a prevalecer y tener mayor influencia el elemento nominativo del signo solicitado, del cual no se puede decir que es un signo de fantasía, porque, se repite, se asocia directamente con las letras L y S. Ahora bien, siguiendo el lineamiento jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se debe tener en cuenta que el signo registrado es denominativo compuesto así: “LS 97”, por lo tanto la Sala debe examinar si el elemento compuesto de este signo le da suficiente distintividad frente al signo solicitado.

MARCA SOLICITADA MARCA REGISTRADA Clase 12 internacional Clase 12 internacional

LS LS 97

Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina exige que se consideren probados dos requisitos: de una parte la semejanza determinante de error en el público común y la identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en el consumidor. El elemento distintivo de la marca registrada es el número 97; para la Sala el número no le da la suficiente distintividad a la marca solicitada frente a la marca registrada, especialmente teniendo en cuenta que ambos signos hacen relación a productos de la misma clase 12 internacional, que si bien van dirigidos a consumidores especializados, en este caso pueden originar un riesgo de confusión o de asociación en la medida que existe la posibilidad de confusión sobre el origen empresarial, dado que el elemento predominante en ambos signos, como ya se advirtió, son las letras L y S. Registrar la marca solicitada también conllevaría al público consumidor a confusión y error porque generarían en el mercado la idea de que provienen de un mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares o que se trata de una nueva gama de productos de una empresa. Como bien lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio, la expresión “LS” solicitada como registro marcario es una reproducción de la marca previamente registrada “LS” suprimiéndose solamente los números “97”, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.

En conclusión la marca solicitada para registro se encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como lo dispusieron los actos demandados, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, F A L L A : NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA MORENO