CE-11001-03-24-000-2006-00393-00-2011

COTEJO MARCARIO - Entre las marcas GRANADOR y GRANUBOR / PREFIJO GRAN - Elemento común / MARCAS GRANUBOR Y GRANADOR - Similitud ortográfica y fonética / MARCAS GRANUBOR Y GRANADOR - Riesgo de confusión y asociación empresarial / MARCA GRANADOR - Irregistrable Como en el caso sub examine, las marcas en conflicto, se reitera, contienen un elemento común: el prefijo GRAN, que no puede ser de dominio de ninguna persona, el cotejo debe efectuarse teniendo en cuenta tal circunstancia, sin perder de vista la regla general del análisis en su conjunto, por ser la más importante. En cuanto a la identidad o similitud ortográfica (…) “GRANADOR”: contiene 8 letras, 3 vocales, 5 consonantes, 3 sílabas, el prefijo GRAN (partícula de uso común) y la terminación DOR. “GRANUBOR”: contiene 8 letras, 3 vocales, 3 consonantes, 3 sílabas, El prefijo GRAN (partícula de uso común) y la terminación BOR. Entre ambas se observa que coinciden en el número de letras y sílabas, en el prefijo GRAN (partícula de uso común) y son similares sus desinencias DOR y BOR. En cuanto a la similitud fonética (…) GRANADOR: Contiene el prefijo GRAN (partícula de uso común) y la terminación DOR. Respecto a la sílaba tónica, dado que es una marca denominada de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse su acento prosódico en la última sílaba DOR.

GRANUBOR: Contiene el prefijo GRAN (partícula de uso común) y la terminación BOR, además, tampoco se encuentra definida en nuestro idioma, y la sílaba tónica tiende a ubicarse en su ultima sílaba BOR. En ambas se observa que coinciden en la ubicación de sus sílabas tónicas, sus prefijos son idénticos aunque no apropiables por ser de uso común; y la vocal A de la sílaba intermedia del signo “GRANADOR” frente a la U de “GRANUBOR”, si bien son disímiles, la denominación en su conjunto presenta un sonido similar, veamos: GRANADOR-GRANUBOR GRANADORGRANUBOR GRANADOR-GRANUBOR. Respecto a la similitud ideológica (…) La marca de la actora “GRANUBOR” frente a “GRANADOR” cuestionada, por no ser parte del lenguaje común y corriente, le generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderlas y enlazarlas con los productos de la clase 1ª que distinguen, por ello son denominadas por la doctrina de “fantasía”. Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética generar riesgo de confusión, dada sus significativas semejanzas visuales y auditivas.

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “GRANADOR”, para amparar los productos comprendidos en la clase 1ª, guarda semejanza con la marca de la actora, en cuanto a su escritura (comparación visual), y en su fonética, siendo tales semejanzas suficientes para determinar que exista riesgo de confusión y, por

ende, generar error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, así como también riesgo de asociación que confunda al consumidor sobre el origen empresarial de las mismas. De modo que al existir riesgo de confusión directa e indirecta entre ambas marcas, y amparar los mismos productos de la clase 1ª Internacional, se considera que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 31546 DE 2005 (28 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 7581 DE 2006 (29 de marzo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(Anulada) / RESOLUCION 17280 DE 2006 (29 de junio) SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

NOTA DE RELATORIA: Se citan las Interpretaciones Prejudiciales 064-IP-2009 y 46-IP-2000 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00393-00

Actor: BORAX EUROPE LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad BORAX EUROPA LIMITED, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 31546 de 28 de noviembre de 2005, 7581 de 29 de marzo de 2006 y 17280 de 29 de junio de 2006, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se declaró infundada la oposición y se concedió el registro de la marca “GRANADOR” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A. –ARYSTA

LS, S.A.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. El 28 de febrero de 2005, la sociedad COLJAP S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa “GRANADOR” para distinguir “abonos y fertilizantes” productos comprendidos en la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 551 de 29 de abril de 2005. I.1.3. El 14 de septiembre de 2005, la sociedad solicitante, presentó escrito de modificación de la solicitud, consistente en el cambio del nombre de COLJAP S.A.

por el de ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A. –ARYSTA LS S.A.

I.1.4. La actora formuló oposición con fundamento en su marca “GRANUBOR” registrada en la clase 1ª bajo el certificado de registro núm. 262.886. I.1.5. Mediante Resolución núm. 31546 de 28 de noviembre de 2005, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “GRANADOR” nominativa. I.1.6. Por Resolución 007581 de 29 de marzo de 2006, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 31546 de 28 de noviembre de 2005. I.1.7. Mediante Resolución 17280 de 29 de junio de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. I.2. En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Que los actos administrativos impugnados vulneraron el artículo 134 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por cuanto la marca “GRANADOR” carece de distintividad respecto de la marca “GRANUBOR” registrada previamente. Aduce que de la impresión en conjunto reflejada por las marcas, es decir, de la totalidad de los elementos que la componen, sin desmembrar su unidad fonética y ortográfica, se presenta riesgo de confusión. Afirma que la confusión visual, según JORGE OTAMENDI, se presenta cuando

existe la misma secuencia de las vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes, situación que concurre en el caso objeto de estudio, dado que las ocho letras que conforman la marca “GRANADOR” nominativa, seis de ellas G, R, A, N, O y R, tienen la misma ubicación de la marca “GRANUBOR” nominativa, ambos signos tienen tres sílabas y la desinencia o terminación es casi idéntica. Sostiene que desde el punto de vista fonético, la semejanza aún es mayor, en la medida que ambas marcas presentan casi la misma secuencia vocálica: “GRANADOR” A-A-A-O y “GRANUBOR” A-U-O, lo que pone de manifiesto que la pronunciación de las mismas es muy parecida. Arguye que en ambas denominaciones la sílaba tónica es muy similar y está ubicada en el mismo lugar, pues tanto en la marca “GRANADOR” como en la marca “GRANUBOR”, la sílaba tónica se encuentra en las letras ÓR, y en ambos signos está localizada en la última sílaba. Expresa que en el sub lite, las marcas en cuestión, al ser denominaciones de fantasía, no evocan concepto alguno en la mente del consumidor; por ello la idea que se tenga de las marcas enfrentadas está condicionada en gran medida por el recuerdo fonético de las mismas, razón por la cual, cuando el consumidor se encuentre con la marca “GRANADOR”, cuya pronunciación es muy similar a la de la marca “GRANUBOR”, que previamente conoce, automáticamente hace una asociación entre estos dos signos, lo cual, obviamente, va a crear confusión,

máxime si la marca “GRANADOR” está registrada para identificar “abonos y fertilizantes” y “GRANUBOR” ampara “productos químicos para uso en agricultura, horticultura y fertilizantes”. Manifiesta que el consumidor de los productos amparados por las marcas en conflicto, no es una persona especializada, pues el producto es de consumo popular o generalizado, y no destina demasiado tiempo ni precaución a la comparación de los signos, razón por la que es en esta clase de productos donde el consumidor es más vulnerable y merece una mejor protección. Sostiene que la Administración desconoció las importantes similitudes existentes entre las marcas en conflicto, tales como que comparten 8 letras, el mismo número de sílabas, la raíz es idéntica, la desinencia es casi idéntica al igual que las vocales y la sílaba tónica está ubicada en el mismo lugar, esto es, en la última sílaba. Concluye diciendo que la marca “GRANADOR” nominativa no es distintiva, razón por la que no es apta para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada y, por el contrario, creará confusión en el público consumidor. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Expresa que la marca “GRANADOR” cumple con los requisitos legales exigidos, y tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto no presenta similitudes con la marca registrada

“GRANUBOR”.

Aduce que luego de haber realizado un examen de registrabilidad entre los dos signos confrontados, sostiene que no existe riesgo de confusión o de asociación, en consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. II.1.2. La sociedad ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A., en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en síntesis, lo siguiente: Que el análisis de confundibilidad entre los signos confrontados realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, fue llevado a cabo atendiendo las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para determinar si se presenta semejanza entre los signos, por lo que se puede concluir certeramente que no existe riesgo de confusión alguno. Que si bien los signos confrontados coinciden en algunas letras, también es cierto que el signo solicitado contiene otras letras distintas que hace que, en un primer impacto visual, los signos sean ortográficamente diferentes. Que si bien es cierto que los signos confrontados emplean una misma raíz (GRAN-) y una misma terminación (-OR), sus desinencias son sustancialmente disímiles y, por tanto, pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Que al tratarse de signos de fantasía, éstos gozan de una gran distintividad, por lo

que son plenamente registrables. Que tanto el prefijo GRANcomo el sufijo -OR son de uso común o genéricos en la conformación de marcas destinadas a productos de las Clases 01 y 05. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en sus alegatos de conclusión, adujo en esencia, lo siguiente: Con respecto a la similitud ortográfica se tiene que las dos denominaciones contienen 8 letras y tres sílabas. Adicionalmente las vocales A y O se encuentran ubicadas en el mismo lugar. Que además de lo anterior, los signos enfrentados comparten la misma raíz que es GRAN, y la misma terminación que es OR. Por lo tanto, se puede concluir, que desde el punto de vista ortográfico las marcas enfrentadas presentan similitudes capaces de inducir en error al público consumidor. Que con respecto a la similitud fonética, ambas marcas comparten la misma raíz y terminación, por lo tanto, el pronunciamiento puede llegar a presentar cierta similitud. Además, la sílaba tónica se encuentra ubicada en la última sílaba de las dos denominaciones. Agrega, que desde el punto de vista ideológico, no hay comparación, por que son de aquellos signos denominados de fantasía, pues no evocan una idea determinada, ni generan un concepto preciso en la mente del consumidor. Concluye, que los signos enfrentados presentan similitudes ortográficas y fonéticas que impiden que los consumidores puedan distinguir plenamente los productos que amparan. Además, que teniendo en cuenta que los derechos de los consumidores se ven afectados con la coexistencia en el mercado de ambas marcas, considera

que las pretensiones del actor están llamadas a prosperar. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de

comparación de signos.

3. Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

4. Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta.

5. Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. La distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 064-IP-2009, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. Respecto al cotejo de marcas denominativas, el tribunal ha indicado: “El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de

marcas1. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. (Proceso 111-IP-2008 ya citado). Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos” (folios 212 a 213). 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 01-IP-2005 Por otra parte, EL Tribunal ha enfatizado sobre el cuidado que se debe tener en el análisis marcario para efectos de establecer el riesgo de confusión y/o asociación, en los siguientes términos: Debe tenerse especial cuidado “al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión y/o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata

de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad”. Antes de entrar a analizar las reglas técnicas relacionadas con la confundibilidad en sus aspectos de identidad o similitud ortográfica, fonética, o conceptual entre los signos en disputa, la Sala con fundamento en la anterior advertencia que hace el Tribunal, considera necesario referirse a los elementos o partículas de uso común que puedan existir en ambas marcas, ya que en la Interpretación Prejudicial, se hace alusión a tales elementos, en respuesta a la inquietud formulada por el tercero interesado en las resultas del proceso. En este orden de ideas, la Sala trae a colación el listado de registro de marcas que contienen la partícula GRAN en la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, visto en el archivo informático de la Superintendencia de Industria y Comercio, que aunque no constituye un prefijo de uso común para distinguir los productos de esta clase, es una circunstancia que debe tenerse en cuenta para el cotejo marcario. De manera, que la Sala una vez verificado dicho listado de registro de marcas en el archivo de la Superintendencia de Industria y Comercio, encontró las siguientes

previamente registradas a la solicitud del signo “GRANADOR”. N Signo Titulares Expedien Clas Tip Certifica VigenciaEstado o te e o do Niza 1 GRANADO1-ARYSTA 05 8 1 NO 321569 28/11/20 CONCESI

R LIFESCIENCE 018136 15 ON

COLOMBIA S.A.

ARYSTA LS S.A. 2 GRANBOR1-BORAX 93 7 1 NO 147464 21/02/20 CONCESI EUROPE 382114 04 ON LIMITED 3 GRANDAM1-AGFA92 8 1 NO CONCESI O GEVAERT A.G. 117701 1 ON 4 GRANI1-COMPAÑIA 02 8 1 NO 276562 25/06/20 CONCESI

DUR GLOBAL DE062405 13 ON PINTURAS S.A. 5 GRANI1-COMPAÑIA 02 8 1 NO 276666 11/06/20 CONCESI

FLEX GLOBAL DE062396 13 ON PINTURAS S.A. 6 GRANI1-COMPAÑIA 02 8 1 NO 276668 20/06/20 CONCESI

GARD GLOBAL DE062393 13 ON PINTURAS S.A. 7 GRANI1-COMPAÑIA 02 8 1 NO 275163 17/07/20 CONCESI

GOL GLOBAL DE062399 13 ON PINTURAS S.A. 8 GRANI1-COMPAÑIA 02 8 1 NO 276563 20/06/20 CONCESI

MOL GLOBAL DE062403 13 ON PINTURAS S.A. 9 GRANI1-COMPAÑIA 02 8 1 NO 276564 17/06/20 CONCESI

SOL GLOBAL DE062401 13 ON PINTURAS S.A. 10 GRANI1-GRANIPLAST 02 8 1 NO 266497 22/04/20 CONCESI TEC S.A. 062397 13 ON 11 GRANI1-COMPAÑIA 02 8 1 NO 276667 11/06/20 CONCESI TOP GLOBAL DE062394 13 ON PINTURAS S.A. 12 GRANODI 1-HENKEL 92 7 1 NO 54641 30/08/20 CONCESI NE CORPORATION 224530 1 08 ON 13 GRANODI 1-HENKEL 92 7 1 NO 54641 30/08/20 CONCESI NE CORPORATION 140309 08 ON D 14 GRANODI 1-HENKEL 93 7 1 NO 54641 30/08/20 CONCESI NE CORPORATION 399620 08 ON 15 GRANODI 1-HENKEL 92 7 1 NO 54641 30/08/20 CONCESI NE CORPORATION 173627 1 08 ON 16 GRANODI 1-HENKEL 92 7 1 NO 54641 30/08/20 CONCESI NE CORPORATION 182716 1 08 ON 17 GRANODI 1-HENKEL 92 7 1 NO 54641 30/08/20 CONCESI NE CORPORATION 224530 1 08 ON 18 GRANODI 1-HENKEL 92 7 1 NO 54641 30/08/20 CONCESI NE CORPORATION 373313 A 08 ON 19 GRANODI 1-HENKEL 92 7 1 NO 54641 30/08/20 CONCESI NE CORPORATION 287852 1 08 ON 20 GRANOX 1-PEPRO92 7 1 NO 84729 14/03/19 CONCESI

SOCIETE POUR143423 1 85 ON

LE

DEVELOPPEME

NT ET LA

VENTE DE

SPECIALITES

CHIMIQUES,

SOCIETE ANONYME. 21 GRANOX 92 7 1 NO 84729 14/03/19 CONCESI 084729 1 85 ON 22 GRANUBO1-BORAX 02 8 1 NO 262886 29/11/20 CONCESI

R EUROPE 026910 12 ON LIMITED 23 GRANUFO 1-PRODUCTOS 99 7 1 MI 225078 15/02/20 CONCESI

S-20 QUIMICOS 039657 20 ON

PANAMERICAN OS S.A. 24 GRANULIT 1-ARYSTA 04 8 1 MI 297549 12/05/20 CONCESI LIFESCIENCE 104533 15 ON

COLOMBIA S.A

-ARYSTA LS

S.A. La interpretación prejudicial rendida en esta oportunidad, respecto a los elementos de uso común, ha dicho: “…una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP2003, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003)”. Además, la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso, expresa que las terminaciones OR en ambas marcas son también comunes, para lo cual cita las siguientes marcas registradas: PYROBOR, BIGFLOR, SANDO FLOR y PIROR (folio 149). Sin embargo, como puede apreciarse no puede considerarse común la desinencia OR, ya que su número no es significativo para declarar esta partícula como tal o banal. Así las cosas, la Sala, estima necesario aplicar los criterios establecidos por la Jurisprudencia del Tribunal Andino y esta Corporación, para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas denominativas “GRANADOR” (cuestionada) y “GRANUBOR” de la actora. Al respecto, se ha enfatizado en las siguientes reglas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. (Proceso 111-IP-2008 ya citado)”. Reglas, que en la Interpretación Prejudicial allegada, se explican de la siguiente manera: “Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, la jurisprudencia

sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos2”. Ahora bien, como en el caso sub examine, las marcas en conflicto, se reitera, contienen un elemento común: el prefijo GRAN, que no puede ser de dominio de ninguna persona, el cotejo debe efectuarse teniendo en cuenta tal circunstancia, sin perder de vista la regla general del análisis en su conjunto, por ser la más importante. En cuanto a la identidad o similitud ortográfica, el Tribunal Andino señala que esta “emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia”. “GRANADOR”: contiene 8 letras, 3 vocales, 5 consonantes, 3 sílabas, el prefijo GRAN (partícula de uso común) y la terminación DOR. “GRANUBOR”: contiene 8 letras, 3 vocales, 3 consonantes, 3 sílabas, El prefijo GRAN (partícula de uso común) y la terminación BOR. Entre ambas se observa que coinciden en el número de letras y sílabas, en el prefijo GRAN (partícula de uso común) y son similares sus desinencias DOR y BOR. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal Andino, indica que “…se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal

similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

GRANADOR: Contiene el prefijo GRAN (partícula de uso común) y la terminación DOR. Respecto a la sílaba tónica, dado que es una marca denominada de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse su acento prosódico en la última sílaba DOR. 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL