CE-11001-03-24-000-2007-00015-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Modulación de las sentencias Es preciso indicar que la marca cuestionada “SELF SERVICE” está integrada por dos vocablos en idioma extranjero, uno de los cuales es SERVICE que es de fácil comprensión por su semejanza a la expresión en castellano “servir” o “servicio”. No obstante, si bien es cierto que “SERVICE” es similar al término servicio, no significa que por ese simple hecho sea irregistrable, pues al estar acompañada del vocablo “SELF” que se encuentra al comienzo y que no es una palabra conocida por el consumidor medio en Colombia, es evidente que ésta le da al conjunto de la marca la distintividad suficiente que la hace registrable para los productos de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, máxime teniendo en cuenta que normalmente, al percibir visualmente la marca, la atención del consumidor medio se centra generalmente en la palabra inicial, que suele atraer más la atención del público que las palabras adicionales. Aún cuando el signo registrado separa “AUTO” y “SERVICIO”, no por ello deja de referirse a una expresión de uso común para un sistema de ventas que puede ser utilizado para cualquier tipo de productos o servicios, por lo cual, tal expresión si bien puede acompañar a la marca SELF SERVICE” no puede ser apropiada por el titular ni puede éste evitar que otros lo usen, porque pese a que no se confunde con los productos de la clase 37, la expresión autoservicio del signo solicitado hace referencia a una característica de los servicios a los que se refiere la solicitud, por lo cual no resulta determinante en materia de distintividad. Hechas las anteriores precisiones, la Sala observa que en las Resoluciones 2427 de 2006 que concedió el registro de la

marca “SELF SERVICE PRECIO JUSTO” y 2426 del mismo año que concedió el registro de la marca “SELF SERVICE COMPARE PRECIOS”, precisan que la concesión del registro no implica un derecho de exclusividad sobre las expresiones “PRECIO JUSTO” y “COMPARE PRECIOS”. Por el contrario las Resoluciones 2508 de 2006, por la cual se concede el registro de la marca “SELF SERVICE AUTO SERVICIO” y 2295 de 2006 por la cual se concede el registro de la marca “SELF SERVICE MEDIDA EXACTA”, no hacen alusión alguna a la imposibilidad de adquirir un derecho de exclusividad sobre las expresiones “AUTO SERVICIO” y “MEDIDA EXACTA”.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135

NOTA DE RELATORIA: Modulación de las sentencias, Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 16 de junio de 2009; Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Rad. 1998-05354 (16257), MP. Ruth Stella Correa Palacio; Sección Segunda, sentencia de 11 de octubre de 2007, Rad. 2005-00035 (116505).

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 15907 DE 2004 (julio)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 02508 DE 2006 (febrerol) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 02295 DE 2006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 02427 DE 2006 (febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 02426 DE 2006 (febrero)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00015-00

Actor: COMBUSTIBLES DEL SUR LTDA COMSUR LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD COMBUSTIBLES DEL SUR LTDA. -COMSUR LTDA., por medio de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión

de la Comunidad Andina de Naciones solicita que:

1. Se declare la Nulidad absoluta de la Resolución 15907 de julio de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro como marca para el signo SELF SERVICE para distinguir los siguientes servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “Construcción, reparación, servicios de instalación”

2. Que se declare la nulidad absoluta de la Resolución 02508 de febrero de

2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro como marca para el signo SELF SERVICE AUTO SERVICIO para distinguir los siguientes servicios en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza: “Construcción, reparación, servicios de instalación”

3. Que se declare la nulidad absoluta de la Resolución 02295 de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro como marca del signo SELF SERVICE MEDIDA EXACTA para distinguir los siguientes servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación Internacional de Niza: “Construcción, reparación, servicios de instalación”

4. Que se declare la Nulidad Absoluta de la Resolución 02427 de febrero de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro como marca para el signo SELF SERVICE PRECIO JUSTO, para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “Construcción, reparación, servicios de instalación”

5. Que se declare la Nulidad Absoluta de la Resolución 02426 de febrero de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro como marca para el signo SELF SERVICE COMPARE PRECIOS, para distinguir los siguientes servicios en la Clase 37 de la Clasificación

Internacional de Niza:

“Construcción, reparación, servicios de instalación”

6. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular los registros correspondientes a las marcas mencionadas y cancelar sus respectivos certificados de registro.

7. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en este proceso.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO El actor considera violados los artículos 134 párrafo primero, y 135, literales b), e) y g), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El concepto de la violación fue expuesto por el accionante en los términos que se resumen a continuación: 1.1.Falta de Distintividad Señala que de acuerdo con los artículos 134 Párrafo Primero y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la función esencial, o sea la razón de ser de la marca es que cumpla con la FUNCIÓN DISTINTIVA, por lo tanto, un signo que carezca de distintividad, o sea que esté desprovisto de su función esencial no podría registrarse como marca, y por tal razón se encuentra expresamente prohibido en el registro, tal como se ha establecido en el literal b) del Artículo 135 de la decisión 486. Siendo las marcas SELF SERVICE Y SELF SERVICE AUTO SERVICIO signos compuestos exclusivamente de expresiones y que se limitan a informar a los consumidores acerca de la manera en que se presta el servicio, carecen de distintividad. El actor considera pertinente aclarar que por el hecho de estar las marcas SELF

SERVICE Y SELF SERVICE AUTO SERVICIO compuestas por una expresión en idioma inglés, como es SELF SERVICE, no sería válido reivindicar algún tipo de distintividad, ya que a pesar de estar en un idioma diferente al español, consiste exclusivamente en un término descriptivo. Así las cosas, una expresión como SELF SERVICE, que es la traducción al inglés de la palabra AUTOSERVICIO es reconocida con facilidad por la generalidad del público consumidor como tal, por lo cual, reitera que las marcas SELF SERVICE Y SELF SERVICE AUTO SERVICIO carecen por completo de distintividad, al estar compuestas exclusivamente de expresiones que brindan información a los consumidores sobre la manera en que es prestado el servicio distinguido con la marca. 1.2. Descriptividad de las Marcas Self Service y Self Service Auto Servicio Según el artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, un signo o indicación que pueda servir en el mercado para describir una característica propia del producto o servicio para el cual se aplica, no es registrable por cuanto está desprovisto de fuerza distintiva. Teniendo en cuenta que el carácter descriptivo de un signo se deduce por el hecho de informar al consumidor y al público en general de las prosperidades del producto o servicio al que se refiere, la jurisprudencia y la doctrina, han definido como SIGNO DESCRIPTIVO, el término que consiste en la respuesta a preguntas tales como: para qué?, para que sirve?, de qué está hecho?, cómo se hace, para quién?, cómo?, de donde?, de qué proviene, o de donde se extrae? Etc. ¿Donde?..........Ejemplo: En el autoservicio

¿Cómo?.......... Ejemplo: Usted mismo se presta el servicio o usted mismo escoge los productos. Por lo tanto, cualquier signo usado para indicar la naturaleza, el destino, el modo de fabricación, la naturaleza o el origen del producto etc., no es apropiable por sí mismo, salvo que se le imprima un elemento distintivo. 1.2.1. Semántica de las marcas Sin llegar a fraccionar las marcas, claramente se observa que estas se componen de 2 expresiones con igual significado.

SELF SERVICE: Expresión que se encuentra en idioma inglés y que traducido al español significa AUTOSERVICIO. (Definición extraída de www.

Wordreference.com) La expresión AUTOSERVICIO es de las siguientes características:

1. Es una expresión necesaria, ya no se encuentra otra palabra en el léxico corriente a través de la cual una persona pueda referirse a este tipo de servicios.

2. Es una expresión con sentido unívoco, puesto que es tan clara, que no das lugar a ambigüedades, dado que posee un solo significado y es conocida por todos los consumidores, de manera que hasta el más desprevenido, de inmediato y sin ningún tipo de elucubraciones que se trata de eso: De un autoservicio. 1.2.2. Relación de las marcas con los servicios a distinguir Un presupuesto esencial de la descriptividad de una marca, es la relación que debe existir entre ella y los productos o servicios que pretende distinguir.

Las expresiones SELF SERVICE Y AUTO SERVICIO, como ya se ha dicho están intrínsicamente ligadas a la prestación de diversos tipos de servicios o a la venta de diferentes productos, o a establecimientos comerciales. El concepto de AUTO SERVICIO se relaciona entre otros, con los restaurantes,

servicios de lavandería, estaciones de servicio, gasolineras, pero acorde con la definición de AUTOSERVICIO, esta forma de atención puede prestarse en infinidad de negocios o servicios. Para el caso que le ocupa, observa que los servicios que distinguen las marcas concedidas: son servicios de la clase 37: “Construcción, reparación, servicios de instalación”. Dentro de la clase 37, se encuentran los servicios prestados por estaciones de servicio y, para ser más concreto, las estaciones de venta de gasolina, que han sido adalides a nivel mundial, en el tema de prestar sus servicios a manera de AUTOSERVICIO. En este orden de ideas, es clara la relación que existe entre las marcas SELF SERVICE Y SELF SERVICE AUTO SERVICIO y los servicios cubiertos por esta. Resulta inequívoco para un consumidor, relacionar, SELF SERVICE O SELF SERVICE AUTO SERVICIO con la manera de prestarse el servicio en el establecimiento que tenga esta expresión. 1.2.3. Distinción del origen empresarial Es claro que debido a la relación existente entre las expresiones que componen las marcas SELF SERVICE Y SELF SERVICE AUTO SERVICIO y las propiedades del servicio en sí, resulta imposible para un consumidor identificar el origen empresarial. Así mismo se pregunta el actor, cómo podrían llegar a diferenciarse las marcas SELF SERVICE O SELF SERVICE AUTO SERVICIO de otras marcas pertenecientes a otros empresarios. 1.2.4. Monopolio Injustificado Argumenta el demandante que de manera injustificada se le ha otorgado el monopolio de explotación, exclusiva al señor AMÉZQUITA sobre las marcas SELF SERVICE Y SELF SERVICE AUTOSERVICIO, imposibilitando a los demás empresarios usar estas expresiones tan necesarias para comercializar sus

productos o servicios. 1.2.5. Falta de Previsión Finalmente, frente al tema de la descriptividad de las marcas SELF SERVICE Y SELF SERVICE AUTO SERVICIO, resta decir que al momento de analizar la descriptividad o no de un signo, debe la oficina de marcas tener en cuenta que si por la naturaleza misma del signo, tiene la potencialidad de convertirse en una expresión usual entre los comerciantes, lo que no es complicado si se tiene en cuenta el significado mismo de la expresión. 1.3. Denominación Común o usual En lo referente al literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, que prohíbe registrar como marcas signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto en el lenguaje corriente o en la usanza de un país, es claro para el demandante que en el comercio las expresiones SELF SERVICE Y AUTO SERVICIO son usadas comúnmente para referirse a establecimientos de comercio que operan bajo esta modalidad de venta. Por lo tanto, es claro que las marcas concedidas se componen de expresiones usadas con frecuencia para denominar a determinados establecimientos comerciales que atienden bajo la modalidad de SELFSERVICE o AUTOSERVICIO. Y, dentro de éste tipo de establecimientos, son comunes las estaciones de servicio. Así las cosas, de encontrar el consumidor una estación de servicio identificada con estas denominaciones, no referirá ningún origen empresarial, simplemente pensará en un establecimiento que opera bajo la modalidad de AUTO SERVICIO, lo que demuestra una vez más la falta de distintividad de estas marca. En vista de que SELF SERVICE y SELF SERVICE AUTO SERVICIO son marcas

compuestas por denominaciones de uso común, no se le puede privar el uso a los comerciantes de tales expresiones, otorgando un registro de marca, que es precisamente lo hecho por la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder dicha marca. Añade que la expresión AUTOSERVICIO es USUAL en Colombia bien sea porque: - Informa al consumidor sobre el tipo o modalidad de la prestación del servicio, o - Informa al consumidor sobre el destino del establecimiento para automóviles. 1.4. De las Marcas SELF SERVICE PRECIO JUSTO SELF SERVICE MEDIDA EXACTA, SELF SERVICE COMPARE PRECIOS De la misma manera como el registro de la marca SELF SERVICE AUTO SERVICIO está viciado de nulidad, las resoluciones que conceden las marcas SELF SERVICE PRECIO JUSTO, SELF SERVICE MEDIA EXACTA, SELF SERVICE COMPARE PRECIOS, también se encuentran violadas de nulidad, al estar incursas en las siguientes causales de irregistrabilidad:

1. El Artículo 134, Párrafo primero de la decisión 486 de la Comunidad Andina de naciones.

2. El artículo 135, literal b) de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina de Naciones.

3. El artículo 135, literal e) de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina de Naciones. El artículo 135, literal g) de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Al igual que las marcas SELF SERVICE Y SELF SERVICE AUTO SERVICIO, las marcas SELF SERVICE PRECIO JUSTO, SELF SERVICE MEDIDA EXACTA, SELF SERVICE COMPARE PRECIOS, se componen exclusivamente de

expresiones de carácter descriptivas y de uso común, las cuales les impiden gozar de distintividad. Si se analizan las resoluciones 2295 que concede la marca SELF SERVICE MEDIDA EXACTA, la resolución 2427 que concede la marca SELF SERVICE PRECIO JUSTO y la resolución 2426 la cual concede la marca SELF SERVICE COMPARE PRECIOS, claramente se observa que en ellas se especifica que las expresiones MEDIDA EXACTA PRECIO JUSTO Y COMPARE PRECIOS son descriptivas y no puede reivindicarse derecho alguno. Si se tiene en cuenta lo anterior y a eso se suma que la expresión SELF SERVICE también es una expresión descriptiva de la manera de prestar el servicio que distingue la marca, se está frente a signos compuestos exclusivamente de expresiones descriptivas y de uso común para los empresarios del sector. En este orden de ideas, las marcas SELF SERVICE PRECIO JUSTO, SELF SERVICE MEDIDA EXACTA, SELF SERVICE COMAPRE PRECIOS, carecen de elementos que le permitan darle distintividad requerida por la norma para ser consideradas como marcas. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, notificaciones, fijación en lista, probatoria y alegaciones. 2.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 2.1.1. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones argumentó: 2.1.1.1. Distintividad Señala que las marcas “SELF SERVICE, SELF SERVICE AUTO SERVICIO,

SELF SERVICE MEDIDA EXACTA, SELF SERVICE PRECIO JUSTO, SELF

SERVICE COMPARE PRECIOS para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la nomenclatura vigente, solicitadas por el señor Leonardo Amézquita Mahecha, gozan de suficiente distintividad y no tienen las características de un signo descriptivo, por lo cual dicha expresión se hace registrable, habida cuenta que no se dan los presupuestos legales establecidos en el artículo 135, literal e) de la decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.1.1.2. Registrabilidad de las marcas “SELF SERVICE, SELF SERVICE AUTO SERVICIO, SELF SERVICE MEDIDA EXACTA, SELF SERVICE PRECIO JUSTO, SELF SERVICE COMPARE PRECIOS para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la nomenclatura vigente. Ahora bien, en el caso de las marcas “SELF SERVICE, SELF SERVICE AUTO SERVICIO, SELF SERVICE MEDIDA EXACTA, SELF SERVICE PRECIO JUSTO, SELF SERVICE COMPARE PRECIOS, para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la nomenclatura vigente, además de reunir los requisitos marcarios establecidos, se evidencia que no se encuentran incursas en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que no describen en una forma directa o indirecta las características usuales de los productos. Es de señalar que las marcas en debate poseen la capacidad distintiva suficiente para identificar los servicios de la clase 37, sin que la concesión implique un derecho exclusivo sobre las expresiones “MEDIDA EXACTA”, “PRECIO JUSTO” Y “COMAPRE PRECIOS”. 2.1.2. El señor Héctor Leonardo Amézquita, tercero interesado, intervino en el proceso

en forma extemporánea.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público guardó silencio.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado SELF SERVICE (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

TERCERO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

CUARTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de

capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

QUINTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

SEXTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable”1.

Igualmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 15-IP-2011, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134 párrafo primero, y 135 literales b), e) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el literal f) del artículo 135 de la misma Decisión. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1 folios 244 a 257 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f)consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (…)”. Lo primero que encuentra la Sala es que las marcas demandadas son denominativas y como quiera que la actora solicita la nulidad absoluta de los actos administrativos que concedieron el registro de las marcas SELF SERVICE; SELF SERVICE AUTO SERVICIO; SELF SERVICE PRECIO JUSTO; SELF SERVICE MEDIDA EXACTA; y SELF SERVICE COMPARE PRECIOS, en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Héctor Leonardo Amézquita Maecha, por cuanto se encuentran incursas en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 134 párrafo primero, y 135, literales b), e) y g), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es preciso entrar a definir y establecer los requisitos para el registro de la marca, así como analizar si las marcas cuestionadas son genéricas, descriptivas, o corresponden a expresiones

de uso común. Ha sostenido el Tribunal de Justicia Andino, que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. De la anterior se deriva que la susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. Según lo ha expresado el Tribunal en la mencionada Interpretación Prejudicial: La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o

asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. No obstante, cuando se trata de un signo genérico, entendido como aquel que se refiera exclusivamente al género de los productos o servicios que pretenda distinguir, entonces carecería de distintividad y, por ende, sería irregistrable2. Para fijar la genericidad de los signos, tanto el Tribunal como esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al

producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que distingue la marca “SELF SERVICE” son de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente “Construcción, reparación, servicios de instalación” (servicios para los cuales se concedió el registro) , entonces la respuesta obvia, no tendría relación alguna con tales productos, pues no existe en esta clase algún servicio cuya denominación genérica sea “SELF SERVICE”. En cuanto a la descriptividad de una marca, el Tribunal dijo en la Interpretación Prejudicial relacionada con el presente proceso que: Sin embargo, en el caso de autos, al tratarse de signos denominativos compuestos, el Tribunal ha manifestado: “El signo compuesto, formado por 2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 2003-00456. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Actores: Alejandro Castaño Cano y otra. uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil”. (Proceso 48-IP-2009, marca: ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1760, de 25 de septiembre de 2009. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la

respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medioes igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP2001, marca: “MIGALLETITA”), publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, De lo anterior se deriva que, la marca denominativa “SELF SERVICE”, tampoco es descriptiva3 , y por tanto no está incursa la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. Se afirmó que la marca cuestionada no es descriptiva, por cuanto ante la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no designa ninguna cualidad o descripción o característica esencial de alguno de los productos, específicamente, de “Construcción, reparación, servicios de instalación”, para los que se concedió el registro de la marca “SELF SERVICE”. Ahora bien, el Tribunal de Justicia hace referencia a los signos compuestos por palabras en idioma extranjero y los signos de fantasía sobre los cuales sostien