CE-11001-03-24-000-2007-00025-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Conexidad competitiva Se observa, que desde el punto de vista ortográfico, la palabra ARENA de la marca previamente registrada, se encuentra subsumida en la marca denegada “SOL Y ARENA”. Teniendo en cuenta que la palabra SOL, es de uso común en las marcas que distinguen productos de la clase 25 Internacional, la cual no puede ser apropiada por ninguna persona, el resultado del estudio, sin esta partícula, arroja que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética generan riesgo de confusión, dadas sus ostensibles similitudes. Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “SOL Y ARENA”, para amparar los productos comprendidos en la clase 25, guarda semejanza con la marca previamente registrada “ARENA” que distingue también los productos de la misma clase, en cuanto a su escritura (comparación visual) y su fonética, a pesar que la primera de ellas, se reitera, contiene la partícula SOL, que por las razones anotadas, no es distinguible. Para la Sala, es obvio que la “ropa de playa, trajes de baño, salidas de baño”, productos del titular del signo “SOL Y ARENA”, corresponden a una clase de vestimenta específica, comprendida en la clase 25 Internacional, la cual se comercializa y publicita por los mismos medios que los productos generales, distinguidos por la marca previamente registrada “ARENA”, al ser estos también de dicha clase Internacional.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00025-00

Actor: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CONFEXMODA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CONFEXMODA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 27685 de 24 de octubre de 2005, 004692 de 27 de febrero de 2006 y 14112 de 31 de mayo de 2006, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se niega el registro de la marca nominativa “SOL Y ARENA” para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que como consecuencia de lo anterior se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la citada marca. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 10 de septiembre de 2003, la sociedad CONFEXMODA S.A., solicitó el registro de la marca “SOL Y ARENA”, para distinguir “trajes de

baño, salidas de baño, vestido tipo conjunto, camisa y pantalón y/o short, tipo short y/o pantalón” productos comprendidos en la clase 25 Internacional. I.1.2. Expresa que el 31 de marzo de 2005 fue publicado el extracto de la solicitud de registro del signo “SOL Y ARENA”, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 550. I.1.3. Aduce que la apoderada de la sociedad ARENA DISTRIBUTION S.A., presentó oposición con fundamento en la marca “ARENA”, previamente registrada para la clase 25 Internacional. I.1.4. Mediante Resolución 27685 de 24 de octubre de 2005, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y negó el registro del signo denominativo

“SOL Y ARENA”.

I.1.5. Por Resolución 004692 de 27 de febrero de 2006, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 27685 de 24 de octubre de 2005. I.1.6. A través de la Resolución 14112 de 31 de mayo de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 27685 de 24 de octubre de 2005. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca nominativa “SOL Y ARENA”, cumple cabalmente con los requisitos de registrabilidad y tiene la capacidad de identificarse en el mercado frente a otras marcas.

Aduce que no se presenta el riesgo de confusión o asociación entre las marcas en conflicto, pues no concurren los dos elementos exigidos en el citado artículo vulnerado. Señala que respecto al primero de ellos, no se presenta similitud desde el punto de vista visual, conceptual o fonético. Destaca respecto al segundo elemento, esto es, al riesgo de confusión o asociación, relacionado con el principio de especialidad, que los productos que se pretenden distinguir con la marca “SOL Y ARENA”, no son los mismos productos amparados con la marca “ARENA”. En este sentido, considera que no se presenta riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos que ambas marcas distinguen, puesto que el signo “SOL Y ARENA”, ampara productos relacionados con la ropa de playa, los trajes de baño, salidas de baño, entre otros, y la marca “ARENA” distingue productos como lo son el vestido, calzado y sombrerería. Manifiesta que se violó el inciso primero del artículo 134 de la Decisión 486, por indebida aplicación, al negar la Administración el registro de la marca “SOL Y ARENA”, aduciendo una causal de irregistrabilidad que no se configura en el sub lite. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que

carecen de fundamento jurídico. Señala que Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, ya que comparten la palabra ARENA, que es la expresión principal de la marca previamente registrada, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Indica que entre las marcas “SOL Y ARENA” denegada y “ARENA” previamente registrada, ambas para la clase 25, existen semejanzas que conllevarían al público consumidor a error respecto al origen empresarial. Aunado a que la marca cuestionada, reproduce la parte esencial de la marca “ARENA”. Las palabras “SOL Y” no le otorgan la suficiente distintividad habida cuenta que SOL es una expresión de baja distintividad debido a que hace parte de varios otros registros marcarios que distinguen también productos de la Clase 25. Que en consecuencia, los signos confrontados al presentar semejanzas del orden gráfico, ortográfico y fonético, no pueden coexistir pacíficamente en el mercado de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en

los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

2. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

3. En la comparación de marcas denominativas simples y compuestas, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte del signo denominativo compuesto SOL Y ARENA, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos

(SOL Y) a los coincidentes (ARENA) están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error.

4. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las palabras de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas palabras serán considerados marcariamente débiles. El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si las palabras “SOL” y “ARENA” serían palabras de uso común en la Clase 25 y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

5. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario

tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos de la misma Clase 25. En el presente caso, se oponen por un lado “ropa de playa, trajes de baño, salidas de baño, entre otros” y, por otro lado, “vestido, calzado y sombrería”. Al respecto, puede observarse que el concepto amplio de “ropa de playa” podría incluir los componentes de “vestido, calzado y sombrería” (de playa), que contarían con similares características al ser vestimenta en general. (folios 238 a 239). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 099-IP-2011, solicitada por esta Corporación, señaló que no es procedente la interpretación del artículo 139 por no ser pertinente. En consecuencia, se interpretarán los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486.

DECISIÓN 486

Artículo 134. “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)” Artículo 136. “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos

o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. Teniendo en cuenta que las marcas en conflicto son denominativas, se debe proceder a cotejarlas con fundamento en las reglas recomendadas por la doctrina, en especial aquellas acerca de la existencia de identidad o similitud gráfica, fonética o ideológica, así como la conexión competitiva entre los signos en disputa. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal de Justicia Andino ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y,

como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo”. Los signos en conflicto están estructurados de la siguiente forma: MARCA CUESTIONADA MARCA REGISTRADA SOL Y ARENA ARENA Dice el Tribunal de Justicia Andino que la identidad o la similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión”.

SOL Y ARENA: es una marca compuesta de tres palabras, la primera contiene tres letras, una vocal, una sílaba, la segunda, una letra, y la tercera, cinco letras, tres vocales y tres sílabas.

ARENA: es una marca simple que contiene cinco letras, tres vocales y tres sílabas.

Se observa, que desde el punto de vista ortográfico, la palabra ARENA de la marca previamente registrada, se encuentra subsumida en la marca denegada “SOL Y ARENA”. “La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar

una posible confusión”. En lo atinente a la fonética es preciso indicar que el signo cuestionado “SOL Y ARENA”, en la segunda palabra, tiene su acento prosódico en la sílaba “RE”, en idéntica forma que la marca previamente registrada “ARENA”. Los prefijos, raíces y desinencias del segundo vocablo del signo denegado son iguales a los de la marca “ARENA”. “La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”. En cuanto al aspecto ideológico, cabe precisar que el término SOL, le da cierto carisma de desemejanza entre las mismas, desde el punto de vista conceptual. No obstante el análisis de confundibilidad efectuado, es preciso examinar, si en efecto la palabra SOL, es utilizada comúnmente en las marcas registradas para la clase 25 Internacional, tal como lo sostiene la Entidad demandada en la contestación de la demanda, y en la Resolución 27685 de 24 de 0ctubre de 20051. En efecto, consultado el archivo de registros de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encontraron, entre otras, las siguientes que contienen el vocablo SOL. N Sign Expresió Titular( Exped Ni Clas Ti Certifi Vigen Estado o o n es) iente za e(s) po cado cia

1TALLE

R TRES.

EMPRE 92 1 MAR SOL & M 1886 10/02 CONC SA 36848 7 25 ) CAS LUNA I 10 /2004 ESION ASOCI 3 25

ATIVA DE

TRABA JO 2 MAR SOL DE 102 8 25 N 2601 27/08 CONC

1 Folio 10, en el cual se anota: “…SOL es una expresión de baja distintividad debido a que hace parte integrante de varios registros marcarios que distinguen productos de la clase 25 Internacional”. CREAC

IONES CAUTIV 00356 ) CAS VERANO O 59 /2012 ESION

A 7

LIMITA

DA

102 3 MAR SOL SO COLOR M 2648 18/03 CONC 04688 8 25

) CAS LECITO KIDS I 97 /2013 ESION

5 S.A.

1VIAJES

Y TURIS MO

DON 95 4 MAR SOL Y M 1830 22/01 CONC QUIJOT 04530 7 25 ) CAS NIEVE I 50 /2006 ESION

E 8 LTDA. 1-SOL

Y ORO 94 5 MAR SOL Y N 2061 28/11 CONC B.H. 02194 7 25 ) CAS ORO O 35 /2007 ESION

S.A.C.I. 9

F.I.

1PANAM

COLOM

BIA DE CALZA 92 6 M 1707 28/12 CONC SOLAR DOS 31448 7 25 ) MAR I 49 /2004 ESION S.A. 5 25

CAS PANAM COLOM

BIA S.A. | SOLAR 196 7 25 M 2649 04/06 CONC

CIBA

SPECIA

LTY CHEMI 7 04424

TEX CALS I 53 /2011 ESION ) MAR 1

HOLDI CAS NG,

INC.C9

6 Teniendo en cuenta que la palabra SOL, es de uso común en las marcas que distinguen productos de la clase 25 Internacional, la cual no puede ser apropiada

por ninguna persona2, el resultado del estudio, sin esta partícula, arroja que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética generan riesgo de confusión, dadas sus ostensibles similitudes, veamos: SOL Y ARENA - ARENA SOL Y ARENA – ARENA SOL Y ARENA - ARENA SOL Y ARENA - ARENA Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “SOL Y ARENA”, para amparar los productos comprendidos en la clase 25, guarda semejanza con la marca previamente registrada “ARENA” que distingue también los productos de la misma clase, en cuanto a su escritura (comparación visual) y su fonética, a pesar que la primera de ellas, se reitera, contiene la partícula SOL, que por las razones anotadas, no es distinguible. 2 El Tribunal de Justicia Andino sostiene: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si las palabras “SOL” y “ARENA” serían palabras de uso común en la Clase 25 y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia” (folio 236). Respecto a la conexidad competitiva, la sociedad actora manifiesta que el signo solicitado “SOL Y ARENA” de la Clase 25 no resulta confundible con la marca

previamente registrada “ARENA”, ya que según la misma, los productos a distinguir son diferentes: pues mientras que el signo cuestionado pretende distinguir “ropa de playa, trajes de baño, salidas de baño, entre otros”, la marca registrada distingue “vestido, calzado y sombrerería”. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino anota: “En el presente caso, el Juez Consultante debe considerar que se oponen, por un lado, “ropa de playa, trajes de baño, salidas de baño, entre otros” y, por otro lado, “vestido, calzado y sombrería”. Al respecto, puede observarse que el concepto amplio de “ropa de playa” podría incluir los componentes de “vestido, calzado y sombrería” (de playa), que contarían con similares características al ser vestimenta en general” (las subrayas son ajenas al texto). Para la Sala, es obvio que la “ropa de playa, trajes de baño, salidas de baño”, productos del titular del signo “SOL Y ARENA”, corresponden a una clase de vestimenta específica, comprendida en la clase 25 Internacional, la cual se comercializa y publicita por los mismos medios que los productos generales, distinguidos por la marca previamente registrada “ARENA”, al ser estos también de dicha clase Internacional. De modo que al existir riesgo de confusión entre ambas marcas, se considera que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que dichos signos, se repite, están destinados a proteger los mismos productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIEGÁNSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA