CE-11001-03-24-000-2007-00027-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Conexidad competitiva De acuerdo con los cuadros que anteceden, los signos PLASTICENE y PLASTILENE coinciden en las primeras cinco (5) consonantes y en el uso de las mismas vocales, todo lo cual lleva a colegir que desde el punto de vista ortográfico dichas marcas son prácticamente iguales, lo cual las hace fácilmente confundibles. Si bien la sociedad que solicitó el registro de la marca PLASTICENE no contestó la demanda, se observa que al responder los argumentos expuestos por PLASTILENE S.A. al momento de formular su oposición al registro, invocó la especialidad de los productos para los cuales solicitó el registro de dicha marca, lo cual elimina cualquier riesgo de confusión. Adicionalmente, mientras tales productos son materiales en estado bruto, esto es, constituyen la materia prima para la elaboración de otros productos de origen industrial, los productos de las marcas opositoras son productos ya terminados. Por lo mismo, mientras el público consumidor de productos PLASTICENE está constituido por empresarios calificados y altamente especializados, los productos de las marcas opositoras están destinados a consumidores del común, que buscan adquirir ciertos productos terminados. Todo ello permite afirmar que los productos en mención están llamados a satisfacer necesidades e intereses muy diferentes. Por las razones que anteceden, los canales que se emplean en su comercialización son diferentes. Así las cosas, PLASTICENE es un signo que bien puede ser registrado como marca. Se extraña igualmente la evidencia de que la comercialización y publicidad de los productos pertenecientes a las clases 1ª, 16 y 17 identificados

con tales signos, se lleve a cabo a través de los mismos medios. Dicho de otra manera, si bien existen similitudes significativas entre los signos PLASTICENE y PLASTILENE, no hay razones que permitan concluir que entre los productos amparados bajo tales signos existe una conexidad competitiva. En todo caso, ha de tenerse en cuenta que la antigüedad de la razón social, no conlleva necesariamente la demostración del uso real, efectivo y continuo del nombre comercial, que a la postre es lo que tiene relevancia en este tipo de controversias. Además de ello, resulta de Perogrullo afirmar que el certificado de existencia y representación legal de una persona jurídica, simplemente da cuenta de su existencia y hace público el nombre de la persona que ejerce su representación legal, más no constituye en sí mismo la prueba de que aquella desarrolle las actividades económicas relacionadas con su objeto social, ni mucho menos que lo haga mediante determinado nombre comercial, de manera real, efectiva y continua.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 137 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 258 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 259

NOTA DE RELATORIA: Quien alegue derechos sobre un nombre comercial tiene la carga de probar su uso real, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de

15 de octubre de 2009, Rad. 2003-00509, MP. María Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00027-00

Actor: PLASTILENE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Decide la Sala en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el apoderado de la sociedad PLASTILENE S.A., en la cual se controvierte la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora, contra la solicitud de registro de la marca PLASTICENE (nominativa) presentada por la sociedad ATOFINA PETROCHEMICALS INC., para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza y se concedió el registro solicitado.

I.- LA DEMANDA 1. - Las pretensiones La parte actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que la Sala interpreta como de simple nulidad, solicita a esta Corporación que proceda a declarar la nulidad de las

Resoluciones números 14441 de 28 de junio de 2004 y 23954 de 27 de septiembre del mismo año, mediante las cuales la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la firma PLASTILENE S.A. y concedió el registro del signo PLASTICENE (nominativo), solicitado por la sociedad ATOFINA PETROCHEMICALS INC., para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, así como de la Resolución Nº 20580 de 31 de julio de 2006, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien al resolver el recurso de apelación confirmó el primero de los actos enunciados, quedando debidamente agotada la vía gubernativa. De igual modo se pide la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 28777 de 31 de octubre de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió una revocatoria directa. 2.- Los hechos Los hechos citados por la actora como fundamento de sus pretensiones están relacionados con los antecedentes que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos demandados, los cuales pueden ser resumidos en los siguientes términos: El 8 de agosto de 2003, la sociedad ATOFINA PETROCHEMICALS INC., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo denominativo PLASTICENE, para

amparar productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, cumpliéndose todos los trámites legalmente establecidos. Una vez enterada de dicha solicitud, la sociedad PLASTILENE S.A. se opuso al registro de dicha marca, invocando la existencia de su nombre comercial PLASTILENE y de las marcas PLASTILENE (denominativa y mixta) registradas a su nombre para distinguir productos de las Clases 16 y 17 y PLASTILONA (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 17. No obstante lo anterior, la Superintendencia declaró infundada la oposición presentada y procedió a conceder el registro que ahora se cuestiona. Inconforme con lo anterior, la sociedad PLASTILENE S.A. interpuso los recursos de reposición y apelación, que fueron decididos de manera desfavorable, quedando debidamente agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y Concepto de la violación La sociedad funda su demanda en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que señala como violado. Al desarrollar el concepto de su violación, el apoderado de la actora manifiesta que la marca PLASTICENE para la Clase 1 de la Clasificación Internacional es similarmente confundible con el nombre PLASTILENE, los signos mixto y denominativo PLASTILENE registrados en las Clases 16 y 17 a nombre de la sociedad PLASTILENE S.A. y el signo denominativo PLASTILONA de la clase 17. A ello se suma el hecho de que la marca nominativa PLASTICENE tiene una innegable similitud existente entre los signos confrontados y, por contera, distingue

productos complementarios y/o afines a los de las marcas opositoras. Por lo mismo, el signo cuestionado no es apto para identificar los productos para los cuales ha sido otorgado y puede dar lugar a confusión, error y engaño en el público consumidor, pues podría llegar a pensarse que dicha marca corresponde a un mismo signo y que los productos que ampara provienen del mismo origen empresarial. Además de ello, estima la actora que se evidencia una clara relación competitiva entre los productos que distinguen las marcas en conflicto. En suma, además de existir una evidente similitud visual, gramatical y fonética entre las marcas, existe entre ellas una relación de conexidad entre los productos que unas y otras amparan. Por otra parte, se destacó que los actos acusados soslayaron la relación entre las marcas PLASTICENE y PLASTILENE, originadas en los vínculos comerciales que existieron entre las sociedades ATOFINA

PETROCHEMICALS INC. y PLASTILENE S.A..

Por otra parte, el apoderado de la parte demandante señaló como violados los artículos 136 literal b) y 192 de la Decisión 486 pues considera que el uso de la marca PLASTICENE origina un inevitable riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial PLASTILENE S.A., cuyo uso continuo aparece demostrado en el proceso. Del mismo modo, la actora indicó como violado el artículo 137 de la Decisión 486, por el hecho de haberse ignorado los nexos comerciales que existían entre las sociedades antes mencionadas, de lo cual se infiere que el hecho de haber solicitado el registro de la marca cuestionada, constituye un acto de competencia

desleal y de mala fe. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, radicó el escrito de contestación visible a folios 142 a 147, en el cual se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, , aduciendo que los actos demandados no son violatorios de las normas contenidas en la Decisión 486. Apoyándose en algunos pronunciamientos jurisprudenciales, puso de presente que la marca PLASTICENE, cumple con los requisitos legales establecidos y cuenta con la suficiente fuerza distintiva, pues a pesar las marcas enfrentadas comparten algunas letras, esa circunstancia es totalmente irrelevante, en razón a que distinguen productos distintos, no relacionados entre sí y además de tener finalidad diferente, en su proceso de distribución y comercialización utilizan canales distintos. Por lo anterior, no hay fundamento para predicar que existen riesgos de confusión o asociación empresarial. Por otra parte, el apoderado de la actora manifestó que no hay prueba de que se haya incurrido en mala fe en el trámite de registro de la marca PLASTICENE y que las marcas enfrentadas bien pueden coexistir de manera pacífica en el mercado. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO La sociedad ATOFINA PETROCHEMICALS INC. tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante escritos obrantes a folios 278 a 288 y 274 a 277 del expediente, las partes demandante y demandada alegaron de conclusión, reiterando los

argumentos consignados en la demanda y en su contestación. El tercero interesado y el agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial Interpretación Prejudicial N° 65-IP-2011 del 24 de octubre de 2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado PLASTICENE (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con signos denominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.

TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo PLASTICENE (denominativo) fue solicitado para registro, el nombre comercial PLASTILENE (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere y no solamente en parte de éste.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no

es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SÉPTIMO: La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.

Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la

conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta existió.

OCTAVO: Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la sociedad ATOFINA PETROCHEMICALS INC. solicitó el registro del signo PLASTICENE (denominativo) de mala fe.

NOVENO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado.

Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión,

error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.

DÉCIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos de la Clase 1 y de las Clases 16 y 17, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

VI-. DECISIÓN Al no observarse una causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- Problema jurídico a resolver Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones acusadas, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Signos Distintivos y de la Delegada para la Propiedad Industrial, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad PLASTILENE S.A., contra la solicitud de registro de la marca PLASTICENE (nominativa) formulada por la firma ATOFINA PETROCHEMICALS INC., para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza y concedió el registro de dicha marca. Por lo mismo, se debe determinar si esas decisiones de la administración son contrarias o no a las normas comunitarias aplicables al caso. 2.- Las marcas en conflicto Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA

MARCA PLASTICENE (nominativa)

CONCEDIDA:

EXPEDIENTE: 03-67984

RADICACIÓN: 8 de agosto de 2003

CLASIFICACIÓN: Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS: Copolímeros plastificados de propileno catalizados con metaloceno para uso industrial general y para uso posterior en manufactura.

TITULAR: ATOFINA PETROCHEMICALS INC.

MARCAS OPOSITORAS PREVIAMENTE REGISTRADAS

MARCA PLASTILENE (Nominativa) OPOSITORA: CERTIFICADO: 194958 vigente hasta el 30 de octubre de 2006

CLASIFICACIÓN: Clase 16° de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos

en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

TITULAR: PLASTILENE S.A.

MARCA PLASTILENE (Mixta) OPOSITORA: CERTIFICADO: 124401 vigente hasta el 12 de enero de 2013

CLASIFICACIÓN: Clase 16° de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos

(pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

TITULAR: PLASTILENE S.A.

MARCA PLASTILENE (Nominativa) OPOSITORA: CERTIFICADO: 194414 vigente hasta el 30 de octubre de 2006

CLASIFICACIÓN: Clase 17° de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de materias plásticas semielaboradas, materias que sirven

para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metalicos.

TITULAR: PLASTILENE S.A.

MARCA PLASTILONA (Nominativa) OPOSITORA: CERTIFICADO: 122823 vigente hasta el 9 de diciembre de 2003

CLASIFICACIÓN: Clase 17° de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metalicos.

TITULAR: PLASTILENE S.A.

NOMBRE COMERCIAL OPOSITOR

MARCA PLASTILENE S.A.

OPOSITORA: ANTIGÜEDAD: La sociedad ANTONIO PACINI Y CIA S.C.A., constituida el 18 de diciembre de 1957, por escritura pública 2776 del 18 de octubre de 1984, de la Notaría 10ª de Bogotá, se transformó en la sociedad PLASTILENE S.A., la cual aparece inscrita en el registro mercantil desde el 17 de septiembre de ese mismo año bajo el número 159744 del Libro IX 3.- Normatividad aplicable Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 65-IP-2011 del 11 de octubre de 2011 y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina,

que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese Tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen. DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado

para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. […] Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 4.- Análisis de los cargos De conformidad con las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, un signo puede registrarse como marca en la medida en que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre incurso

en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En otras palabras, no son susceptibles de registro como marcas aquellos signos cuyo uso pueda llegar a afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero o ya registrada a su nombre, para identificar los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación y cuando aquellos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando quiera que su uso pueda ocasionar riesgos de confusión o asociación. Para los fines del presente proceso, es preciso tener en cuenta que para que se configure el riesgo de confusión o de asociación debe presentarse identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético y, además de ello, como condición indispensable, una conexión competitiva entre los productos o servicios que aquellas identifican. Como quiera que el sub lite gira alrededor del conflicto suscitado entre la marca denominativa PLASTICENE, como signo cuestionado, y las marcas mixta y denominativa PLASTILENE, la marca denominativa PLASTILONE y el nombre comercial PLASTILENE S.A., como opositores, se impone la aplicación de las reglas de cotejo adoptadas por el Tribunal Andino de Justicia, a efectos de establecer los posibles riesgos de confusión y/o asociación a que se refiere la

parte actora en su libelo. En ese orden de ideas, la Sala considera que el cotejo debe efectuarse teniendo en cuenta solamente el aspecto denominativo de las marcas, por tratarse de la dimensión que genera mayor recordación en el público consumidor. No sobra añadir que los aspectos gráficos de la marca mixta PLASTILENE, se reducen a la utilización de un tipo de letra o fuente determinado, lo cual tiene en realidad muy poca incidencia en la recordación de dicha marca. En segundo término, el cotejo de las marcas en conflicto deberá orientarse al propósito de establecer si se presenta entre ellas alguna similitud o identidad en los planos ortográfico, fonético e ideológico. Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas presentan las similitudes estructurales y ortográficas que se destacan a continuación:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA P L A S T I C E N E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MARCAS OPOSITORAS P L A S T I L E N E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P L A S T I L O N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Como bien se puede apreciar, las marcas PLASTICENE y PLASTILENE son prácticamente idénticas desde el punto de vista ortográfico, pues de las diez (10) letras que componen ambos vocablos, apenas hay diferencia en la séptima (7ª) letra, pues mientras el signo cuestionado emplea la letra C, las marcas opositoras

utilizan la letra L.

P L A S T I C E N E P L A S T I L E N E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En cuanto concierne a la marca PLASTILONA, la similitud con la marca cuestionada es menor, pues de las diez (10) letras que componen cada signo t