CE-11001-03-24-000-2007-00045-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Marca descriptiva. Vocablo descriptivo Para los fines del presente proceso, la marca FRUTTO, si bien no existe en el idioma castellano, puede ser fácilmente confundida con el vocablo FRUTO, el cual, según una de las acepciones más conocidas, identifica el producto de las plantas, que, aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. Por lo mismo, no queda la más mínima duda de que el signo en mención es irregistrable, pues de manera descriptiva se está refiriendo a una de las características de los productos que se pretenden amparar, esto es, al hecho de haber sido preparados a base de frutos. Se debe añadir a lo anterior, que la única diferencia existente entre las expresiones FRUTTO y FRUTO es la presencia de la consonante T en la marca denegada, elemento éste que en realidad no le aporta ninguna distintividad al conjunto resultante, pues sin necesidad de adentrarse en profundos análisis, resulta fácil inferir que desde el punto de vista fonético la presencia de esa letra no aporta ninguna diferencia.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 135

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00045-01

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Decide la Sala en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el apoderado de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en la cual se controvierte la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas por División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se denegó el registro de la marca FRUTTO (nominativa), para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación

Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA 1. - Las pretensiones La parte actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., solicita a esta Corporación que proceda a declarar la nulidad de las Resoluciones números 17510 de 30 de junio de 2007 y 25916 de 27 de septiembre de 2006, mediante las cuales la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegó el registro de la marca FRUTTO (nominativo), solicitado por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como de la Resolución Nº 28877 de 30 de octubre de 2006, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien al resolver el recurso de apelación confirmó el primero de los actos enunciados, quedando debidamente agotada la vía gubernativa. A título de

restablecimiento del derecho pide la actora que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a conceder el registro solicitado y a publicar la providencia que ponga fin al proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.- Los hechos Según se relata en la demanda, el 4 de mayo de 2005, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo FRUTTO (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Adelantado el trámite de rigor, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. se opuso a dicha solicitud invocando el registro de su marca FRUTI (mixta), en la clase 30, así como el carácter descriptivo del signo solicitado. Mediante los actos administrativos que aquí se cuestionan, la División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial declaró infundada la oposición pero denegó el registro de la marca solicitada, aduciendo el carácter descriptivo de la misma y el hecho de carecer de la suficiente fuerza distintiva. 3.- Normas violadas y Concepto de la violación La sociedad actora funda su demanda en los artículos los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que señala como violados. Al desarrollar el concepto de su violación, manifiesta que la marca FRUTTO para productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional es lo suficientemente distintiva, siendo viable su coexistencia en el mercado con más de 39 registros marcarios que emplean las expresiones FRUT, FRUIT, FRUTA,

FRUTOS Y FRUTO. Además de ello, destacó la existencia de algunas marcas que sin estar acompañadas de elementos distintivos adicionales sí lograron obtener el registro. Además de ello, la expresión FRUTTO no identifica en forma directa ninguno de los productos de la Clase 32, ni sus características y no impide que terceros utilicen la expresión FRUTO como explicativa, aunque no tenga relación directa con los productos amparados en esta Clase. Por último, la expresión FRUTTO, escrita con doble T, no tiene ningún significado concreto en nuestro idioma y por ello debe ser considerada como un signo de fantasía, que se diferencia de cualquier otra marca que haya sido registrada con anterioridad. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, radicó el escrito de contestación visible a folios 185 a 190, en donde se defiende la legalidad de los actos acusados. En él se destaca que el signo ‘FRUTTO’ se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486, ya que esa expresión es fácilmente identificable como FRUTO o FRUTA, el cual es el “producto de las plantas, que aparte de la utilidad que pueda tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla, o, como la producción de la tierra con que se hace para desarrollar y proteger la semilla, o, como la producción de la tierra con que se hace la cosecha, ó (sic) como fruto comestible de ciertas plantas cultivadas, p. ej. la pera, la fresa, la naranja, etc., es decir, es la materia prima

utilizada para preparar las bebidas que pretende distinguir el signo solicitado, en especial las gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, siropes y zumos de frutas”. Al referirse a la existencia de los demás registros mencionados en la demanda, señaló que los mismos fueron concedidos en otras actuaciones administrativas distintas, con base en unos fundamentos fácticos y jurídicos diferentes. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., en su condición de titular de la marca FRUTI, registrada bajo el certificado 260029 vigente hasta el 12 de diciembre de 2012 en la clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza, radicó el escrito de contestación a la demanda visible a folios 194 a 209 del expediente en cual se afirma que en el caso bajo examen no se configura la violación de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486. Luego de desvirtuar que se haya prodigado un tratamiento desigual a la entidad demandante, pasó a señalar que la expresión FRUTTO es en efecto descriptiva de los productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor internacional. Al referirse a los demás signos marcarios cuyo registro fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, destacó que en ellas hay una mezcla de expresiones o se incluyen algunos diseños que le confieren la distintividad exigida por las normas comunitarias. Según expresa, la marca FRUTTO está indicando una característica de las bebidas que pretende amparar, pues el uso de la misma indica que ellas provienen de un fruto, de una semilla, de un producto de la tierra, lo que hace que aquella se encuentre comprendido dentro de la

naturaleza de signos descriptivos. Por otra parte, el apoderado de MEALS DE COLOMBIA S.A., destacó que los actos administrativos atacados se fundamentan en la descriptividad del signo y no en su confundibilidad con otras marcas preexistentes. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante escritos obrantes a folios 385 y 430 del expediente, tanto las partes demandante y demandada como la sociedad que interviene como tercero interesado en las resultas del proceso, presentaron sus alegatos de conclusión, en los cuales se reiteran los mismos argumentos expuestos a lo largo del proceso. El agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial N° 105-IP-2011 9 de noviembre de 2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó: Primero.- Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

Segundo.- El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. Los signos pueden estar conformados por partículas o palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. Tercero.- Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático. Cuarto.- El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro.

Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. VI-. DECISIÓN Al no observarse una causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Problema jurídico a resolver Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones acusadas, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Signos Distintivos y de la Delegada para la Propiedad Industrial, si bien declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. al registro de la marca FRUTTO (nominativo), radicada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, decidió denegar dicho registro, bajo el argumento de que esa marca era descriptiva. Por lo mismo, se debe determinar si las decisiones acusadas son contrarias o no a las normas comunitarias aplicables al caso. 2.- Las marcas en conflicto Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

MARCA DENEGADA

MARCA FRUTTO (nominativa)

DENEGADA:

EXPEDIENTE: 05-042856

RADICACIÓN: 4 de mayo de 2005

CLASIFICACIÓN: Clase 32

PRODUCTOS: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SOLICITANTE: ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

MARCA OPOSITORA

MARCA FRUTI (Nominativa) OPOSITORA: CERTIFICADO: 206,029 vigente hasta el 4 de diciembre de 2012

CLASIFICACIÓN: Clase 30° de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

TITULAR: MEALS DE COLOMBIA S.A. 3.- Normatividad aplicable Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 83-IP-2011 y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese Tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; […] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]. 4.- Análisis de los cargos De conformidad con las disposiciones andinas aplicables al caso, un signo puede registrarse como marca siempre que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Una de esas causales de irregistrablidad es la prevista en el artículo 135 literal E de la precitada decisión, según la cual no pueden registrarse como marcas aquellos signos que describan “la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales

ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”, pues como bien lo anota el Tribunal Andino de Justicia en su Interpretación Prejudicial, tales signos no son de naturaleza distintiva, en la medida en que son comunes a otros productos o servicios del mismo género. No obstante lo anterior, la normatividad andina admite que los signos marcarios estén conformados por partículas o palabras de uso general o común y otros elementos o partículas adicionales que en últimas son los que le dan distintividad, respecto de otros signos. En el caso bajo examen, esa distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. Dicho de otra manera, la presencia de sufijos, prefijos o desinencias de uso general o común, que por razón de su propia naturaleza no son apropiables en exclusiva, no constituye per se un impedimento al registro de la denominación que los contenga, siempre y cuando los elementos adicionales que componen la marca le den la suficiente fuerza distintiva. Se explica lo anterior, por el hecho de que los vocablos de uso común no son apropiables por un sujeto en particular; por lo mismo, el titular de una marca que contenga ese tipo de partículas o elementos de uso general o común, no puede impedir que sean incluidos en otros signos, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión que se presente o pueda presentarse entre las denominaciones en conflicto. En ese mismo orden de ideas, en tratándose del registro de una marca conformada por un elemento de tal naturaleza, el examen de registrabilidad debe

encaminarse a establecer si el elemento diferente le aporta la suficiente distintividad. Para los fines del presente proceso, la marca FRUTTO, si bien no existe en el idioma castellano, puede ser fácilmente confundida con el vocablo FRUTO, el cual, según una de las acepciones más conocidas, identifica el producto de las plantas, que, aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. Por lo mismo, no queda la más mínima duda de que el signo en mención es irregistrable, pues de manera descriptiva se está refiriendo a una de las características de los productos que se pretenden amparar, esto es, al hecho de haber sido preparados a base de frutos. Se debe añadir a lo anterior, que la única diferencia existente entre las expresiones FRUTTO y FRUTO es la presencia de la consonante T en la marca denegada, elemento éste que en realidad no le aporta ninguna distintividad al conjunto resultante, pues sin necesidad de adentrarse en profundos análisis, resulta fácil inferir que desde el punto de vista fonético la presencia de esa letra no aporta ninguna diferencia. Por otra parte, de llegarse a admitir que la expresión fruto es registrable, se estaría otorgando a la sociedad demandante el derecho exclusivo sobre un vocablo descriptivo, contrariando de manera flagrante las prohibiciones consagradas en la normatividad andina. Frente al argumento de la actora relacionado con la existencia de innumerables marcas denominativas, mixtas y figurativas que emplean los vocablos FRUTA, FRUTO, FRUT, FRUTI, etc, debe tenerse en cuenta que el presente proceso no constituye el escenario procesal adecuado para determinar si el registro de esas

marcas estuvo bien o mal concedido y, por lo mismo, no es del caso entrar a realizar el estudio de registrabilidad de esos signos marcarios. En todo caso y partiendo del presupuesto de que los actos administrativos que concedieron tales registros se encuentran amparados bajo la presunción de legalidad, debe la Sala señalar que no por ello la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra obligada a conceder en este caso el registro de la marca FRUTTO, pues tal como queda dicho, dicha expresión, aún a pesar de contener la consonante T como elemento supuestamente diferenciador, es de naturaleza descriptiva, lo cual la hace irregistrable como marca de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 135 literal E de la Decisión 486. Por todo lo anterior, considera la Sala que la actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados y por ello, las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de junio de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH

GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO

VARGAS AYALA Ausente con excusa