CE-11001-03-24-000-2007-00072-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / MATERIA MARCARIAClases de acciones / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Acción procedente para cuestionar su legalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede respecto del acto que concede el registro de una marca / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Término de caducidad / SOLICITUD DE NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO – En vigencia de la Decisión 486 de 2000 pero con fundamento en causales de la Decisión 344 de 1993 / NORMA PROCESAL APLICABLE / REGISTRO MARCARIO - Se entiende concedido cuando el acto administrativo cobra firmeza y se han resuelto los recursos / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Se debe contar a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la decisión que resolvió los recursos interpuestos contra el acto primigenio EXCEPCIÓN DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Probada / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a impugnación de un acto administrativo que concede un registro marcario se puede adelantar a través de la acción de nulidad absoluta y de la acción de nulidad relativa. La acción de nulidad absoluta por naturaleza es imprescriptible y procede cuando se hubiese concedido el registro de una marca en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486. Por su parte, la acción de nulidad relativa se decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona cuando se hubiese concedido el registro de marca en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este se hubiera

efectuado de mala fe. Esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] Por lo tanto, se concluye que la demanda, en este caso, fue presentada en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, habida cuenta que los actos acusados concedieron un registro marcario y que los argumentos expuestos como sustento de la nulidad de los mismos aluden a la contravención del artículo 83, literales a) y b), de la Decisión 344 (que corresponde actualmente al artículo 136, literales a) y b) de la Decisión 486). Ahora, teniendo en cuenta que la acción procedente era la de nulidad relativa, es necesario realizar el análisis de la caducidad de esta acción, la cual de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] [E]l registro de una marca se entiende concedido cuando el correspondiente acto administrativo cobre firmeza, esto es, cuando se han resuelto los recursos que contra el acto primigenio hayan sido interpuestos. Así las cosas, el término de caducidad de la acción relativa se debe contar a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la decisión que resolvió los recursos interpuestos contra el acto primigenio. Por consiguiente, la Sala advierte, en el caso sub lite, lo siguiente: Conforme consta a folio 204 del Cuaderno Anexo núm. 1, la Resolución acusada núm. 41197 de 7 de diciembre de 2001, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, que confirmó la Resolución núm. 01616

de 31 de enero de 2001, por medio de la cual se concedió el registro de la marca “NAVEGALIA” (mixta) y se puso fin a la actuación administrativa, fue notificada por edicto desfijado el 31 de enero de 2002, por lo tanto a partir del día siguiente a esta fecha se debe computar el término de caducidad de los cinco (5) años establecido para la acción de nulidad relativa, el cual empezó a correr desde el 1º de febrero de 2002 y venció el 1º de febrero de 2007. En atención a que el escrito de la demanda se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 6 de febrero de 2007, según consta a folio 191 del cuaderno principal, resulta evidente que la presentación de la demanda se hizo de forma extemporánea y, como consecuencia de ello, operó el fenómeno jurídico de la 2 caducidad. Por lo precedente, se declarará probada la excepción de caducidad de la acción formulada por la parte demandada, lo que da lugar a que se inhiba la Sala de hacer pronunciamiento de mérito, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00072-00

Actor: D & D SOFTWARE LTDA

Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

TESIS: OPERÓ EL FENÓMENO JURÍDICO DE LA CADUCIDAD. LOS ACTOS ACUSADOS SON ENJUICIABLES MEDIANTE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486, HABIDA

CUENTA QUE CONCEDEN UN REGISTRO MARCARIO Y QUE LOS

ARGUMENTOS EXPUESTOS COMO SUSTENTO DE LA NULIDAD DE LOS

MISMOS ALUDEN A LA CONTRAVENCIÓN DEL ARTÍCULO 83, LITERALES A) Y B), DE LA DECISIÓN 344 (QUE CORRESPONDE ACTUALMENTE AL ARTÍCULO 136, LITERALES A) Y B), DE LA DECISIÓN 486). REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad D & D SOFTWARE LTDA., mediante apoderado y en ejercicio de la “acción de nulidad”, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 01616 de 31 de enero de

2001, "Por la cual se resuelve una oposición y se concede un registro” y 17572 de 25 de mayo de 2001, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 41197 de 7 de diciembre de 2001, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que la sociedad AIRTEL MOVIL S.A. solicitó el registro como marca del signo "NAVEGALIA" (mixto), para amparar productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Agregó que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en la similitud de la gráfica de su nombre comercial “D&D SOFTWARE” y su marca “D&D 2021” (mixta), previamente registrada en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Manifestó que mediante la Resolución núm. 01616 de 31 de enero de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "NAVEGALIA" (mixta), para distinguir productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad AIRTEL MOVIL S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 4º: Adujo que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 17572 de 25 de mayo de 2001, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 41197 de 7 de diciembre de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 81 y 82, literal b), de la Decisión 344 de 29 de octubre de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en adelante Decisión 344, toda vez que no tuvo en cuenta la similitud existente entre los signos enfrentados, dado que el elemento gráfico que tiene la expresión “NAVEGALIA” reproduce en su totalidad el que distingue al nombre comercial “D&D SOFTWARE”, situación que evidencia su carencia de distintividad. Señaló que el signo cuestionado carece de distintividad, en razón al uso anterior, continuo e ininterrumpido del nombre comercial “D&D SOFTWARE”. Adujo que la SIC al expedir las resoluciones demandadas también violó los artículos 83, literales a y b), y 128, de la Decisión 344, en concordancia con los

artículos 603, 605, 607 y 610 del Código de Comercio, dado que la normatividad marcaria establece la prohibición de registrar como marca un signo capaz de generar un riesgo que induzca en error al público consumidor por ser idéntico a un nombre comercial protegido. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Que en el caso sub examine la SIC debió otorgarle protección al nombre comercial, fundamento de la objeción formulada por ella contra el registro de la marca cuestionada. Para el efecto, trajo a colación las interpretaciones prejudiciales, rendidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los procesos núms. 2-IP-94, 03-IP-98, 45-IP-98 y 226-IP-2005. Manifestó que al realizarse el cotejo marcario entre un signo y un nombre comercial protegido es indispensable hacer la comparación a partir de la naturaleza de cada uno de ellos, teniendo en cuenta los elementos y puntos de vista gráfico, fonético y conceptual; y que esta valoración debe realizarse sin descomponer su unidad de modo que el todo prevalezca sobre sus partes. Resaltó que el cotejo marcario debe efectuarse analizando la confundibilidad de los elementos gráficos o figurativos que acompañan cada uno de los signos enfrentados, para así establecer plenamente si son similarmente confundibles. Sostuvo que, a su juicio, la SIC no realizó el cotejo marcario de forma idónea y juiciosa, toda vez que omitió ejecutar la confrontación de los elementos gráficos y figurativos de cada uno de los signos enfrentados, pues, solamente comparó las

expresiones denominativas de cada uno de ellos. Aseguró que el nombre comercial “D&D SOFTWARE” se encontraba depositado en los archivos de la SIC, como lo dispone la normatividad marcaria, por lo tanto su obligación era protegerlo legalmente y negar de oficio el registro de cualquier signo que fuera similarmente confundible con aquel. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Indicó que la entidad demandada al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, por falta de aplicación. Afirmó que el signo mixto objeto de conflicto consta de dos elementos: i) el denominativo compuesto por la expresión “NAVEGALIA” y ii) el gráfico constituido por un círculo oscuro sobre el cual sobresalen dos velas en movimiento en sentido de izquierda a derecha, el cual es similarmente confundible con la figura que acompaña el nombre comercial y la marca mixta “D&D SOFTWARE”. Alegó que tanto la doctrina como la jurisprudencia han considerado que para realizar el cotejo entre marcas mixtas es necesario determinar cuál es el elemento preponderante dentro del conjunto marcario. Que en el presente caso es indudable que el elemento predominante es el gráfico; sin embargo, la SIC realizó el estudio solamente respecto del componente denominativo de cada una de las marcas enfrentadas, lo que la llevó a concluir erradamente que no existía riesgo de confusión que indujera en error al público consumidor. Advirtió que las actividades comerciales que desarrolla se encuentran relacionadas con los productos y/o servicios amparados en las Clases 9ª, 16, 35

36, 38, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza y que, precisamente, el signo solicitado pretende identificar artículos de la Clase 9ª, hecho que incrementa el riesgo de confusión en el mercado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Manifestó que se violaron los artículos 29 y 61 de la Constitución Política, dado que se concedió el registro de la marca cuestionada y no se otorgó una debida protección a los signos distintivos de la sociedad demandante. Concluyó que la coexistencia de los signos enfrentados origina un riesgo de asociación, por cuanto podría pensarse que tienen el mismo origen empresarial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto estimó que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue promovida después de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2 del artículo 136 del CCA. Agregó que aún en el caso de que la acción procedente sea la de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, el término de cinco (5) años señalado para incoar la demanda también está caducado, en tanto que la misma fue presentada el 15 de febrero de 2007. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a

derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que la Decisión 486, como ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial, es aplicable válida y legalmente respecto al asunto objeto de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 estudio y constituye el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente, en materia de marcas. Advirtió que el examen de registrabilidad debe efectuarse teniendo en cuenta los argumentos y pruebas presentados por los opositores y por el solicitante del registro de la marca; inclusive, teniendo en cuenta cuestiones que no hayan sido planteadas en los escritos de oposición, obligación legal que fue desplegada por la SIC y se puede concluir de la lectura de las resoluciones acusadas. Aclaró que dentro de las marcas de carácter mixto el elemento denominativo tiene un factor generalmente predominante sobre el aspecto gráfico, sin desconocer que en el estudio particular se debe realizar un análisis minucioso sobre la relevancia que cada uno de los aspectos integrantes de la marca tiene para el público consumidor y la posible injerencia directa que generen en un eventual riesgo de confusión. Anotó, con respecto a la supuesta violación del artículo 128 de la Decisión 344, referente a la protección de los nombres comerciales en los países miembros, que, contrario a lo alegado por la actora, el hecho de conceder el registro de una marca posterior a otra ya registrada no configura necesariamente una violación a los derechos de propiedad industrial anteriores, cuando no existen razones para concluir un riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cotejo.

Alegó, en cuanto a la presunta violación de los artículos 603, 605, 607 y 610 del Código de Comercio, que lejos de configurarse una violación de los derechos sobre el nombre comercial, la demandante no puede pretender que se niegue a Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 terceros, quienes se encuentran amparados bajo las mismas normas nacionales, el acceso a registro de sus nombres comerciales que fueron encontrados procedentes conforme a la normativa marcaria vigente. Indicó, respecto a la violación del artículo 29 de la Constitución Política, que la concesión del registro cuestionado se ajustó, desde todo punto de vista, a las formalidades propias del derecho marcario y se adelantó con la debida observancia al debido proceso. Adujo que dista de la realidad fáctica y legal pretender que no se pueda registrar una marca mixta como la solicitada, pues no se contrarió disposición legal alguna concerniente a los derechos de propiedad industrial. II.-2. La sociedad AIRTEL MOVIL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; y la Agencia del Ministerio Público, la demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado NAVEGALIA (mixto) resultaría idéntico o similar al nombre comercial D&D SOFTWARE (mixto) y a la marca D&D 2021 (mixta), es pertinente analizar los literales a) y b) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe

identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a erro, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse en cuenta 2 Proceso 459-IP-2019. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable o evidente. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es

importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en error. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la supuesta confusión entre el signo NAVEGALIA (mixto) y el nombre comercial D&D SOFTWARE

(mixto) y la marca D&D 2021 (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados únicamente por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de los signos mixtos se deberá determinar qué elemento— sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico o si lo es elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 12 a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para

determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del

componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. El nombre comercial. Características y su protección en la Decisión 344 3.1. En el presenta caso se alega la confusión entre el signo solicitado NAVEGALIA (mixto) con el nombre comercial D&D SOFTWARE

(mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 3.2. El literal b) del Artículo 83 junto con la disposición contenida en el Capítulo VI de la Decisión 344 regula el registro o depósito y la protección del nombre comercial. 3.3. El fin básico del nombre comercial es el de servir de signo

distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los países miembros. Sin embargo, será protegido sin necesidad de registro. […] Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 3.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes: -El objetivo del nombre comercial es diferencia la actividad empresarial de un comerciante determinado. -Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. -El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. -El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social. […] 3.7. Al señalar el Artículo 128 de la Decisión 344 que el nombre comercial deberá protegerse sin obligación de depósito o de registro, está implícitamente aludiendo al requisito del uso o de la utilización del nombre como modo o forma de adquirir el derecho a la protección industrial. […] 3.10. Este Tribunal también ha manifestado que: “(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe

precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…) 3.11. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. 3.12. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 3.13. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o

distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. […] 3.15. Por lo expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta form