CE-11001-03-24-000-2007-00103-00-2011

COTEJO MARCARIO - Entre MANTYS y MATIS / MARCA MIXTA MANTYSExistencia de similitud visual, ortográfica y fonética con la marca previamente registrada MATIS denominativa / MARCAS MANTYS Y MATIS - Signos de fantasía Es preciso analizar si el signo mixto “MANTYS”, desde el punto de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual se asemeja a la marca nominativa previamente registrada “MATIS” (…) La marca mixta “MANTYS” contiene seis letras, dos vocales A e Y; sobre esta última se aclara, que cuando la Y griega se encuentra entre consonantes, en este caso T y S, se pronuncia como la I latina, en nuestro idioma. Además, posee dos sílabas, la raíz MAN y la terminación TYS. La marca “MATIS” contiene cinco letras, dos vocales A e I, dos sílabas, la raíz MA y la terminación TIS. Entre ambas se observa significativas similitudes en la secuencia de sus vocales y en sus desinencias, que hacen que puedan inducir en mayor grado a que la confusión sea realmente obvia (…) La marca mixta “MANTYS” y el signo denominativo registrado previamente “MATIS”, tienen una pronunciación muy similar, pues la N en la primera, es débil auditivamente. Además, el acento prosódico no es fácil ubicarlo, en la medida en que son dos vocablos que no tienen significado alguno en nuestra lengua, tal como se explicará más adelante, en el momento preciso en que esta Sala se ocupe de analizar la similitud conceptual o ideológica. En otras palabras, al no saberse su significado, la sílaba tónica de los

signos en conflicto, puede estar ubicada en la primera o en la segunda sílaba, demostrando con ello, identidad en la colocación de la misma (…) debe precisarse que una cosa es la fonética de una palabra y, otra, su estructura gramatical, pues para efectos de poder dar el significado a una expresión, es necesario escribirla correctamente, descartando su pronunciación. De manera que, a juicio de la Sala, el vocablo “MANTYS”, no tiene significado alguno y, por consiguiente, es una palabra denominada de “fantasía” (…)sobre la expresión “MATIS” (…) Cabe el mismo comentario que el anterior, ya que para definir idiomáticamente una palabra, no se puede fundamentar en suposiciones ni semejanzas de vocablos o letras, es esencial escribirlas correctamente, para tal efecto. De manera, que en consideración de esta Sala, dicha denominación al no tener significado en nuestra lengua, se considera de “fantasía”. En conclusión, en los aspectos visual u ortográfico y fonético son muy semejantes las marcas en disputa.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 9771 DE 2006 (24 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 17238 DE 2006 (29 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(Anulada) / RESOLUCION 26164 DE 2006 (29 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD

ANDINA – ARTICULO 136

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación 29-IP-2009 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

RIESGO DE CONFUSION Y ASOCIACION - Entre las marcas MANTYS mixta y MATIS denominativa. Imposibilidad de registro de marca mixta MANTYS / CANALES DE COMERCIALIZACION - De bienes y servicios. Constituyen criterio para establecer conexión competitiva / CONEXION COMPETITIVAExistencia entre servicios que distinguen marcas MANTYS mixta y MATIS denominativa Para que exista confusión entre marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión. En cuanto al segundo presupuesto anotado en el párrafo precedente y, según el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos que obra a folio 69, la marca mixta “MANTYS” distingue “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. La marca denominativa “MATIS” previamente registrada, ampara “productos de belleza y cosméticos, perfumería”, de la clase 3ª de la citada Clasificación. De

manera, que poseen en común la protección de cosméticos y perfumería. Aunado a lo anterior, los canales de comercialización y de publicidad de los dos productos citados de la clase 3ª Internacional, son idénticos, así como la finalidad de los mismos. Así las cosas, dado que sus semejanzas son significativas y existe conexidad competitiva de sus productos (cosméticos y perfumería), debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues como ya se dijo, generan riesgo de confusión o de asociación. Por lo tanto, el signo “MANTYS” no cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por ende, se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en la citada Decisión.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 9771 DE 2006 (24 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 17238 DE 2006 (29 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(Anulada) / RESOLUCION 26164 DE 2006 (29 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) NOTA DE RELATORIA: Se cita la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 18 de junio de 2009, Radicado 2003-00095, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00103-00

Actor: MARKLINE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad MARKLINE S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad que se interpreta como de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 9771 de 24 de abril de 2006, 17238 de 29 de junio de 2006 y 26164 de 29 de septiembre de 2006, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “MANTYS” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la

Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 26 de mayo de 2005, la sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A., a través de apoderado, solicitó el registro de la marca mixta “MANTYS” para distinguir productos de la clase 3ª Internacional. I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 554 de 29 de julio de 2005. I.1.3. Señala que el 12 de septiembre la actora presentó oposición, por cuanto es titular de la marca “MATIS”, para identificar productos de la clase 3ª Internacional.

I.1.4. Mediante Resolución núm. 9771 de 24 de abril de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta “MANTYS”, clase 3ª, a favor de la sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. I.1.5. A través de Resolución núm. 17238 de 29 de junio de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la anterior Resolución. I.1.5. Mediante Resolución 26164 de 29 de septiembre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó el acto administrativo que había concedido el registro de la marca cuestionada. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Aduce que se violó el citado artículo de la Decisión 486, toda vez que los signos “MANTYS” (mixto) y “MATIS” (nominativo), son similarmente confundibles, y que contrario a lo afirmado por la Entidad demandada, se trata de signos de fantasía, sin ningún significado conocido, de manera que no es aplicable la comparación conceptual. Manifiesta que entre dichos signos existen semejanzas ortográficas y fonéticas que podrían generar confusión. Además, que resulta que su coexistencia en el mercado podría generar confusión. Por otra parte, que los signos en conflicto identifican idénticos productos, ya que

“MATIS” de la sociedad actora distingue: “productos de belleza y cosméticos, perfumería” de la clase 3 internacional. Por su parte, con el signo MANTYS (mixta), la sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. pretende identificar: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” (folio 40). II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Sostiene que efectuado el examen en su conjunto de las marcas enfrentadas “MANTYS” clase 3, y “MATIS” de la misma clase 3 previamente registrada, en las cuales predomina indudablemente el elemento denominativo, no arrojan confusión directa ni indirecta luego de un impacto general, pues no presentan similitudes ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos suficientemente distintivos. Arguye que al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y

gráfica en fonemas o voces parciales, tenemos que la marca solicitada está estructurada por seis letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora que consta de cinco letras, lo cual le da la suficiente distintividad, de lo cual se concluye que, desde el punto de vista visual, hay una estructura distinta o diferenciadora. II.1.2. La sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente: Afirma que la palabra MANTYS “(MANTIS en su escrito original) dice relación al insecto, también llamado santateresa, tatadiós que es un insecto de la familia Mantidae, orden Mantodea. Originaria de sur de Europa y que fue introducida en Norteamérica en 1899 en un barco con plantines”. Que mientras que la palabra MATIS, según el Diccionario de la Real Academia de Lengua, no existe. Acepta en principio la intrascendencia de la letra N, pero que no puede obrarse de la misma manera con el elemento gráfico, ya que éste no es otra cosa que la representación gráfica de la MANTIS RELIGIOSA, el insecto que impregna de contenido conceptual a la marca cuestionada, que por lo tanto, ese elemento gráfico le otorga la suficiente distintividad frente a la marca de la actora. Sostiene, “que entre los referidos productos no existe relación de ningún tipo, puesto que la naturaleza de unos y otros es totalmente diferente, los productos de la clase 3 que pretende identificar la marca opositora al registro, son productos de

belleza y cosméticos, perfumería, por su parte los productos que distingue la marca que represento son productos dirigidos a la limpieza de espacios, lo cual determina su comercialización en lugares diferentes, dada su disímil naturaleza. Adicionalmente, el consumidor nunca asociará un cosmético o un producto de belleza, con un limpiador de pisos o un destapador de cañerías, siendo la finalidad de cada uno de ellos totalmente diferente” (folio 157). Presenta como excepciones de mérito las siguientes: “Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda Las manifestaciones recurridas tanto fácticas y jurídicas no logran desvirtuar la Legalidad de los actos impugnados. El concepto de violación propuesto no reúne las exigencias para deslegitimar la utilización de la marca MANTYS, frente a la impugnadora, por carecer del mismo objeto de comercialización de productos aunque ambas pertenezcan a la clasificación No. 3 de Niza. Falta de legitimidad en la causa: Dice estrecha relación sobre la titularidad del derecho…sobre los elementos axiológicos de la pretensión, no le asiste la facultad sustancial para poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado; la compañía titular de la marca no podrá alegar su propia torpeza en contra de la entidad demandada y menos aun en contra de mi representado por cuanto media en la relación jurídico procesal acto administrativo CANCELANDO la explotación de la marca por el NO USO de la misma. Legalidad de la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial: Falta de Causa No existe una conexidad lógica, en términos de necesidad, que demuestre que la impetrada haya incurrido en alguna violación sustantiva del Derecho pregonado,

por cuanto su actuar fue ajustado a derecho… Las marcas pueden coexistir pacíficamente sin causar confusión en el público consumidor lo que consolida el abuso del derecho: …Del actuar de la accionante no se denota un interés serio, por cuanto se fundamenta la pretensión en eliminación total de la marca que represento, sabiendas que la distanciación y finalidad de los productos ofrecidos al mercado comunitario no es el mismo. Culpa exclusiva de quien se perjudica: A la empresa suplicante se le CANCELÓ la marca en disputa por el NO USO, tal como reposa en la Resolución No. 23109 del treinta de julio de 2007” (folios 157 a 158). III-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN III.1. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, presentó alegatos de conclusión, que en síntesis, contienen los siguientes aspectos: Considera que el elemento denominativo prevalece en la marca mixta “MANTYS”, que por lo tanto, en los signos en conflicto deben cotejarse las denominaciones de las mismas. Después de un análisis minucioso sobre los aspectos ortográficos, fonéticos e ideológicos, concluye que existen similitudes ortográficas y fonéticas que impiden que los consumidores puedan distinguir los productos que cada signo distingue en el mercado. Finaliza indicando que al haberse desvirtuado la legalidad de los actos administrativos acusados y, teniendo en cuenta, que con la coexistencia en el mercado se afectan los derechos de los consumidores, las pretensiones del actor están llamadas a prosperar. III.2. La Superintendencia de Industria y Comercio, insiste en sus argumentos

expuestos en la contestación de la demanda. III.3. La actora en sus alegatos de conclusión, reitera lo sostenido en la demanda y, adicionalmente, sostiene respecto a la cancelación por no uso de la marca “MATIS”, clase 3ª, referida por el tercero interesado en las resultas del proceso, lo siguiente: “…vale la pena resaltar que el apoderado de la sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. omite convenientemente afirmar que contra la Resolución 23109 del 30 de julio de 2007, la sociedad MARKLINE S.A. interpuso los recursos ley (sic), de modo que dicha decisión no se encuentra aún en firme. (…) Ahora bien, la acción de cancelación mencionada por la sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. …fue presentada el 15 de febrero de 2007, esto es, 4 meses después de la expedición de la Resolución que resolvió el recurso de APELACIÓN que ahora se impugna con la que se agotó la vía administrativa. Se trata pues de un hecho ocurrido con posterioridad a la expedición de las Resoluciones aquí impugnadas…” (folios 237 a 238). III.4. El tercero interesado en las resultas del proceso reitera lo afirmado en la contestación de la demanda. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA En primer término, se considera necesario abordar el tema de las excepciones propuestas por el tercero interesado en las resultas del proceso, a saber: “Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda Las manifestaciones recurridas tanto fácticas y jurídicas no logran desvirtuar la Legalidad de los actos impugnados. El concepto de violación propuesto no reúne

las exigencias para deslegitimar la utilización de la marca MANTYS, frente a la impugnadora, por carecer del mismo objeto de comercialización de productos aunque ambas pertenezcan a la clasificación No. 3 de Niza. Falta de legitimidad en la causa: Dice estrecha relación sobre la titularidad del derecho…sobre los elementos axiológicos de la pretensión, no le asiste la facultad sustancial para poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado; la compañía titular de la marca no podrá alegar su propia torpeza en contra de la entidad demandada y menos aun en contra de mi representado por cuanto media en la relación jurídico procesal acto administrativo CANCELANDO la explotación de la marca por el NO USO de la misma. Legalidad de la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial: Falta de Causa No existe una conexidad lógica, en términos de necesidad, que demuestre que la impetrada haya incurrido en alguna violación sustantiva del Derecho pregonado, por cuanto su actuar fue ajustado a derecho… Las marcas pueden coexistir pacíficamente sin causar confusión en el público consumidor lo que consolida el abuso del derecho: …Del actuar de la accionante no se denota un interés serio, por cuanto se fundamenta la pretensión en eliminación total de la marca que represento, a sabiendas que la distanciación y finalidad de los productos ofrecidos al mercado comunitario no es el mismo. Culpa exclusiva de quien se perjudica: A la empresa suplicante se le CANCELÓ la marca en disputa por el NO USO, tal como reposa en la Resolución No. 23109 del treinta de julio de 2007”.

En lo atinente a las excepciones tituladas: “Falta de legitimidad en la causa” y “Culpa exclusiva de quien se perjudica”, la Sala, considera sin más acertos jurídicos, que no le asiste razón al tercero interesado en las resultas del proceso, ya que el acto que “cancela por no uso” la marca de la sociedad actora, a la que alude en su contestación de la demanda, según la fecha de emisión (30 de julio de 2007, folios 160 A 173), fue posterior a las Resoluciones administrativas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio que son motivo de debate en esta oportunidad, en especial, aquella que resuelve el recurso de apelación, la cual agotó la vía gubernativa. Además, no presenta prueba alguna que el trámite administrativo de la “cancelación por no uso”, haya terminado, ni se encuentre agotada su vía gubernativa, menos aún que fue presentada como respuesta a la oposición al trámite de registro de su marca. Por consiguiente, no prospera, entonces, la excepción propuesta por el tercero interesado. Respecto a las demás “excepciones” antes descritas presentadas por el citado tercero, las cuales no tienen la naturaleza de tal, se considera que son situaciones propias de la causa petendi que ocupará a esta Sala al momento de resolver de fondo los cargos formulados por la actora. Resuelto lo anterior, se estima pertinente tratar el conflicto surgido entre la marca “MATIS” previamente registrada y la marca mixta “MANTYS”, cuyos actos administrativos que concedieron el registro para la clase 3ª Internacional, fueron acusados por la parte demandante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a)

de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.

6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos de la misma clase amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite” (folios 282 a 283). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 29-IP-2009, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente “la

interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo mixto “MANTYS” fue presentada el 26 de mayo de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada” (folio 273). DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.

De acuerdo con las apreciaciones del Tribunal de Justicia Andino deben aplicarse los criterios generales para analizar la existencia o no del riesgo de confusión entre la marca mixta “MANTYS” cuestionada y la marca nominativa “MATIS” previamente registrada, donde en la primera de las nombradas predomina su denominación, tal como se aprecia en su estructura. Por consiguiente, el cotejo marcario se hará teniendo en cuenta las reglas aplicables a las marcas denominativas. Para tales efectos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de esta Corporación, han acogido las siguientes reglas para la realización del cotejo marcario: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. “Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del los productos” BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis. Buenos Aires. Pág. 351 y ss”. Sentados los presupuestos jurídicos antes citados, es preciso analizar si el signo mixto “MANTYS”, desde el punto de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual se asemeja a la marca nominativa previamente registrada “MATIS”. Dice el Tribunal de Justicia Andino, sobre la similitud ortográfica, lo siguiente:

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia” (folio 277). La marca mixta “MANTYS” contiene seis letras, dos vocales A e Y; sobre esta última se aclara, que cuando la Y griega se encuentra entre consonantes, en este caso T y S, se pronuncia como la I latina, en nuestro idioma. Además, posee dos sílabas, la raíz MAN y la terminación TYS. La marca “MATIS” contiene cinco letras, dos vocales A e I, dos sílabas, la raíz MA y la terminación TIS. Entre ambas se observa significativas similitudes en la secuencia de sus vocales y en sus desinencias, que hacen que puedan inducir en mayor grado a que la confusión sea realmente obvia, tal como lo indica la interpretación prejudicial antes transcrita. “La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados” (folio 277). La marca mixta “MANTYS” y el signo denominativo registrado previamente “MATIS”, tienen una pronunciación muy similar, pues la N en la primera, es débil

auditivamente. Además, el acento prosódico no es fácil ubicarlo, en la medida en que son dos vocablos que no tienen significado alguno en nuestra lengua, tal como se explicará más adelante, en el momento preciso en que esta Sala se ocupe de analizar la similitud conceptual o ideológica. En otras palabras, al no saberse su significado, la sílaba tónica de los signos en conflicto, puede estar ubicada en la primera o en la segunda sílaba, demostrando con ello, identidad en la colocación de la misma. En cuanto a la similitud conceptual, el Tribunal Andino afirma: “La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”. La Superintendencia de Industria y Comercio y el tercero interesado en las resultas del proceso, le dan un significado a la expresión “MANTYS”, aduciendo: Entidad demandada: “la marca solicitada ‘MANTYS’ (mixta) (que incluye como parte gráfica a la mantis religiosa) hace alusión a un insecto, (si bien la forma correcta de escribir del insecto es con la letra i latina, el cambio de la consonante Y griega por la vocal i latina no hace que el significado sea distinto, dado que el consumidor con la fonética idéntica percibe la misma expresión)” (folios 208 y 209).

Tercero interesado: “(MANTIS en su escrito original) dice relación al insecto, también llamado santateresa, tatadiós, campamocha, mamboretá, cerbatana o

usamico, que es un insecto de la familia Mantidae, orden Mantodea. Originaria de sur de Europa y que fue introducida en Norteamérica en 1899 en un barco con plantines” (folio 152). Al respecto, debe precisarse que una cosa es la fonética de una palabra y, otra, su estructura gramatical, pues para efectos de poder dar el significado a una expresión, es necesario escribirla correctamente, descartando su pronunciación. De manera que, a juicio de la Sala, el vocablo “MANTYS”, no tiene significado alguno y, por consiguiente, es una palabra denominada de “fantasía”. Igualmente, la Superintendencia sostiene sobre la expresión “MATIS”: “…mientras que la marca opo