CE-11001-03-24-000-2007-00110-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Notoriedad del signo. Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Conexión competitiva En el caso que nos ocupa, la Sala advierte que del material probatorio allegado al proceso no puede deducirse la notoriedad de la marca SUPERFONDO SANTANDER. Lo anterior permite constatar que la marca SUPERFONDO SANTANDER se encuentra registrada a favor de la actora y que la demandante ha hecho un esfuerzo por consolidarla dentro del mercado de los negocios financieros. Sin embargo, la documentación allegada no acredita la notoriedad del signo SUPERFONDO SANTANDER, pues no demuestra, entre otros, el conocimiento real de la marca, ni la posición destacada en el mercado de los negocios financieros. En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica e identidad ideológica entre las marcas SUPERFONDO SANTANDER y SUPERFONDOS, por cuanto se perciben de forma similar y generan la misma idea en la mente de los consumidores. Pese a lo anterior, las semejanzas que presentan las marcas cotejadas son insuficientes para afirmar que la marca SUPERFONDOS se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca generaría riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores. En el caso que nos ocupa, se advierte que la marca SUPERFONDOS no es registrable en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no es suficientemente

distintiva respecto de la marca SUPERFONDO SANTANDER, ya que puede generar riesgo de confusión y/o asociación con los servicios que ésta distinguía previamente en la misma clase internacional. En efecto, la Sala advierte que existe evidente conexión competitiva entre el “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” que distingue SUPERFONDOS en la clase 36 internacional y los de “seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios” que distingue SUPERFONDO SANTANDER en idéntica clase, pues éstas actividades lucrativas el sector financiero son prácticamente idénticas y, por ende, podrían utilizar iguales canales de comercialización y mismos medios de publicidad para promocionarse, y podrían inducir a un riesgo de confusión indirecta y/o de asociación a los consumidores, quienes podrían creer que los servicios financieros que distinguen ambas marcas tienen un origen empresarial común, o que las empresas que los administran tienen una relación o vinculación económica. Precisamente, salta a la vista que existe riesgo de confusión entre las marcas, pues para la Sala resulta probable que el consumidor medio considere de manera equivocada que los servicios de la clase 36 identificados con la marca SUPERFONDOS constituyen una nueva línea de los servicios de SUPERFONDO SANTANDER, generando riesgos de asociación que se deben evitar.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 135 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 224

NOTA DE RELATORIA: Notoriedad de la marca. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de septiembre de 2004, Rad. 2002-00032, MP. Camilo

Arciniegas Andrade.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 23629 DE 2006 (31 de marzo) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 29483 DE 2006 (31 de octubre) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 31509 DE 2006 (28 de noviembre) –

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00110-00

Actor: SANTANDER INVESTMENT BANK LTD

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por SANTANDER INVESTMENT BANK LTD, mediante apoderado, contra las Resoluciones 23629 de 2006 (31 de marzo), 29483 de 2006 (31 de octubre) y 31509 de 2006 (28 de

noviembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor del FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA – SUPERFONDOS, el registro de la marca SUPERFONDOS, para distinguir “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA SANTANDER INVESTMENT BANK LTD, domiciliada en Bogotá, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los

siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 23629 de 2006 (31 de marzo), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor del FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA – SUPERFONDOS, el registro de la marca SUPERFONDOS, para distinguir “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 29483 de 2006 (31 de octubre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 23629 de 2006 (31 de marzo).  Que se declare nula la Resolución 31509 de 2006 (28 de noviembre), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el

recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 23629 de 2006 (31 de marzo).  Que en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca SUPERFONDOS, para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 21 de octubre de 2000 el FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA – SUPERFONDOS solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SUPERFONDOS, para distinguir “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 505 de 2001 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la actora, quien consideró que dicho registro marcario era confundible con la marca SUPERFONDO SANTANDER, previamente registrada a su favor para distinguir servicios de la misma clase. Mediante Resolución 23629 de 2006 (31 de marzo) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió, a favor del FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA – SUPERFONDOS, el registro de la marca SUPERFONDOS, para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en

subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 29483 de 2006 (31 de octubre) y 31509 de 2006 (28 de noviembre), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 23629 de 2006 (31 de marzo). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora considera que los actos acusados contrarían los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1. Artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Señala que los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica…” y “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior”. En este sentido, manifiesta que debe cancelarse el registro de la marca SUPERFONDOS, para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, pues es confundible con los signos SUPERFONDO SANTANDER y SUPERFONDO EXTRA, previamente registrados a su favor para distinguir servicios de la misma clase. En efecto, sostiene que las marcas poseen semejanzas ortográficas, fonéticas e

ideológicas que inducen a confusión indirecta al consumidor, ya que la partícula SUPERFONDO, que es la que posee la fuerza distintiva en los signos, se replica en todos ellos. Aunado a lo anterior, afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio no podía conceder el registro del signo SUPERFONDOS, pues es descriptivo y genérico de los servicios que pretende distinguir. Justamente, manifiesta que ésta marca debía haber estado acompañada de otras partículas que la hicieran suficientemente distintiva para distinguir servicios en el mercado, a fin de que hubiera podido otorgarse su registro. 1.3.2. Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones A su turno, señala que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.”. Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro del signo SUPERFONDOS, pues es confundible con la marca notoria SUPERFONDO SANTANDER y el signo SUPERFONDO EXTRA. En efecto, sostiene que el registro del signo SUPERFONDO genera riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor, quien puede confundir los servicios que prestan los signos o pensar que tienen un origen empresarial

común.

II. CONTESTACIÓN 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que para que un signo fuera registrado como marca debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, manifestó que el signo SUPERFONDOS era suficientemente distintivo para distinguir servicios en el mercado, pues poseía evidentes diferencias gráficas y ortográficas con la marca SUPERFONDO SANTANDER. 2.2. El FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA – SUPERFONDOS se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que el signo SUPERFONDOS era suficientemente distintivo para distinguir servicios en el mercado. En efecto, indicó que no debía cancelarse el registro del signo SUPERFONDOS, pues era perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Aunado a lo anterior, afirmó que el signo SUPERFONDOS poseía claras diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas e ideológicas con la marca SUPERFONDO SANTANDER, que permitían a las dos coexistir pacíficamente en el mercado. Por otro lado, señaló que la marca SUPERFONDOS reproducía la sigla de su nombre comercial que, dicho sea de paso, era ampliamente conocida en el

mercado. Asimismo, sostuvo que el público consumidor no confundiría los servicios que presta SUPERFONDOS con aquellos que identifica SUPERFONDO SANTANDER, ya que las marcas tenían finalidades diferentes, pues su marca estaba encaminada a captar ahorros de empleados de la Superintendencia Financiera, mientras que aquella registrada a nombre de la actora pretendía captar recursos de todo el público. En este sentido, manifestó que el signo que se encuentra registrados a su nombre está compuesto por la partícula SUPER, que se refiere a “Superintendencia” y FONDOS, que hace alusión a “Fondo de Empleados”. Adicionalmente, señaló que tenía un mejor derecho sobre la marca SUPERFONDOS que aquel que podía tener la actora, pues desde hacía 40 años usaba dicha denominación como nombre comercial. Por último, manifestó que debían negarse las pretensiones de la demanda, comoquiera que existía cosa juzgada, pues la Superintendencia de Industria y Comercio ya se había pronunciado acerca de la registrabilidad del signo SUPERFONDOS en la vía gubernativa.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos y de oficio sobre los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 135-IP-2011 se citan a continuación: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo SUPERFONDOS (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con otro signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto con otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino

que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate o que el signo genérico en su conjunto ofrezca capacidad distintiva.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un signo marcario, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

SEXTO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene palabras de uso común o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la

marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SÉPTIMO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes y el FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA – SUPERFONDOS reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la misma.

V. CONSIDERACIÓN PREVIA

5.1. Excepción de Cosa Juzgada El FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA – SUPERFONDOS manifiesta que deben negarse las pretensiones de la demanda, habida cuenta que existe cosa juzgada, pues mediante las resoluciones acusadas la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en forma definitiva que las marcas SUPERFONDOS y SUPERFONDO SANTANDER no eran confundibles. Ahora bien, acerca de la cosa juzgada el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil establece: “La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que

entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos. La sentencia dictada en procesos seguidos por acción popular produce cosa juzgada erga omnes. Los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias. En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.” De la norma transcrita se advierte que son las sentencias ejecutoriadas las que hacen tránsito a cosa juzgada. En este sentido, resulta claro para la Sala que debe despachar desfavorablemente la excepción de cosa juzgada propuesta por el FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA – SUPERFONDOS, pues los pronunciamientos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró que no existía confundibilidad entre las marcas SUPERFONDOS y SUPERFONDO SANTANDER no son sentencias sino actos administrativos que, de conformidad con lo previsto en los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo, son susceptibles de ser controvertidos mediante la acción de nulidad y nulidad y

restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción contencioso administrativa.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo SUPERFONDOS, cuyo registro se concedió para distinguir “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal a) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 134, 135 literal a) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente: “Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…) Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior. Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió, a favor del FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA – SUPERFONDOS, el registro de la marca SUPERFONDOS, para distinguir “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que dentro del proceso la actora se opuso a su registro, por considerar que existía confundibilidad entre ésta y la marca SUPERFONDOS SANTANDER.

Sin embargo, antes de realizar el examen de registrabilidad de éste signo, es menester establecer si la marca SUPERFONDO SANTANDER es notoria, pues el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó de oficio el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en atención a que la actora alegó que dicho signo ostentaba tal calidad. 6.1. Falta de Notoriedad del Signo SUPERFONDO SANTANDER Como primera medida debe la Sala determinar si la marca SUPERFONDO SANTANDER es notoria para poder, en caso afirmativo, proceder a realizar el cotejo pertinente que permita establecer si debía haberse concedido el registro de la marca SUPERFONDOS, para distinguir “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. En este orden de ideas, se advierte que el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones indica que “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”. Asimismo. el artículo 136 literal h) ibídem establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de

asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. A propósito, el artículo 228 de la misma normativa analiza algunos factores que se deben tener en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio

internacional; o, k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. En el caso que nos ocupa, la Sala advierte que del material probatorio allegado al proceso no puede deducirse la notoriedad de la marca SUPERFONDO SANTANDER. De hecho, al expediente de la referencia se allegaron los siguientes documentos con el objeto de probar la notoriedad de la marca:  Copia de la página web del Banco Santander, en la que se pone de presente que el fondo “es una alternativa de ahorro o inversión para empresas o personas jurídicas(clientes corporativos o empresariales) con excedentes de liquidez que deseen obtener rentabilidad para ellos)”1.  Ficha Técnica del “Fondo Común Especial Superfondo Corporativo”, realizado por el Banco Santander el 31 de enero de 2007, en la que se informa acerca de la rentabilidad neta del fondo y se observa que éste tiene 32 suscriptores.2  Copia de la Revisión Anual del Superfondo Corporativo del Banco Santander, de abril de 2006, en la que se observa que el valor del fondo es de 37.955 millones.3  Copia de la Resolución 16251 de 2000 (24 de julio), mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la actora, el registro de la marca

SUPERFONDO SANTANDER.4

Lo anterior permite constatar que la marca SUPERFONDO SANTANDER se encuentra registrada a favor de la actora y que la demandante ha hecho un esfuerzo por consolidarla dentro del mercado de los negocios financieros. Sin

embargo, la documentación allegada no acredita la notoriedad del signo SUPERFONDO SANTANDER, pues no demuestra, entre otros, el conocimiento real de la marca, ni la posición destacada en el mercado de los negocios financieros. Debe destacarse, tal y como lo mencionó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial, que “la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto…En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.”. 1 Folio 44, Cuaderno 1 2 Folios 46 y 47, Cuaderno 1 3 Folios 48 a 54, Cuaderno 1 4 Folio 55, Cuaderno 1 En este orden de ideas, la Sala encuentra que no es dable acceder a la nulidad planteada por la presunta violación del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues la actora no logró probar la notoriedad del signo SUPERFONDO SANTANDER. A propósito, en un caso semejante en el que se analizó la notoriedad de la marca GUDIZ, para distinguir productos de la clase 30 de la de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó: “Debe la Sala precisar que la actora no demostró la notoriedad de la marca «GUDIZ», luego no se violó el literal h) de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina. Por esta razón, el cargo por violación del literal h)