CE-11001-03-24-000-2007-00134-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Notoriedad de la marca En definitiva, existe identidad en la sucesión de vocales, la longitud de las denominaciones, el número de sílabas y los prefijos, lo que hace ostensible la similitud ortográfica entre los signos comparados. La similitud fonética se predica del sonido análogo que surge de la pronunciación derivado de la coincidencia entre las terminaciones, raíces y la sílaba tónica, de manera que en ese caso no cabe duda de que las marcas en contienda son fonéticamente similares. En el presente caso, la marca opositora “PRADA” es de fantasía en tanto que la misma no tiene contenido conceptual, mientas que la marca “PRAGA” evoca la ciudad europea capital de la República Checa, circunstancia que conduce a que no se observe similitud conceptual entre los signos cotejados. Evidenciando la similitud ortográfica y fonética que se presenta entre las marcas cotejadas a más de la indicación geográfica que constituye la denominación “PRAGA”, la Sala estima que estas son suficientes para establecer un riesgo de confusión, precisamente, permitir la coexistencia de las marcas registradas a pesar de la falta de distintividad que ostenta el signo “PRAGA” contraviene los postulados de la norma comunitaria, más aun tratándose de marcas que comprenden los mismos productos de la 25 de la calificación internacional y que por ello son comercializadas por los mismos canales. En el presente asunto la Sala advierte que el actor no allegó al proceso prueba alguna que diera cuenta de la notoriedad de su marca, circunstancia que lleva a que esta no sea reconocida así como

tampoco su protección en los términos planteados por el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dada para este asunto.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

• ARTICULO 135 LITERAL L NOTA DE RELATORIA: Marca notoria, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de mayo de 2011, Rad. 2002-00107, MP. Rafael E. Ostau de

Lafont Pianeta.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 1562 DE 2006 (30 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 16113 DE 2006 (20 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 28579 DE 2006 (27 de octubre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00134-00

Actor: PRADA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por el actor en acción de nulidad contra las Resoluciones Nos. 1562 de 30 de enero de 2006, 16113 de 20 de junio de 2006 y 28579 de 27 de octubre de 2006, proferidas por la

Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se otorgó el registro de la marca “PRAGA” mixta, para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza. I.- LA DEMANDA La accionante en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la decisión 486 de la Comunidad Andina1, solicita a la Sala mediante apoderado que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de las Resoluciones Nos. 1562 de 30 de enero de 2006, 16113 de 20 de junio de 2006 y 28579 de 27 de octubre de 2006, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se otorgó el registro de la marca “PRAGA” mixta para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza.

Segunda.- Declarar la notoriedad de la marca “PRADA” en la clase 25 de la Calcificación Internacional. Tercera.- Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la entidad demandada anular el registro la marca mixta “PRAGA” para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Hechos y omisiones expuestos en la demanda La señora Luz Mery Mesa López presentó solicitud ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que le fuera otorgado el registro del signo mixto “PRAGA”, para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Si bien en el escrito de demanda se manifestó que la acción impetrada era la de nulidad y

restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C. C. A., la Sala interpreta que la acción incoada es la de simple nulidad conforme el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Como consecuencia de la anterior solicitud, la entidad publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 553 de 30 de junio de 2005, ante lo cual la sociedad PRADA S.A. presentó oposición con base en sus marcas mixtas “PRADA” registradas bajo los certificados Nos. 296.581 y 263.875 para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Conocida la oposición presentada, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución N° 1562 de 30 de enero de 2006 resolviendo declararla infundada, por lo que ordenó conceder el registro del signo solicitado. En vista de lo anterior la sociedad PRADA S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el anterior acto administrativo. El primero de ellos fue desatado por la División de Signos Distintivos mediante Resolución No. 16113 de 20 de junio de 2006, en la cual se decidió confirmar la decisión recurrida y conceder el recurso de apelación. En el trámite del recurso de apelación el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dictó la Resolución No. 28579 de 27 de octubre de 2006, confirmando el acto administrativo impugnado.

3. Normas violadas y concepto de la violación

Señala como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por las razones que se resumen así: Los argumentos centrales de la demanda se concentran en manifestar que los signos en conflicto son confundibles entre sí en el aspecto fonético y ortográfico. Estima que si bien se trata de marcas mixtas, el elemento denominativo es preponderante en el conjunto marcario y haciendo el cotejo apropiado para ellas se observa una clara similitud fonética y ortográfica que deriva en que la marca cuyo registro se discute no cuente con la distintividad requerida por la norma comunitaria. A más de lo anterior advierte que la marca previamente registrada “PRADA” cuenta en el mercado con prestigio, reconocimiento y fama para distinguir artículos de moda y alta costura. En ese contexto sostiene que la marca cuestionada busca aprovechar la imagen de esta marca ya posicionada en el mercado. Finalmente arguye que los signos en conflicto pueden generar confusión indirecta en el público consumidor ya que pueden pensar que las marcas pertenecen a la misma empresa. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- La Superintendencia de Industria y Comercio. Contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de ésta en atención a que considera que los actos administrativos acusados siguieron estrictamente las normas comunitarias y la jurisprudencia que orienta la materia. Para la Superintendencia de Industria y Comercio del examen sucesivo y comparativo de las marcas “PRADA” (mixta) para distinguir productos de la clase 25 y la marca “PRAGA” (mixta) para distinguir productos de la misma clase, se

tiene como resultado que no se presentan similitudes en los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos, circunstancia que permite que el signo cuestionado se mantenga en el mercado. 2.- Tercero interesado – Luz Mery Mesa López No contestó la demanda. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso los antecedentes administrativos de los actos administrativos demandados y las que allegaron las partes en la oportunidad correspondiente, así como las practicadas en la oportunidad procesal adecuada. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Tanto la parte actora como la entidad demandada alegaron de conclusión dentro de la oportunidad procesal correspondiente, reiterando los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma respetivamente.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL2

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, mediante 2 Folios 218 a 228 del Cuaderno Principal. escrito de radicación 77-IP-2011 recibido en esta corporación el 14 de diciembre de 2011 señala: “El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134 y 136, literal a) y 154 de la Decisión 486. Se interpretarán las normas solicitadas, salvo el artículo 154 que no es pertinente para resolver el asunto específico. La interpretación del artículo 134 se restringirá a los literales a) y b). De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 136, literal h), 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” (…) Artículo 224

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ” Artículo 225 “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” (…) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.”” Concluyó el Tribunal Andino lo siguiente: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de

riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión, sobre todo cuando ambos signos son mixtos.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos PRAGA y PRADA, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal, lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.  Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.  Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Es importante tener en cuenta, que en el actual régimen

comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo solicitado para registro podría causar riesgo de uso parasitario en relación con las marcas mixtas PRADA. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. VI.- CONSIDERACIONES 1.- El acto administrativo enjuiciado Está conformado por las Resoluciones Nos. 1562 de 30 de enero de 2006, 16113 de 20 de junio de 2006 y 28579 de 27 de octubre de 2006, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo

mediante el cual se otorgó el registro de la marca “PRAGA” mixta, para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza. 2.- Examen de los cargos Los cargos se concretan en señalar que las marcas en contienda tienen similitudes fonéticas y ortográficas que impiden que el registro de la marca “PRAGA” se mantenga dado el alto riesgo de confusión que se presenta para el consumidor. Sumado a lo anterior la actora advierte que la marca “PRADA” es notoria, circunstancia que hace que la marca cuestionada se aproveche indebidamente del prestigio y reconocimiento de aquella. 3.- Comparación entre signos mixtos. Definido se tiene que las marcas cuyo cotejo debe realizarse a fin de resolver las pretensiones de la demandante son aquellas llamadas mixtas, categoría que se otorga a los signos distintivos que se encuentran formados por una denominación de una o varias palabras que conforman un todo pronunciable con o sin significado y por un dibujo o gráfico perceptible por el sentido de la vista. Tratándose de este tipo de marcas, tanto la jurisprudencia del Tribunal Andino como la de esta Corporación han establecido unas reglas de cotejo que deben ser atendidas para verificar el posible riesgo de confusión. En ese sentido la interpretación prejudicial dada para este asunto sostiene: “Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el

elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de

enero de 2005). El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:  Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos

mixtos PRAGA y PRADA.” Siguiendo estos derroteros se advierte que el elemento predominante en los signos a comparar es el denominativo en tanto que en ellos sobresalen las palabras “PRADA” y “PRAGA” respectivamente como elementos propios de cada marca, circunstancia que muestra que es la fuerza de las palabras la que causa impacto en la mente del consumidor. Así las cosas la Sala realizará el estudio de los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales para establecer si el registro marcario objeto de la demanda debe mantenerse o ser anulado. 4.- Similitud ortográfica, fonética y conceptual. En este preciso punto la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” Atendiendo las reglas trazadas la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para

el consumidor.

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA P R A D A 1 2 3 4 5

MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA P R A G A 1 2 3 4 5

De la comparación se desprende lo siguiente: La vocal A presente dos veces en cada palabra se ubica en la misma sílaba, es decir, la sucesión de vocales es idéntica en una y otra denominación. Del mismo modo se aprecia la longitud de las palabras formadas ambas por 5 letras, coincidencia que también se vislumbra en el número de sílabas siendo 2, estando PRA – DA para el signo previamente registrado, y PRA – GA para el signo cuyo registro se cuestiona. En cuanto las raíces y terminaciones, la raíz es la misma en las marcas constituyéndose en la sílaba PRA común a las dos. En definitiva, existe identidad en la sucesión de vocales, la longitud de las denominaciones, el número de sílabas y los prefijos, lo que hace ostensible la similitud ortográfica entre los signos comparados. Respecto la similitud fonética, el acento prosódico se encuentra en la primera sílaba común a los signos confrontados, esto es la sílaba PRA, provocándose un sonido casi idéntico al pronunciar cada marca tal y como se nota a continuación: PRADA – PRAGA – PRADA – PRAGA – PRADA – PRAGA PRADA – PRAGA – PRADA – PRAGA – PRADA PRADA – PRAGA – PRADA - PRAGA La similitud fonética se predica del sonido análogo que surge de la pronunciación derivado de la coincidencia entre las terminaciones, raíces y la sílaba tónica, de

manera que en ese caso no cabe duda de que las marcas en contienda son fonéticamente similares. En cuando la similitud ideológica, esta se presenta entre signos que recuerdan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor tal y como lo describió el Tribunal en la interpretación prejudicial. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que existen signos que no evocan una idea en sí y que por ello son de fantasía, estos se forman por palabras sin contenido conceptual que no hacen referencia a las cualidades, aptitudes, género o especie del producto. En el presente caso, la marca opositora “PRADA” es de fantasía en tanto que la misma no tiene contenido conceptual, mientas que la marca “PRAGA” evoca la ciudad europea capital de la República Checa, circunstancia que conduce a que no se observe similitud conceptual entre los signos cotejados. No obstante la diferencia conceptual o ideológica de las denominaciones, no se puede pasar por alto que la referencia a un lugar geográfico impide en algunos casos que la marca sea registrada, se trata de eventos en los cuales la denominación es en sí misma una indicación geográfica que puede generar riesgo de confusión por lo que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal L) del artículo 135 de la decisión 486.3 3 l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; Evidenciando la similitud ortográfica y fonética que se presenta entre las marcas cotejadas a más de la indicación geográfica que constituye la denominación “PRAGA”, la Sala estima que estas son suficientes para establecer un riesgo de

confusión, precisamente, permitir la coexistencia de las marcas registradas a pesar de la falta de distintividad que ostenta el signo “PRAGA” contraviene los postulados de la norma comunitaria, más aun tratándose de marcas que comprenden los mismos productos de la 25 de la calificación internacional y que por ello son comercializadas por los mismos canales. Por consiguiente, la Sala declarará la nulidad del registro marcario dado para el signo mixto “PRAGA” para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la señora Luz Mery Mesa López. 5.- Notoriedad de la marca PRADA Aduce el actor que el registro demandado desconoce la notoriedad de la marca previamente registrada “PRADA”. En verdad, la notoriedad de la marca es una característica de ciertos signos distintivos que consiste en el conocimiento que de él se tiene en el sector pertinente y del cual se desprende una protección reforzada del ordenamiento comunitario, en aras de evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio. Ahora bien, para que una marca sea considera notoria y de dicha circunstancia se desprenda su especial protección, quien la alegue debe acreditarla a través de los medios probatorios permitidos en el ordenamiento jurídico, en ese sentido esta Sección ha sostenido pacíficamente lo siguiente: “La Sala, en reiteradas jurisprudencias ya dejado por sentado que la notoriedad de una marca debe ser objeto de prueba por parte de quien la alega (…) En efecto, no basta simplemente con alegar en estos casos la notoriedad de una marca para obtener su tutela por parte del derecho, pues el conocimiento generalizado que pueda tenerse de la misma en el mercado

por parte de los consumidores y competidores, es un hecho que está sujeto a acreditación probatoria. A este respecto es preciso señalar que quien acuda ante la justicia en procura de obtener la protección jurídica de una marca notoria, no se encuentra liberado de la carga de la prueba, pues lo cierto es que la “notoriedad” que se predica de ciertos signos marcarios, no tiene absolutamente nada que ver con la teoría de los “hechos notorios”. Así las cosas, el aforismo notoria non agunt probationem, que aparece incorporado en nuestro derecho procesal en el inciso 2° del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no tiene aplicación en estos casos, pues para los efectos del Derecho Marcario, quien alegue la notoriedad deberá demostrarla, por tratarse precisamente de un hecho objetivo que la autoridad judicial o administrativa debe reconocer y admitir, tan sólo cuando tenga una convicción plena alrededor de su existencia. Por esa razón, ningún sujeto procesal se encuentra eximido de la obligación de probar la notoriedad de la marca cuya protección jurídica pretende.”4 En el presente asunto la Sala advierte que el actor no allegó al proceso prueba alguna que diera cuenta de la notoriedad de su marca, circunstancia que lleva a que esta no sea reconocida así como tampoco su protección en los términos planteados por el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dada para este asunto. En razón de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando jus