CE-11001-03-24-000-2007-00138-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Riesgo de confusión y de asociación. Marcas mixtas. Irregistrabilidad de una marca que es idéntica a otra En ese contexto y luego de revisada la actuación administrativa en la que se expidieron los actos acusados, encuentra la Sala que éstos no desconocen ninguna de las disposiciones invocadas en la demanda. Al respecto debe tenerse en cuenta lo siguiente: Al ser evidente la identidad entre el signo LE COLEZZIONI, solicitado por los demandantes para distinguir productos de la Clase 18, y las marcas LE COLEZZIONI solicitadas para registro previamente y luego registradas en favor de la sociedad EXECUTIVE S.A para distinguir productos de esa misma Clase y de la Clase 25, es claro que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 fue debidamente aplicado en este asunto en cuanto dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. La solicitud previa del registro de la marca LE COLLEZIONI en la Clase 18 Internacional por parte de la sociedad EXECUTIVE S.A. y el posterior registro de dicha marca son antecedentes que debían ser tenidos en cuenta en el respectivo análisis de registrabilidad de la marca solicitada por los demandantes, como en efecto lo fueron. Lo primero, porque así se dispone en la norma antes citada, que reconoce el derecho prioritario a quien primero solicitó el registro

marcario, y lo segundo, por también preverlo dicha norma y porque el registro respectivo está contenido en un acto administrativo cuya presunción de legalidad no podía ser desconocida por la Administración al momento de proferir los actos acusados. Además, como se analizó previamente, no era necesario en ese examen hacer pronunciamiento alguno sobre el pretendido mejor derecho alegado por los demandantes sobre la expresión LE COLLEZZIONI, ya que ello correspondería propiamente al fundamento de una oposición andina pero no al sustento de una solicitud de registro marcario. Como el derecho sobre el nombre comercial que según los demandantes ha sido adquirido por su uso previo en Ecuador no era un asunto que fuera materia de discusión en el trámite administrativo que concluyó con los actos acusados, no era aplicable la disposición contenida en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y por ende éste no pudo ser infringido por aquellos. No existe vulneración alguna del artículo 63 de la C.P., pues la protección que el Estado le otorga a la propiedad intelectual parte del cumplimiento por los interesados de las exigencias y requisitos establecidos por la normativa andina para la obtención de un registro marcario, los cuales en este caso no fueron cumplidos, tal como quedó visto.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00138-00

Actor: FERNANDO MARCH GAME y ECUACLEANER S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpusieron el señor FERNANDO MARCH GAME y la sociedad ECUACLEANER S.A. contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro de la marca LE COLLEZIONNI (mixta), solicitada para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. II.- LA DEMANDA La parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. 2.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 29624 de 29 de noviembre de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual negó el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería”, productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por FERNANDO MARCH GAME y/o ECUACLEANER S.A. 2.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 2227 de 7 de febrero de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, en el sentido de confirmarla. 2.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 29094 de 30 de octubre de 2007, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto como subsidiario contra el primer acto, confirmando lo en él dispuesto. 2.1.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de

restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería”, productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por FERNANDO MARCH GAME y/o ECUACLEANER S.A. 2.1.5. Que se comunique la sentencia a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y que se ordene su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.1.6. Que se condene en costas a la demandada. 2.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1. El señor FERNANDO MARCH GAME y/o la sociedad ECUACLEANER S.A., con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) usan desde el año 1988 el nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI” para distinguir al empresario y al establecimiento de comercio que desarrollan actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación y compra y venta de toda clase de mercancías, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrerería), materias primas como telas y cueros y demás artículos relacionados como jabones, perfumería cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras y productos

en cuero, bastones, fustas, etc., productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.2. En razón al uso continuo e ininterrumpido del nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI” los demandantes adquirieron la titularidad sobre dicho signo distintivo en Ecuador y conforme a la normativa de la Comunidad Andina cuentan con facultades para defender sus derechos en cualquiera de los países miembros de dicha Comunidad. 2.2.3. Los demandantes y algunos de los socios de la sociedad EXECUTIVE S.A. (tercera interesada en este proceso) realizaron contactos comerciales hace aproximadamente siete años en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera, especialmente italiana, en establecimientos que se denominan “LE COLEZZIONI”, nombre y enseña comercial con el que los primeros se han identificado por más de diecinueve años en Ecuador. 2.2.4. El señor FERNANDO MARCH GAME encontró en una visita realizada a Colombia que su nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI” estaban siendo utilizados para distinguir los mismos productos que él distribuye y comercializa por quienes en años anteriores manifestaron sus intenciones de ser socios comerciales sin mediar ningún tipo de autorización ni de licencia. 2.2.5. Para proteger en Colombia sus derechos sobre la mencionada expresión y cumplir con el requisito de acreditar su interés en el mercado colombiano el 31 de diciembre de 2003 los demandantes solicitaron el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta) para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de

estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería” productos comprendidos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.6. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 538 de 31 de marzo de 2004. 2.2.7. La sociedad EXECUTIVE S.A. se opuso a dicho registro con fundamento (i) en sus marcas mixtas LE COLLEZIONI registradas en las Clases 3 y 35 y (ii) en la solicitud presentada con anterioridad para el registro de las marcas mixtas LE COLLEZIONI en las Clases 18 y 25. 2.2.8. Mediante la Resolución núm. 29624 de 29 de noviembre de 2004 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición y negó el registro solicitado por la parte actora. 2.2.9. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto mediante la Resolución núm. 2227 de 7 de febrero de 2005 en el sentido de confirmar la decisión recurrida. Y el segundo a través de la Resolución núm. 29094 de 30 de octubre de 2006 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó también la decisión impugnada. 2.2.10. La decisión de negar la marca solicitada la adoptó la Superintendencia de

Industria y Comercio no obstante conocer que los demandantes tenían derecho sobre dicho signo distintivo conforme a la Decisión 486. Tal conocimiento lo tenía porque ello se alegó en el trámite administrativo que culminó con los actos acusados e igualmente en el trámite de registro de la marca LE COLLEZIONI solicitada por la sociedad EXECUTIVE S.A., en el que mediante “escrito de advertencia” de fecha 31 de diciembre de 2003 le fue puesta de presente dicha situación a la Superintendencia1. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación Estiman los demandantes que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 136 literal a), 150, 1722 y 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 66 y 84 del Código Contencioso 1 Explican los demandantes que como no formularon en tiempo oposición al registro de la marca LE COLLEZIONI solicitada por la sociedad EXECUTIVE S.A. debieron presentar el mencionado “escrito de advertencia” el 31 de diciembre de 2003, y que como no pudieron ser parte en la vía gubernativa de esa actuación solicitaron la revocatoria directa del acto administrativo que concedió dicha marca a la mencionada sociedad, la que les fue negada con la sola excusa de que no se había presentado oposición en el término legal. 2 Respecto de esta disposición no se expresa concepto alguno de violación. Administrativo y 61 de la Constitución Política. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmaron: 2.3.1. Que el artículo 150 de la Decisión 486 fue indebidamente aplicado puesto

que la Superintendencia no realizó en debida forma el estudio de fondo de registrabilidad de la marca solicitada, ya que no tuvo en cuenta que conforme a la legislación andina los aquí demandantes tienen derechos anteriores y adquiridos sobre la expresión LE COLLEZIONI por ser la expresión que utilizan desde 1988 como nombre y enseña comercial, pese a que fue enterada de ello en diversas oportunidades (el escrito de advertencia de 31 de diciembre de 2003, la contestación a la demanda de oposición presentada por EXECUTIVE S.A. y los recursos de vía gubernativa contra el acto que negó el registro de la marca). 2.3.2. Que así mismo que se infringieron los artículos 66 del C.C.A. y 136 literal a) de la Decisión comentada: el primero, por cuanto que debió aplicarse y no se hizo la excepción de ilegalidad respecto del acto administrativo que concedió el registro de la marca LE COLLEZIONI a la sociedad EXECUTIVE S.A.3, el cual es un acto contrario a la ley porque desconoce los derechos adquiridos de los demandantes sobre tal expresión como nombre y enseña comercial; y el segundo, porque así existiera semejanza entre los signos, no resultaba aplicable a este asunto en razón a la existencia de derechos anteriores, ciertos e indiscutibles de los demandantes sobre la mencionada expresión para identificar productos de la Clase 18 Internacional. 2.3.3. Que se vulneró el artículo 191 de la Decisión 486 al desconocerse que los demandantes al ser quienes primero usaron el signo distintivo LE COLLEZIONI como nombre comercial tienen derechos exclusivos sobre él. 2.3.4. Que con la decisión de negar el registro de la marca solicitada se quebrantó

por la Administración el artículo 61 de la C.P. pues omitió su deber de salvaguardar la propiedad industrial. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3 Resolución núm. 5656 de 17 de marzo de 2005, proferida en el expediente administrativo núm. 03 035464. 3.1 La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda y en él procedió a defender la legalidad de la Resolución núm. 5655 de 17 de marzo de 2005 de su División de Signos Distintivos, mediante la cual concedió a la sociedad EXECUTIVE S.A. el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI para distinguir productos de la Clase 18 Internacional, afirmando que cumple con los requisitos de registrabilidad y que no se alegó ni probó oportunamente por los interesados el uso del nombre comercial LE COLLEZIONI4. 3.2 La firma EXECUTIVE S.A., tercero con interés directo en el proceso, al contestar la demanda se opuso a sus pretensiones aduciendo lo siguiente:  Que no se vulneró el artículo 150 de la Decisión 486 sino por el contrario se aplicó debidamente, pues al decidirse sobre la registrabilidad o no de la expresión LE COLLEZIONI a nombre del señor FERNANDO MARCH GAME y/o ECUACLEANER S.A. se llevó a cabo el examen de registrabilidad y confundibilidad exigido por dicha norma, basado precisamente en la oposición presentada por EXECUTIVE S.A., llegándose a la conclusión que no podía ser registrada por ser idéntica a la marca registrada en favor de esta última para distinguir productos de la Clase 3.

 Que las resoluciones por medio de las cuales la Superintendencia le concedió a EXECUTIVE S.A. el registro de la marca LE COLLEZIONI se presumen legales, pues no han sido declaradas nulas.  Que la excepción de ilegalidad solo puede ser aplicada por los jueces de lo contencioso administrativo y no por las autoridades administrativas.  Que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 sí era aplicable porque la Resolución núm. 5656 de 17 de marzo de 2005 que le concedió a EXECUTIVE S.A. el registro de la marca LE COLLEZIONI está vigente y goza de presunción de legalidad5. 4 Folios 117 a 123 del expediente. 5 A folios 9 a 13 del escrito de contestación de la demanda (fls. 136 a 140 del expediente) el tercero interesado se remite a las razones expresadas ante el Consejo de Estado para defender la legalidad del citado acto administrativo, el cual fue demandado también por los aquí accionantes.  Que el artículo 191 de la norma andina citada no pudo ser vulnerado por la Superintendencia a través de los actos acusados, pues éstos decidieron una oposición válida y legítimamente presentada por EXECUTIVE S.A. en defensa de sus derechos marcarios.  Que el derecho sobre el nombre comercial que se alega por los demandantes ha sido adquirido por el uso previo no estaba en discusión en el trámite administrativo, por lo cual no era aplicable la disposición atrás referida.  Que si el titular de un nombre comercial en Ecuador pretende evitar el registro de una marca u otro signo distintivo en otro país de la Comunidad Andina, en este caso en Colombia, debe hacerlo a través del mecanismo

establecido para el efecto, que es la oposición andina.  Que como el supuesto titular del nombre comercial LE COLLEZIONI en Ecuador jamás presentó oposiciones andinas en contra de las solicitudes de registro de la marca LE COLLEZIONI a nombre de EXECUTIVE S.A. (hoy marcas concedidas a su nombre y base de las resoluciones acusadas), no es posible que la autoridad competente en Colombia (Superintendencia en su momento y Consejo de Estado ahora) pueda y deba proteger aquel supuesto derecho, puesto que no es posible extrapolar la protección a otro territorio si no se hace a través de los mecanismos establecidos para tal fin.  Que la Superintendencia no podía ni debía proteger la propiedad intelectual de los demandantes por no ser estos titulares de ningún derecho de esa naturaleza en Colombia.  Que el derecho sobre un signo distintivo se adquiere y se ejerce exclusivamente sobre el territorio en el que la oficina competente tiene jurisdicción, por lo cual no es posible hacer extensiva al territorio colombiano la supuesta protección que la parte actora alega tener sobre el nombre comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, por cuanto este derecho de acuerdo con la normativa de la propiedad industrial únicamente aplicaría (si es que lo tiene) para el territorio ecuatoriano que es precisamente donde éste, según aquella, es usado. 3.3 La sociedad GA MODEFINE S.A., tercero con interés directo en el proceso6, no contestó la demanda. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demanda y el tercero con interés en el proceso que intervino en éste presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando en

líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes (Fls. 166 a 206 del expediente). El Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 141-IP-2011 de fecha 18 de julio de 20127, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “1. El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado LE COLLEZIONI (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

2. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca protegida o anteriormente solicitada, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es 6 Esta sociedad presentó demanda de oposición en el trámite administrativo que culminó con las resoluciones acusadas. La oposición se fundamentó en el registro previo de distintas marcas

figurativas para distinguir productos de las clases 3, 9, 14, 18 y 25 y fue declarada infundada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en el artículo primero de la Resolución núm. 29624 de 29 de noviembre de 2004. (Fls. 22 a 28 del expediente) 7 Folios 228 a 235 del expediente. suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo compuesto, comparado con signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.

4. No resulta pertinente considerar los derechos sobre el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, a fin de resolver un procedimiento de registro de marca como el presente en Colombia. En efecto, alegar un mejor derecho en base al nombre y a la enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, sólo puede darse en un procedimiento, por quien se opone a un registro (oposición andina), y no por quien lo solicita.

El hecho que las demandantes ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game sean titulares en Ecuador de los derechos sobre el

nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI, no les otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo en Colombia, ya que la protección prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros, así como del examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente. En términos generales, todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas.

5. Se deberá analizar la conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, sobre la base de lo mencionado en la presente providencia.

6. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio. - Es integral. - Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. - Es autónomo.” VI.- CONSIDERACIONES 6.1.- Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio

negó a la parte actora el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería”, productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la confundibilidad de aquella con (i) las marcas LE COLLEZIONI (mixta) de la sociedad EXECUTIVE S.A. registradas para distinguir productos y servicios de las Clases 3 y 35, respectivamente y (ii) las marcas LE COLLEZIONI, solicitadas previamente por esa misma sociedad para distinguir productos comprendidos en las Clases 18 y 25 de la citada Clasificación Internacional, en cuyo trámite no se formularon oposiciones8. 8 En la Resolución núm. 29094 de 30 de octubre de 2006 por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 29624 de 29 de noviembre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio realiza el estudio de confundibilidad tomando como referente la marca LE COLLEZIONI (mixta) registrada a favor de la sociedad EXECUTIVE S.A. para distinguir productos de la Clase 18 Internacional. 6.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […].” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […].” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 6.3.- La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de

confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. La normativa citada, de otro lado, prevé que a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones y que, en consecuencia, en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean

presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 6.4.- Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación entre los signos LE COLLEZIONI (en la Clase 18) y LE COLLEZIONI (en las Clases 3, 18, 25 y 35) se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados. Al respecto se destaca lo siguiente: “La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes á