CE-11001-03-24-000-2007-00139-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Riesgo de confusión y asociación. Principio de territorialidad y sus excepciones. Mala fe. Competencia desleal El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. En efecto, el derecho sobre un nombre o enseña comercial está consagrado como causal de irregistrabilidad de las marcas para ser alegado como fundamento en una oposición, en tanto que de aquellos se haya hecho un uso anterior, público, ostensible, real y continuo en el país donde se pretenda registrar la marca o usar el nombre comercial, en este caso se observa que no hubo ningún tipo de oposición por parte del demandante. En este caso los demandantes aseguran ser titulares del nombre comercial LE COLLEZZIONI por haberlo usado en Ecuador desde 1988 para distinguir al empresario y al establecimiento comercial que desarrolla actividades con la distribución, comercialización, importación y exportación y compra y venta de toda clase de mercancías, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrerería), materias primas como telas y cueros y demás artículos relacionados como jabones, perfumería cosméticos, lociones, pieles de animales,

baúles, paraguas, billeteras y productos en cuero, bastones, fustas, etc., productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Los demandantes alegaron un mejor derecho que el del titular de la marca en Colombia, por haber utilizado con anterioridad (1988) a su registro, el signo LE COLLEZIONI pero en Ecuador, lo cual riñe, como se vio con anterioridad, con el principio de territorialidad pues el derecho que tienen los demandantes solo puede predicarse y ampararse en Ecuador, lo que impone a la Sala determinar si en el presente caso se configura alguna de las excepciones al principio de territorialidad que conlleve la ilegalidad del acto administrativo atacado. Al respecto debe manifestarse que en varias ocasiones el Tribunal Andino ha señalado que la normativa comunitaria establece un plazo perentorio de 30 días para presentar las oposiciones contra las marcas solicitada ante la autoridad competente y que ese mismo termino se le debe aplicar a la “oposición andina” razón por lo cual se encuentra ajustada la extemporaneidad que de la oposición se deprecó por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. En este caso la Sala advierte que la conducta reprochada por los demandantes no encaja dentro de dicha prohibición, pues en ninguna parte de la demanda, ni del expediente se afirmó y muchos menos se probó que el titular de la marca en Colombia fuera representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en Ecuador, razón por la cual deberá estudiarse si probó que el registro se hubiese realizado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de

competencia desleal, conforme a lo dispuesto con el artículo 137 de la Decisión

486. En el caso concreto la Sala considera que los demandantes no probaron de manera alguna que el registro de la marca LE COLLEZIONI en la Clase 18

Internacional por parte de la sociedad EXECUTIVE S.A. se haya hecho para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de un signo distintivo previamente conocido, toda vez que pretendió fundamentar su posición afirmando que existieron contactos comerciales entre las empresas pero no se probó que se hayan llegado a acuerdo que permitiera a EXECUTIVE S.A. ser representante, distribuidor o comercializador en Colombia y adicionalmente no probaron nada relacionado con la competencia desleal y además no se puede constituir un acto de esa índole en razón a que tampoco se probó que el señor March Game y/o la sociedad ECUACLEANER S.A. tenga participación comercial en el mercado colombiano, por lo tanto no es competidor de la sociedad EXECUTIVE S.A. titular en Colombia del signo LE COLLEZIONI.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 137 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 190

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 5656 DE 2005 (17 de marzo)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00139-00

Actor: FERNANDO MARCH GAME y ECUACLEANER S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpusieron el señor FERNANDO MARCH GAME y la sociedad ECUACLEANER S.A. contra la Resolución 5656 del 17 de marzo de 2005 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta), solicitada para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

II.- LA DEMANDA

La parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. 2.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 5656 del 17 de marzo de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería”, productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad EXECUTIVE S.A. 2.1.2. Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.1.3. Que se condene en costas a la accionada. 2.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1. Que el señor FERNANDO MARCH GAME y/o la sociedad ECUACLEANER S.A., con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) usan desde el año 1988 el nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI” para distinguir al empresario y al establecimiento de comercio que desarrollan actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación y

compra y venta de toda clase de mercancías, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrerería), materias primas como telas y cueros y demás artículos relacionados como jabones, perfumería cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras y productos en cuero, bastones, fustas, etc., productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.2. Que en razón al uso continuo e ininterrumpido del nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI” los demandantes adquirieron la titularidad sobre dicho signo distintivo en Ecuador y conforme a la normativa de la Comunidad Andina cuentan con facultades para defender sus derechos en cualquiera de los países miembros de dicha Comunidad. 2.2.3. Que los demandantes y algunos de los socios de la sociedad EXECUTIVE S.A. (tercera interesada en este proceso) realizaron contactos comerciales hace aproximadamente siete años en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera, especialmente italiana, en establecimientos que se denominan “LE COLLEZIONI”, nombre y enseña comercial con el que los primeros se han identificado por más de diecinueve años en Ecuador. 2.2.4. Que el señor FERNANDO MARCH GAME encontró en una visita realizada a Colombia que su nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI” estaban siendo utilizados para distinguir los mismos productos que él distribuye y comercializa por quienes en años anteriores manifestaron sus intenciones de ser

socios comerciales sin mediar ningún tipo de autorización ni de licencia. 2.2.5. Que acudió a la Superintendencia de Industria y Comercio para presentar oposición del registro marcario solicitado, a su juicio, de mala fe por la sociedad Executive S.A. pero para ese momento el plazo ya había vencido, por lo cual presentaron un escrito advirtiéndoles sobre el uso anterior del nombre y de la enseña comercial LE COLLEZZIONI en Ecuador. 2.2.6. Que a pesar de lo anterior la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió el registro de la marca LE COLLEZZIONI para distinguir productos de la clase 18 internacional a la sociedad Executive S.A., sin que, a su juicio, se haya hecho un examen de fondo en lo relativo a la registradibilidad de la marca. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación Estiman los demandantes que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 136 literal a), 150, 1721 y 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 66 y 84 del Código Contencioso Administrativo y 61 de la Constitución Política. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmaron: 2.3.1. Que el artículo 150 de la Decisión 486 fue indebidamente aplicado puesto que la Superintendencia no realizó en debida forma el estudio de fondo de registrabilidad de la marca solicitada, ya que no tuvo en cuenta que conforme a la legislación andina los aquí demandantes tienen derechos anteriores y adquiridos sobre la expresión LE COLLEZIONI por ser la expresión que utilizan desde 1988

como nombre y enseña comercial, pese a que fue enterada de ello en diversas oportunidades (el escrito de advertencia de 31 de diciembre de 2003). 2.3.2. Que la Superintendencia de Industria y Comercio omitió aplicar el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que registró como marca el signo distintivo “LE COLLEZIONI”, aun cuando es el mismo signo del que vienen haciendo uso con anterioridad de los demandantes como nombre y enseña comercial, afectando sus derechos. 2.3.3. Que se vulneró el artículo 191 de la Decisión 486 al desconocerse que los demandantes al ser quienes primero usaron el signo distintivo LE COLLEZIONI como nombre comercial tienen derechos exclusivos sobre él. 2.3.4. Que con la decisión de negar el registro de la marca solicitada se quebrantó por la Administración el artículo 61 de la C.P. pues omitió su deber de salvaguardar la propiedad industrial. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1 Respecto de esta disposición no se expresa concepto alguno de violación. 3.1 La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda se opuso a sus pretensiones aduciendo lo siguiente: Que la Resolución núm. 5656 de 17 de marzo de 2005 de su División de Signos Distintivos, mediante la cual concedió a la sociedad EXECUTIVE S.A. el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI para distinguir productos de la Clase 18 Internacional, cumple con los requisitos de registrabilidad y que no se alegó ni probó oportunamente por los interesados el uso del nombre comercial LE

COLLEZIONI2.

Que la demanda esta incursa en la excepción de “inepta demanda” por considerar que no se presentaron en debida forma las pretensiones de la demanda ya que no se demandaron como unidad jurídica completa todos los actos administrativos a través de los cuales se concedió el registro de la marca LE COLLEZIONI y la Resolución No. 14674 del 24 de junio de 2005 que decidió negativamente una revocatoria directa contra la misma presentada por el señor Fernando March Gasme y/o Sociedad Ecuacleaner S.A. contendía en el expediente 03-036454. Que la parte demandante instauró la acción de nulidad únicamente contra la resolución número 5656 del 17 de marzo de 2005 de modo que ante la eventualidad de que se declare la nulidad del citado acto, quedaría vigente el acto administrativo contenido en la resolución número 14674 del 24 de junio de 2005, lo cual, a juicio del apoderado de la SIC, constituye una falla sustantiva de la demanda por no presentarse en debida forma las pretensiones contenidas en ella. 3.2 La firma EXECUTIVE S.A., tercero con interés directo en el proceso, al contestar la demanda se opuso a sus pretensiones aduciendo lo siguiente: Que según lo dispuesto por el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la doctrina y la jurisprudencia, el derecho sobre un signo distintivo se ejerce exclusivamente sobre el territorio en el que la oficina competente tiene jurisdicción, razón por la cual no es posible extender la protección del nombre comercial LE COLLEZIONI que tiene en Ecuador, a Colombia. Que si el titular de un nombre comercial en Ecuador pretende evitar el registro de

una marca u otro signo distintivo en otro país de la Comunidad Andina, en este 2 Folios 117 a 123 del expediente. caso en Colombia, debe hacerlo a través del mecanismo establecido para el efecto, que es la oposición andina. Que como el supuesto titular del nombre comercial LE COLLEZIONI en Ecuador jamás presentó oposiciones andinas en contra de las solicitudes de registro de la marca LE COLLEZIONI a nombre de EXECUTIVE S.A. (hoy marcas concedidas a su nombre y base de las resoluciones acusadas), no es posible que la autoridad competente en Colombia (Superintendencia en su momento y Consejo de Estado ahora) pueda y deba proteger aquel supuesto derecho, puesto que no es posible extrapolar la protección a otro territorio si no se hace a través de los mecanismos establecidos para tal fin. Que la Superintendencia no podía ni debía proteger la propiedad intelectual de los demandantes por no ser estos titulares de ningún derecho de esa naturaleza en Colombia. Que el derecho sobre un signo distintivo se adquiere y se ejerce exclusivamente sobre el territorio en el que la oficina competente tiene jurisdicción, por lo cual no es posible hacer extensiva al territorio colombiano la supuesta protección que la parte actora alega tener sobre el nombre comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, por cuanto este derecho de acuerdo con la normativa de la propiedad industrial únicamente aplicaría (si es que lo tiene) para el territorio ecuatoriano que es precisamente donde éste, según aquella, es usado. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demanda y el tercero con interés en el proceso que intervino en éste presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando en

líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. El Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 142-IP-2011 de fecha 20 de noviembre de 20123, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “1. El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado LE COLLEZIONI (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

2. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca protegida o anteriormente solicitada, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo

denominativo compuesto, comparado con signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.

4. El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo.

Cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad 3 Folios 210 a 223 del expediente. industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere. La protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere.

5. La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas

comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: a) Que se pruebe el uso real y efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

6. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuan éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta existió.

Quien alega la causal de registrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. Por lo tanto, el Juez consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el conocimiento previo del nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI utilizada en el Ecuador por parte de la solicitante Executive

S.A. de Colombia.

7. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio. - Es integral. - Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. - Es autónomo.” VI.- CONSIDERACIONES 6.1.- Mediante el acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad EXECUTIVE S.A. el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería”, productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. La parte actora considera que ese registro viola los derechos que sobre el signo LE COLLEZIONI es titular en Ecuador. 6.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto

es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […].” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […].” “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen

presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” 6.3.- La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo distintivo, cuyo registro se solicita, es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será

necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. La normativa citada, de otro lado, prevé que a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones y que, en consecuencia, en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 6.4.- Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación entre los signos LE COLLEZIONI (en la Clase 18) y LE COLLEZIONI (en las Clases 3, 18, 25 y 35) se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados. Al respecto se destaca lo siguiente: “La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente

realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” Igualmente, en relación con las marcas mixtas, naturaleza que comparten las marcas confrontadas en este asunto, son pertinentes las siguientes precisiones: “[E]l signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo,

contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora e