CE-11001-03-24-000-2007-00155-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Marcas figurativas Esta Sala, considera que el signo figurativo en forma de una píldora farmacéutica, cuestionado, constituye la propia configuración de la materia que la compone. En efecto, en el signo denegado, se realza la figura de una píldora, la cual se destaca sobre los demás elementos que la integran, como son los colores y las líneas que la componen, que a juicio de la Sala, son irrelevantes ante la distintividad que debe caracterizar a una marca. De manera, que la figura en comento, en esta oportunidad evoca en la mente del consumidor, sin que requiera del más mínimo esfuerzo mental, la forma usual de uno de los productos farmacéuticos a amparar por la marca, lo cual se constituye como causal de irregistrabilidad, según el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En efecto, la Administración no tiene la obligación de tomar la decisión respectiva, basado en el análisis efectuado por otras oficinas de registro marcario, inclusive en sus propios estudios, ya que de todas maneras, según la norma comunitaria, debe realizar el examen de registrabilidad en cada caso concreto, existan o no oposiciones.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL E / 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL F / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL C / DECISION

486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00155-00

Actor: PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A.-PROCAPS-, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 12363 de 27 de mayo de 2005, 19835 de 27 de julio de 2006 y 32299 de 29 de noviembre de 2006, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se niega el registro de la marca figurativa, clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Que como consecuencia de lo anterior se ordene a la División de Signos Distintivos conceder el registro de la citada marca. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 18 de noviembre de 2004, la sociedad PROCAPS S.A.,

solicitó el registro de una marca figurativa, para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2. Expresa que el 28 de febrero de 2005 el extracto de la solicitud de registro del signo figurativo, fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 549, sin que se presentaran oposiciones. I.1.3. Mediante Resolución 12363 de 27 de mayo de 2005, la División de Signos Distintivos denegó el registro del signo figurativo, al considerar que carecía de distintividad, ya que es la forma usual de algunos de los productos que se pretenden identificar, por lo cual se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.1.4. La sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. I.1.5. Mediante Resolución 19835 de 27 de julio de 2006, la División de Signos Distintivos, confirmó la decisión anterior. I.1.6. A través de la Resolución 32299 de 29 de noviembre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 12363 de 27 de mayo de 2005. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: I.2.1. Que se violaron los artículos 134, 135 literales a), b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Afirma que se vulneraron los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486

por indebida aplicación, como quiera que se negó el registro de una marca que cumplía a cabalidad con todos y cada uno de los presupuestos requeridos para que un signo pueda constituirse como marca, dentro de los cuales indudablemente se encuentra la distintividad. Aduce que la marca solicitada es registrable, toda vez que las características especiales que la componen le atribuyen la suficiente distintividad como para constituirse en marca, y precisamente la figura está delimitada en un recuadro, tiene efectos visuales y de luz que imposiblemente constituyen un uso común y además, es en un color específico. En cuanto a la perceptibilidad expone que la marca debatida es tan perceptible que precisamente por aceptar tal calidad, la Superintendencia negó su registro aceptando no cuestionar dicha cualidad por estar plenamente cumplida, sino que equivocadamente hizo uso de otros argumentos. Así mismo, establece que la entidad demandada vulnera el artículo 135 literal c) de la Decisión 486 por indebida aplicación, toda vez que si bien las formas usuales representadas por sí solas no pueden ser apropiadas en exclusiva por un solo titular, estas sí podrán ser registradas en la medida que se encuentren acompañadas por otros elementos característicos y novedosos tales como: colores, imágenes, figuras, trazados, entre otros, que le impriman distintividad, y en este caso el registro pretendido no es sólo sobre la forma básica de una cápsula de medicamentos, por lo que erró la Superintendencia al negar el registro, pues la figura está acompañada de otros múltiples factores que la sustraen de la “forma usual” y la llevan al campo de la autonomía del signo. Sostiene que el signo figurativo solicitado, “…pese a encontrarse integrado

parcialmente por una forma catalogada como usual, contiene elementos suficientemente distintivos para identificar productos de la clase 05 Internacional, como quiera que la cápsula no ha sido dispuesta de forma aislada, simple o básica, sino que se encuentra representada y acompañada bajo las siguientes propias y únicas características:  Color Rojo Pantone 485 “c”.  Sombras en tonos grises, bajo la figura, sobre la virtual superficie donde la figura se apoya, en dirección derecha.  Línea blanca en su parte superior izquierda, que crea la sensación de brillo, disponiéndose de forma horizontal sobre una superficie de la cápsula.  En la cápsula se reflejan también unas sombras en tonos grises, dentro de dos recuadros de color negro.  Los mencionados efectos denotan como si la luz se dirigiera desde la parte superior izquierda y desde atrás del cuadro.  Fondo en color blanco.” (folio 54). Invoca como argumento de sus pretensiones lo dispuesto por el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, en cuanto establece que podrá registrarse como marca un color delimitado por una forma, o una combinación de colores. Por último aduce que ve la obligación de recordar que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha aceptado la existencia de diferentes clases de marcas. Que solo hay que revisar los antecedentes del trámite administrativo, para darse cuenta que la actora pretende el registro de una marca figurativa, es decir, aquella representable sólo mediante impresión gráfica y con un espectro bidimensional, perceptible únicamente por el sentido de la vista.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que el signo no reúne los requisitos para registrarse como marca, teniendo en cuenta que la marca figurativa, presentada por la empresa PROCAPS S.A., no tiene capacidad de identificar un producto que le permita distinguirse dentro de la generalidad de productos que pretende identificar, toda vez que dista de ser singular o particular, similar a la generalidad de pastillas que se encuentran en el mercado. Así, carece de distintividad, y en virtud de que la función primordial de una marca es la de identificar un producto determinado, permitiendo diferenciarlo dentro del mercado de los demás productos iguales o similares, pertenecientes a distintos empresarios. Indica que la marca figurativa en análisis, no presenta elementos especiales que la hagan diferenciable de los productos comprendidos en la clase 5ª, especialmente medicamentos de administración oral como las pastillas, pastas y grageas, y que por lo tanto puede ser utilizada como usual, para distinguir productos de la mencionada clase.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda,

concluyó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FIGURATIVO, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134.

TERCERO: Pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados por una forma, siempre que no caigan en alguna otra causal de irregistrabilidad.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si el signo FIGURATIVO solicitado a registro por la sociedad PROCAPS S.A. es una forma común o necesaria en la Clase 05 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

QUINTO: La corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo figurativo solicitado por PROCAPS, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de

productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

SEXTO: El examen de registrabilidad debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina” (folio 173).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 122-IP-2013, solicitada por esta Corporación, señaló que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo FIGURATIVO, fue el 18 de noviembre de 2004, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que se interpretarán los artículos 134, 135 literales a), b) y c) y 150 de la Decisión 486. Se limitará la interpretación del artículo 134 a los literales e) y f). DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…)”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…)”. “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En case se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. El Tribunal de Justicia Andino, indica sobre los requisitos de registrabilidad, lo siguiente: “El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva”. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132.)

La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. El Tribunal manifiesta que únicamente será registrable un color, de acuerdo al literal e) del artículo 134, cuando esté debidamente delimitado por una forma, es decir un color aisladamente solicitado no podrá ser objeto de registro, conforme se desarrollará más adelante.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO, como fue solicitado, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión” (folios 167 a 168). En el caso sub examine, la sociedad actora alega que la marca FIGURATIVA es registrable para distinguir productos de la Clase 05, toda vez que las características especiales que la componen le atribuyen la suficiente distintividad como para constituirse en marca. Afirma que precisamente la figura está delimitada en un recuadro, tiene efectos visuales y de luz y es de un color específico. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, expresa lo siguiente: “…La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado FIGURATIVO es distintivo respecto de los productos farmacéuticos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

1. Registro de un color delimitado por la forma.

El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado a registro constituye el uso de un color específico, que tiene efectos visuales y de luz. Por lo tanto, este Tribunal considera pertinente citar el Proceso 132-IP-2012.

Marca: “FIGURATIVA”, publicado en la Gaceta Oficial N 2168, de 18 de

marzo de 2013. La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad. A contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: “(…) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género

o línea de productos o a su envoltorio o envase (…). La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas”. (Proceso 111-IP2009, marca: “Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro”), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1809, de 22 de marzo de 2010. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma. En este sentido, corresponde al Juez Consultante determinar si el color específico que tiene efectos visuales y de luz se encuentra debidamente delimitado por una forma y si cumple con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión” (folios 168 a 169). La marca figurativa en cuestión, se encuentra estructurada de la siguiente forma:  Color Rojo Pantone 485 “c”.  Sombras en tonos grises, bajo la figura, sobre la virtual superficie donde la figura se apoya, en dirección derecha.  Línea blanca en su parte superior izquierda, que crea la sensación de brillo, disponiéndose de forma horizontal sobre una superficie de la cápsula.  En la cápsula se reflejan también unas sombras en tonos grises,

dentro de dos recuadros de color negro.  Los mencionados efectos denotan como si la luz se dirigiera desde la parte superior izquierda y desde atrás del cuadro.  Fondo en color blanco. No se discute en este proceso sobre los colores indicados por la parte actora, lo que se debate es el uso común de la marca figurativa, en su conjunto, ya que los colores, en este caso, serían secundarios a la figura que evocaría en la mente del consumidor, que no es otra que una cápsula farmacéutica. Además los colores rojo y blanco, sobre los cuales hace énfasis la sociedad demandante, no son apropiables por ser fundamentales o puros, ya que se tendría una ventaja exagerada frente a la competencia en el mercado farmacéutico, como bien lo anota el Tribunal de Justicia Andino. Respecto a las marcas figurativas, se indica en la Interpretación Prejudicial en análisis, lo siguiente: “Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En consecuencia, el Juez Nacional deberá analizar la registrabilidad del signo solicitado, ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al signo solicitado lo

acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable” (folios 169 a 170). Aunado a lo anterior, señala el Tribunal de Justicia Andino, sobre la forma usual de los productos, lo siguiente: “Este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el Proceso 136-IP-2007. Marca Tridimensional: “FIGURA DE UNA ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE CALZADO CON DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS”, publicado en la Gaceta Oficial N 1591, de 25 de febrero de 2008: Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, `resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”. (Proceso 195-IP-2007, marca: “tridimensional de diseño de botella”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1611, de 21 de abril de 2008, citando al Proceso 61-IP-2006, Signo tridimensional:

“ENVASE”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1387, de 23 de agosto de 2006)” (folio 170).

Agrega: “Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra.

Finalmente por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Memorias del Seminario Internacional ‘La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios’, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”. (Procesos 195-IP-2007 y 113-IP-2003, ya citados). Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos. En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente.”1” (folio 171). 1 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46.

Al respecto, esta Sala, considera que el signo figurativo en forma de una píldora farmacéutica, cuestionado, constituye la propia configuración de la materia que la compone. En efecto, en el signo denegado, se realza la figura de una píldora, la cual se destaca sobre los demás elementos que la integran, como son los colores y las líneas que la componen, que a juicio de la Sala, son irrelevantes ante la distintividad que debe caracterizar a una marca. De manera, que la figura en comento, en esta oportunidad evoca en la mente del consumidor, sin que requiera del más mínimo esfuerzo mental, la forma usual de uno de los productos farmacéuticos a amparar por la marca, lo cual se constituye como causal de irregistrabilidad, según el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por último, en cuanto al examen de registrabilidad que debe realizar la Administración, el Tribunal de Justicia Andino, ha sostenido: El “…examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de

hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos” (folios 172 a 173). En efecto, la Administración no tiene la obligación de tomar la decisión respectiva, basado en el análisis efectuado por otras oficinas de registro marcario, inclusive en sus propios estudios, ya que de todas maneras, según la norma comunitaria, debe realizar el examen de registrabilidad en cada caso concreto, existan o no oposiciones. Así las cosas, los argumentos expuestos por la sociedad demandante, no tienen el suficiente asidero jurídico, para atentar contra la legalidad de los actos administrativos acusados. En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIEGÁNSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GUILLERMO VARGAS AYALA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ Presidente Ausente en comisión

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA MORENO