CE-11001-03-24-000-2007-00202-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Acuerdo de coexistencia De manera, que existe gran similitud, desde el punto de vista fonético entre “ELEMENT” y “TRANS ELEMENT”, circunstancia que hace que el riesgo de confusión sea significante, pues el sonido y pronunciación de cada una de ellas es muy semejante. Así las cosas, ambas marcas mixtas “ELEMENT” y “TRANS ELEMENT”, en su conjunto, presentan reveladoras semejanzas, ya que la partícula común en dichos signos, la cual posee la fuerza distintiva suficiente en los mismos, es indudablemente, el vocablo “ELEMENT”. En el sub lite, los sectores de mercado en que explotan su productos ( clase 18) son los mismos. Además, tienen la misma finalidad y, tanto su comercialización como su publicidad, son realizados a través de los mismos canales. En el caso su examine, observa la Sala, que el citado acuerdo de coexistencia, no cumple a cabalidad con los requisitos antes reseñados, pues no fue objeto de inscripción previa, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, tal como se deriva de los documentos existentes en el proceso, donde no figura prueba alguna en tal sentido.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL F / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 159

NOTA DE RELATORIA: Marcas mixtas, Consejo de Estado, Sección Primera,

sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad. 2002-00339, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00202-00

Actor: ROCKET TRADEMARKS PTY LTD.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad ROCKET TRADEMARKS PTY LTD, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 22194 de 25 de agosto de 2006, 28710 de 27 de octubre de 2006 y 36561 de 28 de diciembre de 2006, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se niega el registro de la marca mixta “ELEMENT” para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la división de Signos Distintivos, concederle el registro de la marca mixta “ELEMENT” para distinguir productos comprendidos en la clase 18 Internacional. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Que el 25 de enero de 2006, solicitó el registro de la marca mixta

“ELEMENT” para distinguir productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Que publicado el extracto de la solicitud no se presentaron oposiciones. I.1.2. Mediante Resolución núm. 22194 de 25 de agosto de 2006, la División de Signos Distintivos, negó el registro de la marca solicitada. I.1.3. La sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos respectivamente mediante las Resoluciones números 28710 de 27 de octubre de 2006 y 36561 de 28 de diciembre de 2006, confirmando la decisión atacada. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Aduce que la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro del signo mixto “ELEMENT” violó el artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto el mismo cumple con los requisitos para conceder su registro. Manifiesta que además de ser distintiva, el 22 de febrero de 2004 se firmó entre la actora y la sociedad titular de la marca mixta “TRANS ELEMENT”, un acuerdo de coexistencia estableciendo que en publicidad, promoción y mercadeo la marca TRANS ELEMENT + GRÁFICA “deberá siempre tener la palabra adicional GLOBE incluida en el conjunto de la marca”. En consecuencia, las dos sociedades tomaron las medidas necesarias para evitar cualquier confusión en el público consumidor y además permitir la coexistencia de sus marcas, así como lo

establece el artículo 136, literal f). I.2.2. Que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, dado que la marca mixta “ELEMENT” no se encuentra incursa en ninguna causal de irregistrabilidad, ya que no es cierto que de coexistir las mismas en el mercado, puedan inducir al público en error, con respecto al tipo de productos y/o la procedencia empresarial de los mismos. Destaca que bajo los criterios de similitud marcaria, es evidente que cada uno de los signos tiene una composición diferente. Señala que desde el punto de vista gráfico, no existe riesgo de confusión, por cuanto la marca registrada está compuesta de una letra mayúscula, grande, gruesa y de color negro, con un diseño específico y situado arriba de las palabras TRANS ELEMENT, por su parte, la marca mixta solicitada “ELEMENT” está compuesta de una letra minúscula con un diseño representando un árbol blanco pequeño situado al interior de dos círculos, los cuales a su vez se encuentran dentro de un cuadro negro. Estima que no se presenta similitud ortográfica, pues la marca registrada inicia con la expresión “TRANS” y la marca solicitada se compone de una sola palabra, ELEMENT, y dada la presencia del acuerdo de coexistencia firmado entre las partes, que exige que la expresión GLOBE esté incluida en el conjunto de la marca “TRANS ELEMENT”, se disminuye el riesgo de confusión. Así mismo, considera que dado el número de sílabas que componen las marcas, no existe similitud en la longitud; de igual forma existe diferencia en el número de palabras de la marca solicitada, la cual está compuesta por 7 letras, mientras que la marca registrada está conformada por dos palabras separadas entre sí, que

suman un total de 12 letras. Aunado al hecho de que si se le agrega GLOBE, sumará un total de 17 palabras, sumado al hecho de que no comparten una idéntica iniciación ya que implica cambios sustanciales de escritura. Agrega que no se presenta similitud ortográfica por cuanto en la marca solicitada prevalece la parte denominativa, mientras en la marca registrada lo que predomina es el elemento gráfico, permitiendo recordación en el público consumidor. Manifiesta que no hay similitud fonética, dado que la pronunciación, el número de sílabas y palabras no es similar y permiten su diferenciación ante el público consumidor. Resalta que no hay similitud conceptual, ya que son signos en idioma inglés que para muchos puede tratarse de expresiones de fantasía, y traducidos al español la expresión ELEMENT, significa ELEMENTO; y la palabra TRANS significa “pasar a, transitar, del otro lado”, es una palabra compuesta que adquiere el significado “de cruzar”. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que los signos en conflicto son confundibles desde los puntos de vista ortográfico y fonético. Por lo tanto el signo solicitado no cumple con la función esencial de la marca en

razón a que no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados no siendo apto para distinguir productos en el mercado. Manifiesta que el elemento preponderante de los signos en conflicto es el denominativo. Y que las anteriores decisiones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no obligan, pues cada caso es independiente. Además, la marca mixta solicitada “ELEMENT”, comprende los mismos productos de la clase 18 Internacional que distingue la marca opositora mixta “TRANS ELEMENT”, la cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial, aunado a que tales productos se comercializan y publicitan por iguales canales. Aduce, respecto a los presuntos acuerdos de coexistencia de las marcas en conflicto, que ello no impide el pleno ejercicio discrecional que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, para realizar el estudio de registrabilidad en cada caso particular, como se decidió acertadamente en los actos administrativos acusados. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos ELEMENT y TRANS ELEMENT, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

QUINTO: El Juez Consultante deberá establecer el grado de proximidad entre la marca registrada TRANS ELEMENT (mixta) y los productos que ampara, para determinar de esta forma su capacidad distintiva y su fuerza para impedir el registro del signo solicitado ELEMENT

(mixto).

SEXTO: Los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes:

1.Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. 2.Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 3.Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberán analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general. Cuando el artículo 136, literal f), se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto” (folios 284 a 286).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 17-IP-2010, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a)y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio los artículos 150 y 159 de la misma Decisión. DECISIÓN 486 “Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo

que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”; (…)”. “Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se

hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. “Artículo 159 Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”. En el caso sub examine, las marcas cuestionadas se encuentran estructuradas de la siguiente forma: Marca mixta cuestionada Marca mixta registrada

Al respecto, el Tribunal expresa: “Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor” (folio 276). Del concepto anterior, se deriva que el elemento denominativo en las marcas mixtas es, en principio, el más relevante, aunque no se puede descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. En sentencia de 6 de marzo de 2008, esta Sección se había pronunciado sobre las marcas mixtas, en el siguiente sentido: “La actora hace una descripción de su marca y al efecto señala que corresponde a un rectángulo vertical, en cuya parte superior aparece otro pequeño rectángulo vertical, el cual se encuentra sombreado a base de puntos y dentro de él aparece un escudo. En la parte inferior se aprecia una franja, también sombreada a base de puntos y que semeja una ola. Y que, por su parte, la marca controvertida comparte los mismos elementos e idéntica disposición, pues el elemento gráfico esencial está constituido por una combinación de líneas que semejan unas olas. Sobre el particular, la interpretación prejudicial 126 IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, rendida en este proceso, precisó, que al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera,

que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colación; que una vez establecido lo anterior se debe pasar a grado de análisis que es el cotejo, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante (folio 301). Del análisis de la marca cuestionada advierte la Sala que el elemento predominante en ella es el denominativo. En efecto, la expresión “MARINE” que comprende la explicación “EXTRA SUAVE”, es sobresaliente en relación con la gráfica acompañada de los colores blanco, azul suave, azul oscuro y oro que rodea los recuadros y líneas semionduladas. (…). Además, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, antes del registro cuestionado, también era titular del registro de marca MARINE KING SIZE, para distinguir los mismos productos de la clase 34, según se observa a folio 149. Y observa la Sala que, igualmente, lo predominante en dicha marca no son los trazos o colores empleados en las cajetillas, sino la parte denominativa. (…). Finalmente, cabe resaltar que la Sala en sentencia de 17 de agosto de 2006 (Expediente 2002-0342, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con un asunto similar al que ahora es objeto de estudio, entre las mismas partes y el mismo tercero de este proceso, solo que contra actos diferentes de los que aquí se controvierten, en la cual denegó las pretensiones de la demanda, entre otras razones, por cuanto tuvo en cuenta la preponderancia del elemento denominativo “MARINE”1.

En el caso sub examine, es preciso anotar que el elemento que predomina en las marcas mixtas en conflicto es el denominativo. En efecto, en la marca mixta solicitada “ELEMENT” se aprecia que su denominación es en letras minúsculas pero destacadas, y el diseño es una figura pequeña ubicada en la parte derecha, representada por un árbol blanco pequeño situado al interior de dos círculos, los cuales a su vez se encuentran dentro de un cuadro negro, donde indudablemente prevalece el elemento denominativo, por el tamaño de sus letras que facilitan su lectura y aprendizaje. En igual forma sucede con la marca mixta registrada “TRANS ELEMENT” que contiene como figura las letras T y E entrelazadas situadas arriba de las palabras TRANS y ELEMENT que es su denominación, en letras mayúsculas, cuya dimensión facilita su fácil comprensión y aprendizaje por parte del público consumidor. 1 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Exp. núm. 2002-00339. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED Por otra parte, el Tribunal indica que deberá procederse al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino

que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor” (folio 275). El Tribunal de Justicia Andino, refiriéndose a los criterios de confusión, ha dicho: “Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de

2008). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante” (folios 274 a 275).

De las anteriores apreciaciones deberá tenerse en cuenta si entre las marcas en conflicto existe identidad o semejanza visual, fonética y conceptual, para efectos de establecer la existencia o no del riesgo de confusión directa o indirecta que pueda generar error en el consumidor. La doctrina ha sostenido que para que pueda existir identidad o similitud visual debe analizarse la identidad o parecido de las letras que componen cada uno de los signos que deben cotejarse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o desinencias puedan detectar el grado de confusión entre las mismas. Entre las marcas “ELEMENT” (mixta) cuestionada y “TRANS ELEMENT” (mixta) registrada, se observa que: ELEMENT: es una marca simple, estructurada por siete letras, tres vocales, cuatro consonantes, y tres sílabas.

TRANS ELEMENT: es una marca compuesta, conformada por doce letras (cinco en la primera palabra y siete en la segunda) cuatro vocales (una en la primera palabra y tres en la segunda), ocho consonantes (cuatro en la primera palabra, y cuatro en la segunda), y cuatro sílabas (una en la primera y tres en la segunda).

Así las cosas, se observa que entre las marcas en conflicto, existen similitudes, ya que el número de vocales y su orden coincide en la partícula común ELEMENT. Respecto a las consonantes, son idénticas en dicha parte, al igual que el número de silabas que componen la palabra ELEMENT; en otros términos, el citado vocablo se encuentra contenido en su totalidad en la marca mixta previamente

registrada “TRANS ELEMENT”. De manera que la única diferencia ortográfica es la primera palabra del último de los citados signos, pues en el solicitado no se encuentra tal locución. En lo tocante a los prefijos, puede afirmarse que coinciden ambas marcas en conflicto en cuanto al elemento común, así como en sus desinencias, con la diferencia de que la primera palabra de la previamente registrada, se reitera, no existe en la marca solicitada. Ahora bien, en el plano fonético la jurisprudencia y la doctrina enseñan que deben tenerse en cuenta la sílaba tónica y la coincidencia en las raíces o terminaciones para determinar la existencia o no del riesgo de confusión, tal como se indica en la Interpretación Prejudicial en estudio. Al respecto, la Sala observa que entre las marcas “ELEMENT” y “TRANS ELEMENT”, el acento prosódico es común en la palabra (ELEMENT) de ambos signos, pues el vocablo “TRANS” de la marca previamente registrada, es irrelevante al contener una sola sílaba. Además, al ser pronunciadas tales marcas -exista o no dicha partícula-, la sílaba tónica se marca en la partícula “MENT”. De manera, que existe gran similitud, desde el punto de vista fonético entre “ELEMENT” y “TRANS ELEMENT”, circunstancia que hace que el riesgo de confusión sea significante, pues el sonido y pronunciación de cada una de ellas es muy semejante. Referente a la similitud conceptual o ideológica, la jurisprudencia y doctrina han sostenido que para que se presente debe configurarse entre signos que evocan una idea idéntica o semejante, cuestión que se da entre las marcas cotejadas, ya

que las mismas evocan en la mente del consumidor la palabra ELEMENT, que en español significa ELEMENTO, vocablo que de acuerdo a su estructura gramatical en inglés, es muy similar al nuestro; aunado a que tal palabra es conocida en el idioma español. Así las cosas, ambas marcas mixtas “ELEMENT” y “TRANS ELEMENT”, en su conjunto, presentan reveladoras semejanzas, ya que la partícula común en dichos signos, la cual posee la fuerza distintiva suficiente en los mismos, es indudablemente, el vocablo “ELEMENT”. No obstante la significativa similitud entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia se ha referido esta Corporación, que para que exista confusión entre marcas se requiere de dos circunstancias: la primera, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estas dos circunstancias, para que pueda predicarse la confusión2. Referente a los productos que respectivamente distinguen las marcas opositoras, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que “la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la

doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante. 2 Expediente núm. 2004-00427. Doctor MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora:

COMMONWEALTH BRANDS INC.

No obstante, la Sala observa que el error en que podría verse avocado el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca prioritaria se perjudique económicamente por el desvío de su clientela, sería si las empresas titulares de las marcas idénticas en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos o servicios tuvieren algún grado de