CE-11001-03-24-000-2007-00205-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Conexión competitiva En conclusión, se observa que la marca CONTROLGEL no es semejante a los signos CONTROLEX y CONTROL-EX, porque las partículas GEL, EX y EX, que constituyen el elemento diferente de las marcas sobre el cual debe recaer el cotejo marcario, se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciadas. Dentro del contexto de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca CONTROL GEL es suficientemente distintiva respecto de CONTROLEX y CONTROL-EX, pues si bien algunos de los productos para los cuales se concedió su registro podrían ser confundibles con los productos que distinguen las marcas CONTROLEX y CONTROL-EX, lo cierto es que las marcas son diferentes y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta, sus caracteres ortográficos son distintos y producen un sonido diferente al ser pronunciadas.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 155.

NOTA DE RELATORIA: Caso semejante, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de agosto de 2012, Rad. 2005-00146, MP. María Claudia Rojas

Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00205-00

Actor: LABORATORIOS BUSSIE S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por LABORATORIOS BUSSIE S.A., contra las Resoluciones 20432 de 2006 (31 de julio), 1133 de 2007 (26 de enero) y 6063 de 2007 (28 de febrero), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad CONTROL PLUS LTDA. el registro de la marca CONTROL GEL (mixta), para distinguir “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas” en la clase 5 internacional.

I. LA DEMANDA

LABORATORIOS BUSSIE S.A., domiciliada en Bogotá D.C., mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 20432 de 2006 (31 de julio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada su oposición y concedió, a favor de la sociedad CONTROL PLUS LTDA., el registro de la marca CONTROL GEL (mixta), para distinguir “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas,

herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 1133 de 2007 (26 de enero), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 20432 de 2006 (31 de julio).  Que se declare nula la Resolución 6063 de 2007 (28 de febrero), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 20432 de 2006 (31 de julio).  Que como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca CONTROL GEL (mixta) para distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Los Hechos El 31 de octubre de 2005 la sociedad CONTROL PLUS LTDA. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca CONTROL GEL (mixta), para distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 558 de 2005 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la actora, pues consideró

que no debía ser registrada, habida cuenta de que era confundible con la marca CONTROLEX, previamente registrada a su favor en la misma clase internacional y, CONTROL-EX previamente solicitada para registro en la misma clase internacional. Mediante Resolución 20432 de 2006 (31 de julio), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró infundada su oposición y concedió, a favor de la sociedad CONTROL PLUS LTDA., el registro de la marca CONTROL GEL (mixta), para distinguir “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante, Resoluciones 1133 de 2007 (26 de enero) y 6063 de 2007 (28 de febrero), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 20432 de 2006 (31 de julio). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 136, literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1. Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Señala que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo

uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro de la marca CONTROL GEL (mixta), pues ésta es similar a la marca CONTROLEX, previamente registrada a su favor en la misma clase internacional y, CONTROLEX previamente solicitada para registro en la misma clase internacional. En este sentido, afirma que los sonidos producidos por las vocales y consonantes son similares, y en consecuencia pueden inducir en error a los consumidores. Asimismo, sostiene que la entidad demandada equivocadamente consideró que el prefijo CONTROL es de uso común y por ende no es susceptible de apropiación, lo que resulta contrario al criterio esgrimido por ésta Corporación en materia de productos farmacéuticos. 1.3.2. Artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones A su turno, afirma que el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento: “en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión de asociación con el titular del registro. Tratándose de un riesgo para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”.

En este sentido, afirma que la sociedad CONTROL PLUS LTDA. no puede hacer uso de la marca CONTROL GEL (mixta) por ser similar a las marcas

CONTROLEX y CONTROL-EX.

Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el deber de extrema prudencia y precaución que debe tenerse respecto a los nombres de los medicamentos por su relación directa e incidencia en la vida humana. Finalmente, reitera que la entidad demandada erró al conceder el registro de la marca CONTROL GEL (mixta), pues no tuvo en cuenta sus similitudes ortográficas y fonéticas respecto de los signos CONTROLEX y CONTROL-EX.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Sostuvo que el cotejo marcario debía realizarse entre las partículas GEL, EX y EX, debido a que el vocablo CONTROL era de uso común en el registro marcario de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y ello constituía una de las excepciones a la regla que establece que en la comparación de marcas debe atenderse a la visión en conjunto de los signos. Indicó que el signo CONTROL GEL (mixta) posee elementos gráficos, ortográficos y fonéticos que lo hacen lo suficientemente distintivo frente a las expresiones CONTROLEX y CONTROL-EX, lo cual permite su coexistencia en el mismo

mercado. 2.2. La sociedad CONTROL PLUS LTDA. no se pronunció pese a haber sido debidamente notificada1.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó en la interpretación 154IP-2012 se citan a continuación. 1 Folio 107 del expediente. “PRIMERO: El Juez consultante debe analizar si el signo CONTROL GEL (MIXTA) (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o asociación con base a

principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudiera existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo y otros signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al elemento denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

QUINTO: Una marca que contenga una partícula o una palabra de uso

común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. El Juez consultante deberá determinar si la palabra CONTROL es de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para así proceder al cotejo de los signos distintivos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEXTO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SÉPTIMO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

OCTAVO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 5, que no sean farmacéuticos, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a

fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 5, podría causar riesgo en la salud, tales como productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. En el caso concreto se deberá identificar si efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir “Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas” productos comprendidos en la Clase 5 y el resto de productos comprendidos en la Clase 5 sobre la base de cuyas marcas se presentó la oposición.

NOVENO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos que distingue la misma Clase. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos pero comprendidos en la misma Clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.2. La actora y la sociedad CONTROL PLUS LTDA., guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo CONTROL GEL (mixta), cuyo

registro se solicitó para distinguir “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas” en la clase 5 internacional, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que los artículos 134, 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, respetivamente, disponen lo siguiente: “Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar

confusión de asociación con el titular del registro. Tratándose de un riesgo para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca CONTROL GEL (mixta), a favor de la sociedad CONTROL PLUS LTDA., para distinguir “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas” en la clase 5 internacional, a pesar de que dentro del proceso la actora se opuso a su registro, por considerar que existía confundibilidad entre ésta y las marcas CONTROLEX, previamente registrada a su favor en la misma clase internacional y, CONTROLEX previamente solicitada para registro en la misma clase internacional. 5.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de elementos que lo integran y, al tratarse de un signo

mixto, comparado con un signo denominativo y otros signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al elemento denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona, la marca previamente registrada y la marca previamente solicitada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA MARCA

MARCA CUYO REGISTRO

PREVIAMENTE PREVIAMENTE

SE CUESTIONA

REGISTRADA SOLICITADA

CONTROL GEL CONTROLEX CONTROL-EX

(MIXTA CLASE 5) (NOMINATIVA CLASE (NOMINATIVA CLASE

1. 5) CONTROLEX CONTROL-EX Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas CONTROL GEL, CONTROLEX y CONTROL-EX; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues la partícula CONTROL que contienen, es común dentro del registro marcario de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo2. 2 Interpretación Prejudicial 020-IP-2009: “Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.” De hecho, la Sala advierte que la partícula CONTROL es común dentro del registro marcario de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio constató que más de 5 marcas registradas en dicha clase la contienen

(CONTROL-P, CONTROL D, CONTROL-OM, CONTROL EMB y CONTROL IP).

En este sentido, sobre las partículas comunes en marcas farmacéuticas, el Tribunal manifestó en la interpretación prejudicial lo siguiente: “Al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios. Al efectuarse el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición del signo de fantasía del conjunto marcario” (Se resalta) 5.1.1. Comparación Ortográfica3 y Fonética4 Ahora bien, como primera medida, se tiene que el cotejo de los elementos diferentes que integran las marcas en forma sucesiva es como sigue: GEL, EX, -EX, GEL, EX, -EX, GEL, EX, -EX, GEL, EX, -EX, GEL, EX, - EX, GEL, EX, -EX, GEL, EX, -EX, GEL, EX, -EX, GEL, EX, -EX, GEL, EX, -

EX, GEL, EX, -EX, GEL, EX, -EX, GEL, EX, -EX, GEL, EX, -EX, GEL, EX, - EX. 3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” 4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” De la confrontación que se hace de los elementos diferentes de las marcas en conflicto, advierte la Sala que no existe semejanza ortográfica entre ellos, pues la secuencia de la consonante G seguida de la vocal abierta E y de la consonante L se percibe de manera diferente a la secuencia de la vocal abierta E y de la consonante X. Asimismo, se advierte que no existe semejanza fonética entre los

elementos diferentes de los signos cotejados, ya que la pronunciación de la consonante velar G seguida de la vocal abierta E y de la consonante alvear L es distinta a la de la vocal abierta E seguida de la consonante obstruyente X. 5.1.2. Comparación Ideológica5 Por otro lado, encuentra la Sala que no existe identidad ideológica entre las marcas cotejadas, pues si bien es cierto los signos contienen el vocablo CONTROL el cual conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa “Comprobación, inspección, fiscalización, intervención; regulación, manual o automática, sobre un sistema”, la partícula GEL hace referencia al estado de la materia en que se encuentra el producto, mientras que la partícula EX no tiene significado alguno. En conclusión, se observa que la marca CONTROLGEL no es semejante a los signos CONTROLEX y CONTROL-EX, porque las partículas GEL, EX y EX, que constituyen el elemento diferente de las marcas sobre el cual debe recaer el cotejo marcario, se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciadas. A pesar de lo anterior, la Sala ahondará aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor, al grado de que el comprador confunda los productos que distinguen las marcas CONTROL GEL, CONTROLEX Y CONTROL-EX, o los asocie con un origen empresarial común. 5.1.3. Riesgo de Asociación y/o Confusión 5 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.:

11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” Sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la interpretación prejudicial 61-IP-2011: “El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.6” En el caso sub examine el registro de la marca CONTROL GEL se otorgó para distinguir productos para “la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; el registro que se había concedido previamente al signo CONTROLEX en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se otorgó para distinguir “productos farmacéuticos y sustancias dietéticas para uso medico, excluyendo del registro productos veterinarios; productos higiénicos para la medicina; alimentos para

bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”; y la marca CONTROL-EX se solicitó para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que las marcas CONTROL GEL, CONTROLEX y CONTROL-EX distinguen productos en la clase 5 internacional. 6 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios

dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 04-IP98: “…el hecho de que los prod