CE-11001-03-24-000-2007-00217-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica Como se puede apreciar, la secuencia de vocales en una y otra marca es diferente, si bien ambas comparten la vocal (I), la marca opositora agrega la vocal (A), lo que a su vez incide en la longitud de las denominaciones en tanto que la marca cuyo registro se cuestiona tiene tres letras (XIN) mientras la opositora cuento con cuatro (SINA). Asimismo se encuentra diferencia en el número de sílabas, mientras la partícula SINA tiene dos (SI/NA) la marca cuestionada es monosílaba. Así las cosas, no existe coincidencia en la secuencia de vocales, en la longitud de las palabras ni el número de sílabas, por lo que la Sala no advierte similitud ortográfica alguna de la que se pueda predicar falta de distintividad de la marca cuyo registro se encuentra demandado en el sub lite. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, es preciso señalar que las expresiones XIN y SINA no son expresiones propias del idioma español, pues no aparecen consignadas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, siendo ellas de fantasía sin que evoquen una idea similar o semejante, notándose ausencia de similitud conceptual, lo que permite concluir falta de similitud y un grado cierto de distintividad entre uno y otro signo, razón por la cual corresponde negar las pretensiones de la demanda y mantener las decisiones administrativa incólumes.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 28400 DE 2004 (23 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 1201 DE 2005 (26 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 26167 DE 2005 (11 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00217-00

Actor: TRIDEX FARMACEUTICA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad interpuesta por el apoderado de la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S. A. en la cual se controvierte la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas por División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y se concedió el registro de la marca HEMOXIN (nominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA 1. - Las pretensiones La parte actora, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486, solicita a esta Corporación que proceda a declarar la nulidad de las Resoluciones Nos. 28400 de 23 de noviembre de 2004, 1201 de 26 de enero de 2005 y 26167 de 11 de octubre del mismo año, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo HEMOXIN (nominativo), solicitado para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como la condena en costas a la entidad demandada y la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.- Los hechos Los hechos citados por la actora como fundamento de sus pretensiones están relacionados con los antecedentes que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos demandados, los cuales pueden ser resumidos en los siguientes términos: Siendo 5 de marzo de 2004, la sociedad GENFAR S.A. solicitó el registro del signo “HEMOXIN” (denominativo) para distinguir productos veterinarios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 539 de 30 de abril de 2004, de manera que se presentaron oposiciones al registro de la marca. En ese sentido, la persona jurídica denominada LABORATORIOS SYNTESIS LTD. & CÍA S.C.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del

registro de su marca ”DERMOXIN” (denominativa), para distinguir un producto de uso veterinario, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Del mismo modo, la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca ”HEMOSINA” (denominativa), para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Conocidas las oposiciones, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 28400 de 23 de noviembre de 2004, por medio de la cual resolvió declarar infundadas las oposiciones formuladas por las sociedades LABORATORIOS SYNTESIS LTD. & CÍA S.C.A. y TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.; y, en consecuencia, concedió el registro del signo “HEMOXIN” (denominativo), para distinguir productos veterinarios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad GENFAR S.A. Contra dicho acto administrativo, las sociedades LABORATORIOS SYNTESIS LTD. & CÍA S.C.A. y TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos fue resuelto el 26 de enero de 2005 por medio de la Resolución No. 1201, en la que se conformó la decisión anterior. En cuanto el recurso de apelación, este fue desatado el 11 de octubre de 2005 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien expidió la Resolución No. 26167 en la que confirmó la decisión contenida en la Resolución

No. 28400 de 23 de noviembre de 2004. 3.- Normas violadas y Concepto de la violación La sociedad actora funda su demanda en los artículos 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 61 de la Constitución Política de Colombia. Al desarrollar el concepto de su violación, manifiesta que el signo marcario HEMOXIN, al igual que la marca HEMOSINA de la cual es titular, contienen la raíz de uso común HEMO que hace alusión a la sangre, raíz que hace parte de palabras de utilización común HEMOcrito, HEMOrragia y otras marcas registradas. Agrega que la marca previamente registrada HEMOSINA distingue productos de la Clase 5 Internacional y el signo HEMOXIN, fue concedido también para distinguir productos veterinarios de la Clase 5 Internacional, siendo apenas obvio que las marcas confrontadas distinguen el mismo género de productos con idénticas finalidades terapéuticas. En ese sentido, sostiene que la entidad demandada debió hacer un estudio reflexivo y estricto en atención a la confundibilidad de los signos dado que los dos identifican productos de la clase 5 internacional, estudio que debió inspirarse en el valor de la salud, prefiriendo la marca previamente registrada. En cuanto la confundibilidad, expresa que el prefijo HEMO común en las dos marcas no puede ser tenido en cuenta para el cotejo marcario por ser de uso común, de manera que aquel debe ceñirse a los sufijos XIN y SINA, de los cuales se desprende una ostensible similitud fonética y ortográfica.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia de Industria y Comercio resaltó que al momento de realizar el examen de confundibilidad se debe excluir la partícula de uso común HEMO y el análisis sólo debe centrarse entre las denominaciones XIN y SINA. No obstante, advierte que entre ellas no existe confusión por cuanto se presentan diferencias de orden gramatical, permitiendo la coexistencia de los signos. En lo concerniente a la supuesta conexidad entre los productos, estima que no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica, por el contrario, debe entenderse que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO La sociedad GENFAR S. A. en su calidad de titular del registro marcario cuya nulidad se pide y por consiguiente interesado en las resultas del proceso, manifestó que si bien ambos signos comparten la partícula HEMO, su desinencia XIN y SINA presenta diferencias redundantes que impiden que se presente riesgo de confusión. Aduce que las letras S y X no son gramaticalmente iguales, y tampoco tienen la misma pronunciación, de aceptar similitud fonética entre ellas se tendría que palabras tales como EXAMINAR y/o ESAMINAR, EXISTIR y/o ESISTIR tienen la misma pronunciación, lo cual resulta contrario a las reglas gramaticales. Concluye diciendo que ninguna de las marcas en estudio distingue los mismos productos o servicios, en consecuencia el uso del signo distintivo que individualiza los mismos no tiene la potencialidad de causar riesgo de confusión o asociación,

puesto que el uso de los productos y sus componentes son diferentes, asimismo, el lugar específico donde se ofertan, los canales de distribución en que se ofrece al consumidor, elementos que disuelven cualquier posibilidad de que un consumidor normal sea víctima de una confusión directa o indirecta al momento de elegir el producto deseado.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

1.- TRIDEX FARMACÉUTICA S. A.

Presentó alegatos de conclusión en los mismos términos expuestos en la demanda.

2.- GENFAR S. A.

Sostiene que la comparación entre las denominaciones XIN y SINA no arroja similitud fonética en tanto que la letra X se encuentra antes de una vocal, siendo que sólo se reduce a la pronunciación de S cuando preceda una consonante. 3.- Superintendencia de Industria y Comercio. Presentó alegatos de conclusión en los mismos términos expuestos en la demanda. 4.- El Ministerio Público. Guardó silencio en el presente asunto.

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N° 109-IP-2011 del 7 de diciembre de 2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y la interpretación de las normas de la Decisión 486 que deben ser atendidas por esta Corporación, expresó el Tribunal lo siguiente: En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.

Finalmente concluyó el Tribunal: 1. “Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su

perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Al comparar una marca denominativa debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en la case 5 de la Clasificación Internacional como los veterinarios, debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de todos los seres vivos, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de estas marcas no deben tomarse

en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

6. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “HEMOXIN” (denominativo) es un signo descriptivo de las características, cualidades o efectos de productos de la clase 5 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las

marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. VI-. DECISIÓN Al no observarse una causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Problema jurídico a resolver Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones acusadas mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y de la Delegada para la Propiedad Industrial, otorgó el registro de la marca HEMOXIN (nominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo mismo, se debe determinar si esas decisiones de la administración son contrarias o no a las normas comunitarias aplicables al caso. 2.- Las marcas en conflicto Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA

MARCA HEMOXIN (nominativa)

CONCEDIDA:

EXPEDIENTE: 04-020271

RADICACIÓN: 5 de marzo de 2004

CLASIFICACIÓN: Clase 5

PRODUCTOS: Productos farmacéuticos de uso veterinario.

TITULAR: GENFAR S. A.

MARCAS OPOSITORAS PREVIAMENTE REGISTRADAS

MARCA HEMOSINA (Nominativa)

OPOSITORA:

CERTIFICADO: 242841

CLASIFICACIÓN: Clase 5° PRODUCTOS: Productos farmacéuticos de uso humano

TITULAR: TRIDEX FARMACÉUTICA S. A. 3.- Análisis de los cargos Atendiendo las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, un signo puede registrarse como marca cuando reúna las características de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no se vea incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina. Según se deriva de los antecedentes procesales, se debe tener en cuenta que para que exista riesgo de confusión o de asociación debido a la falta de distintividad del signo, es forzoso constatar identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético y, además de ello, una conexión competitiva entre los productos o servicios que aquellas identifican. Lo anterior, conforme lo expuso el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial traída al plenario, debe establecerse atendiendo los siguientes criterios. “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” Sumado a estos criterios, debe advertirse que las denominaciones a cotejar contienen la partícula común HEMO, partícula que no debe ser tenida en cuenta a efectos de concluir si existe riesgo de confusión, lo que se traduce en que es inocuo adelantar el cotejo marcario en cuanto a dichas denominaciones comunes en tanto que la similitud o distintividad entre los signos estará dada en uno u otro sentido por los demás componentes de este, en ese sentido la interpretación prejudicial dada para el sub lite señaló: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos

usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.” Por consiguiente, la Sala deberá realizar la comparación entre los signos en contienda a fin de verificar si existe similitud ortográfica, fonética y conceptual de la que se derive riesgo de confusión, para lo cual se observa:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA H E M O X I N 1 2 3 4 5 6 7

MARCA OPOSITORA PREVIAMENTE REGISTRADA H E M O S I N A 1 2 3 4 5 6 7 8

Si se tiene en cuenta que las partícula común HEMO debe abstraerse del cotejo, el mismo debe realizarse frente a las expresiones XIN y SINA, la primera conformada por tres letras (2 consonantes y 1 vocal), mientras que la segunda está compuesta por cuatro letras (2 consonantes y 2 vocales), así:

LAS CONSONANTES EN LA MARCA CUESTIONADA

X N 5 7

LAS CONSONANTES EN LAS MARCAS OPOSITORAS

S N 5 7

LAS VOCALES EN LA MARCA CUESTIONADA

I 6

LAS VOCALES EN LAS MARCAS OPOSITORAS

I A 6 8 Como se puede apreciar, la secuencia de vocales en una y otra marca es diferente, si bien ambas comparten la vocal (I), la marca opositora agrega la vocal (A), lo que a su vez incide en la longitud de las denominaciones en tanto que la marca cuyo registro se cuestiona tiene tres letras (XIN) mientras la opositora cuento con cuatro (SINA). Asimismo se encuentra diferencia en el número de sílabas, mientras la partícula SINA tiene dos (SI/NA) la marca cuestionada es

monosílaba. Así las cosas, no existe coincidencia en la secuencia de vocales, en la longitud de las palabras ni el número de sílabas, por lo que la Sala no advierte similitud ortográfica alguna de la que se pueda predicar falta de distintividad de la marca cuyo registro se encuentra demandado en el sub lite. Por otra parte, tampoco puede afirmarse que los signos sean idénticos o semejantes desde el punto de vista fonético, lo cual se explica por el hecho de que la marca cuestionada contenga una sola vocal (I) que no aparece en la marca opositora. En efecto, la letra A contenida en el sufijo de la expresión SINA marca la diferencia fonética que permite distinguir una y otra denominación. Del mismo modo, se tiene que la sílaba tónica de la marca es propia de toda la expresión monosílaba, esto es, de la totalidad de la denominación XIN, mientras que en la marca opositora, la sílaba tónica se radica en la sílaba SIN, marcándose de la diferencia en el acento prosódico. Para corroborar lo anterior, basta con pronunciar de viva voz las denominaciones de manera sucesiva, para advertir tales diferencias: - XIN - SINA - XIN - SINA - - XIN - SINA - XIN - SINA - - XIN - SINA - XIN - SINAEn suma, no existe semejanza fonética entre las marcas enfrentadas. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, es preciso señalar que las expresiones XIN y SINA no son expresiones propias del idioma español, pues no aparecen consignadas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española, siendo ellas de fantasía sin que evoquen una idea similar o semejante, notándose ausencia de similitud conceptual, lo que permite concluir falta de similitud y un grado cierto de distintividad entre uno y otro signo, razón por la cual corresponde negar las pretensiones de la demanda y mantener las decisiones administrativa incólumes. En conclusión, no habiendo similitud que derive en riesgo de confusión alguno, la presunción de legalidad de los actos demandados se enarbola indemne ante los cargos de nulidad planteados por la accionante y en consecuencia, como fuera anunciado anteriormente, se negarán las pretensiones de la demanda. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 18 de julio de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA

GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS

AYALA