CE-11001-03-24-000-2007-00223-00-2014

MARCA HELADOS HELIO – Irregistrabilidad por similitud con la marca HELIOS / MARCA HELADOS HELIO – No se probó su notoriedad Así las cosas, la marca solicitada “HELADOS HELIO” del actor, para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca “HELIOS” de la marca previamente registrada, para distinguir los productos de las Clases 29 y 30, resulta similar, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, pues se reitera, que el vocablo HELADOS, por tratarse de una partícula de uso común en muchas marcas, no podría tenerse en cuenta en el análisis, ya que puede ser utilizada por cualquier persona en marcas destinadas a proteger alguno o algunos de los productos de la Clase 30 de la referida Clasificación, además de que la expresión “HELIOS” es el plural de la palabra “HELIO”, común en ambas marcas. No obstante lo anterior, para considerar que la similitud entre ambos signos pueda generar un riesgo de confusión, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva… De acuerdo con lo anterior, cabe señalar que las marcas en conflicto amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por ende, la finalidad de esos productos, así como los canales de comercialización y de publicidad de éstos, son idénticos…Ahora, del estudio de los señalados criterios, advierte la Sala que existe un riesgo de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de los productos en disputa o de su origen empresarial, dada la similitud ortográfica, fonética y conceptual que hay en la expresión “HELIO”

contenida en las marcas en conflicto y el uso común de la expresión HELADOS antes mencionada, que suponen que dichos servicios o productos provienen del mismo productor, además de que los productos amparados en ellas se destinan para los mismos fines, tienen los mismos canales de comercialización y medios de publicidad y sus consumidores son los mismos, de lo que se infiere el riesgo de confusión que puede generar a sus consumidores.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA / ARTICULO DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINAARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 228

NOTA DE RELATORIA: Sobre los criterios de conexión competitiva sentencia Consejo de Estado Sección Primera de 18 de julio de 2012, Rad. 2006-00373-00,

MP. María Elizabeth García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00223-00

Actor: OSCAR ALFONSO RUEDA GOMEZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO OSCAR ALFONSO RUEDA GÓMEZ, obrando en su condición de solicitante de la

marca “HELADOS HELIO”, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 22466 de 29 de agosto de 2006, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 028095 de 25 de octubre de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 01209 de 23 de enero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder, a nombre del actor, el registro de la marca mixta “HELADOS HELIO”, para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por no encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad señalada por los actos acusados.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 15 de septiembre de 2005, el actor solicitó el registro marcario de la marca mixta “HELADOS HELIO”, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 557 de 31

de octubre de 2005 y frente a la misma, la sociedad DULCES Y CONSERVAS HELIOS S.A., presentó oposición contra la mencionada marca con fundamento en el signo “HELIOS”, de la cual es titular. 3º: Mediante la Resolución núm. 22466 de 29 de agosto de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad DULCES Y CONSERVAS HELIOS S. A. y negó el registro solicitado de la marca “HELADOS HELIO”. 4°: El actor interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra dicho acto administrativo. 5º: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 028095 de 25 de octubre de 2006 y 01209 de 29 de enero de 2007. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que se violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, ya que la marca “HELADOS HELIO” al ser notoria, merece especial protección, razón por la cual no debe haber un pronunciamiento sobre su confundibilidad con ligereza. Aclaró que las marcas en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado, sin inducir al público en error. Señaló que se vulneró el artículo 84, literal a), ibídem. Que hay que tener en cuenta que más allá del formalismo del registro de la marca, para alegar su notoriedad, no se puede desconocer su uso constante en el tiempo,

además de que entre las marcas en conflicto no se presenta similitud alguna. Adujo que las probanzas aportadas, tales como la fotografía, el empaque, el aviso en el diario “La Vanguardia”, de amplia circulación de Bucaramanga, y la constancia del registro efectuado de “HELADOS HELIO” para el período de 1978 a 1988, son pruebas más que suficientes que demuestran su uso constante, su notoriedad y cómo han coexistido pacíficamente con la marca “HELIOS”, sin crear e inducir al público en error alguno. Manifestó que el error de la demandada consistió en concluir que las marcas en conflicto son confundiblemente semejantes, dado que no tuvo en cuenta que el término “HELADOS HELIO” se ha usado por más de treinta años en la ciudad de Bucaramanga y que esta marca no genera algún tipo de confundibilidad con la marca “HELIOS”, previamente registrada en favor de la sociedad DULCES Y CONSERVAS HELIOS S.A. y así lo confirman las pruebas. Sostuvo que la marca solicitada tiene características especiales, que fueron desconocidas por parte de la Superintendencia demandada, pues dicho signo viene encerrado con una nube, su tipo de letra es diferente, sus colores son diferentes, ya que vienen en rojo y azul y, por último, se tiene el dibujo de un muñeco con un pequeño cono, que lo hace aún más diferenciador y evocativo. Alegó que, también, se violó, por indebida aplicación, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que las pruebas obrantes en el proceso demuestran que la marca

solicitada no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad. Explicó que el signo “HELADOS HELIO” tiene suficiente distintividad, toda vez que su representación gráfica es la que recibe el consumidor medio a primera vista, donde siempre asocia el muñeco y la nube con el producto que quiere adquirir, lo cual, a su juicio, es suficiente para superar las semejanzas conceptuales, visuales y fonéticas de las marcas en conflicto. Resaltó que la expresión “HELIO” identifica un elemento químico, mientras que “HELIOS” es una expresión caprichosa del extranjero, razón por la cual no significan lo mismo. Concluyó que el signo “HELADOS HELIO”, con su respectiva representación gráfica, es susceptible de registro como marca, por ser novedosa, perceptible, distintiva y susceptible de ser representada gráficamente, además de notoria.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Alegó que la marca “HELADOS HELIO” solicitada, que ampara los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presenta semejanzas con la marca “HELIOS” (previamente registrada), que distingue los productos de la misma Clase, razón por la cual existe un alto riesgo de confusión para los

consumidores, en especial, confusión indirecta. Señaló que en las marcas en controversia el elemento predominante es el elemento denominativo. Manifestó que la marca solicitada “HELADOS HELIO” reproduce casi en su totalidad el signo “HELIOS”, limitándose solamente a agregar la expresión “HELADOS”, que es una expresión débil para los productos de la clase que se solicita, y a suprimir la letra final “S” de la marca previamente registrada. Expresó que las diferencias ortográficas o las figurativas de cada signo no son suficientes para superar las semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas, perceptibles luego del primer impacto general. Que dicha coincidencia generaría confusión indirecta, pues sin duda la presencia del término “HELIO” irremediablemente conlleva al consumidor a una idea de asociación entre los productos que se distinguen entre una y otra marca. Estimó que la marca solicitada “HELADOS HELIO” pretende amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es “helados comestibles”, los cuales están comprendidos en dicha Clase, y la marca “HELIOS” distingue productos comprendidos tanto en la Clase 29, como en la Clase 30 de dicha Clasificación, especialmente “helados comestibles y hielo”, existiendo, en consecuencia, una relación entre los productos registrados, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o marcas, que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor, además de presentar los mismos canales de comercialización.

En cuanto a la notoriedad de “HELADOS HELIO”, alegada por el demandante, manifestó que ella sólo es oponible tratándose de marcas registradas para ejercer oposiciones a nuevos registros, pero no para que un signo protegido solicite su registro, además de que las pruebas que obran dentro de la actuación administrativa no son suficientes para demostrar el nivel de reconocimiento del signo entre el público consumidor.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: 1 Proceso 143-IP-2013. “1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese

momento. La solicitud relativa al registro del signo “HELADOS HELIO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza fue presentada el 15 de septiembre de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. Por lo tanto, no cabe la interpretación de los artículos 83 y 84 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por la consultante.

2. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca

a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo

(una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Al comparar marcas mixtas (con parte denominativa compuesta) se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la

extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

7. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca

que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

8. La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

9. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, negó el registro de la marca “HELADOS HELIO” (mixta) a OSCAR ALFONSO RUEDA GÓMEZ, para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la marca solicitada para registro se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina, porque, de una parte, presenta similitudes, susceptibles de causar riesgo de confusión o asociación, con la marca mixta “HELIOS”, previamente registrada en favor de la sociedad DULCES Y

CONSERVAS HELIOS S.A, para distinguir productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, de otra, sugiere una relación entre los productos que identifican los signos en conflicto. Al respecto, el actor adujo que las marcas en conflicto “HELADOS HELIO” y “HELIOS” han coexistido pacíficamente en el mercado sin inducir al público consumidor en error. Sin embargo, este argumento no es de recibo para la Sala, por cuanto, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “ tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera : “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003).” 2 (Las negrillas y subrayas fuera de texto) De otra parte, el demandante alegó que entre las marcas en conflicto no existen similitudes, y que no se puede desconocer que la marca cuestionada “HELADOS HELIO” es notoria y ha sido usada por más de treinta años, razón por la cual merece especial protección. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación estimó que para el caso sub examine únicamente

procede la interpretación de los artículos de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos adjuntados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “HELADOS HELIO” (mixto) fue presentada el 15 de septiembre de 2005, en vigencia de dicha Decisión. 2 Ibídem Por consiguiente, consideró viable la interpretación del 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, los artículos 134, literales a), b), 224 y 228 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión en mención, por ser pertinentes para el caso. Corresponde, entonces, a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “HELADOS HELIO” para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: “Decisión 486. “(…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…). DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...) DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo,

se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (…)”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso: “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los

elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”3 4.”5 Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA SOLICITADA PARA REGISTRO (CLASE 30) MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (CLASES 29 Y 30) Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por el actor, con otra marca mixta, previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas y no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que 3 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de3 1999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. 4 Consultar también, al respecto, las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”. 5 Ibídem trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte

gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Para el efecto, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo

al consumidor distinguir una de otra.”6 6 Ibídem Es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen