CE-11001-03-24-000-2007-00224-00-2014

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión. Conexión competitiva En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica y fonética, así como identidad ideológica entre las marcas MUNDO OLÍMPICO y OLÍMPICA, porque se perciben de forma similar, generan un sonido análogo al pronunciarse y la misma idea en la mente de los consumidores. Sin embargo, la semejanza e identidad existente entre las marcas cotejadas es insuficiente para afirmar que la marca MUNDO OLÍMPICO se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor. Dentro del contexto de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca MUNDO OLÍMPICO no es suficientemente distintiva respecto de OLÍMPICA, pues a pesar de que su registro se solicitó para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cierto es que ella realmente pretende identificar los mismos productos que la marca OLÍMPICA distingue en la clase 28, como queda en evidencia en la enunciación detallada de los “servicios” que solicitó distinguir. Adicionalmente, debe destacarse que un eventual registro de la marca MUNDO OLÍMPICO generaría confusión en el público consumidor, pues el vocablo MUNDO no le imprime suficiente distintividad al signo, ya que es de uso común en la clase 35 internacional.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL B NOTA DE RELATORIA: Caso similar, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 4 de junio de 2013, Rad. 2005-00356, MP. María Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00224-00

Actor: SPORT INVERSIONES LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por SPORT INVERSIONES LTDA., contra las Resoluciones 29287 de 2006 (30 de octubre), 34324 de 2006 (14 de diciembre) y 3011 de 2007 (9 de febrero), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca MUNDO OLÍMPICO, para distinguir “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina favor de terceros y venta de productos comprendidos en la clase 28 a favor de terceros

(juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras

clases, artículos de pesca aparatos para deporte, juegos diversos)” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA SPORT INVERSIONES LTDA., domiciliada en Bogotá, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes

términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 29287 de 2006 (30 de octubre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca MUNDO OLÍMPICO, para distinguir “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina favor de terceros y venta de productos comprendidos en la clase 28 a favor de terceros (juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, artículos de pesca aparatos para deporte, juegos diversos)” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 34324 de 2006 (14 de diciembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 29287 de 2006 (30 de octubre).  Que se declare nula la Resolución 3011 de 2007 (9 de febrero), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recuso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 29287 de 2006 (30 de octubre).

 Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a su favor el registro de la marca MUNDO OLÍMPICO, para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial; y pagar las costas del proceso. 1.2. Los Hechos El 9 de agosto de 2005 la sociedad SPORT INVERSIONES LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca MUNDO OLÍMPICO, para distinguir “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina favor de terceros y venta de productos comprendidos en la clase 28 a favor de terceros ( juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, artículos de pesca aparatos para deporte, juegos diversos)” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 556 de 2005 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la sociedad CASA OLÍMPICA LTDA., quien consideró que el registro marcario era confundible con la marca OLÍMPICA y el nombre comercial CASA OLÍMPICA, previamente registrados a su favor para distinguir productos de la clase 28 internacional. Mediante Resolución 29287 de 2006 (30 de octubre) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por CASA OLÍMPICA LTDA. y negó el registro de la marca

MUNDO OLÍMPICO, para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza internacional, pues consideró que un eventual registro de la marca MUNDO OLÍMPICO generaría confusión en el público consumidor por la semejanza existente entre ésta y la marca OLÍMPICA. Inconforme con tal decisión, la actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 34324 de 2006 (14 de diciembre) y 3011 de 2007 (9 de febrero), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 29287 de 2006 (30 de octubre). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y 61 de la Constitución Política. A propósito, los artículos referidos disponen, respectivamente, lo siguiente: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.”, “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a

realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” y “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley.”. En este orden de ideas, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio violó su derecho de propiedad industrial al negar el registro de la marca MUNDO OLÍMPICO, pues no cotejó con una visión de conjunto ésta con la marca OLÍMPICA, impidiendo su registro para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Precisamente, por lo anterior sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó un análisis de fondo al expedir los actos acusados, incurriendo en falsa motivación.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que para que un signo fuera registrado como marca debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda, pues consideró evidente el riesgo de confusión que existiría si se concediera a favor de la demandante el registro de la marca MUNDO OLÍMPICO, ya que distinguiría

“servicios” que promocionan los mismos productos que distingue el signo OLÍMPICA en la clase 28 internacional. Precisamente, indicó que un eventual registro del signo MUNDO OLÍMPICO generaría riesgo de confusión indirecta y/o asociación en el público consumidor, quien podría pensar que ambas marcas tienen un mismo origen empresarial o que existe una relación económica entre los titulares de las mismas. 2.2. La sociedad CASA OLÍMPICA LTDA. guardó silencio.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Asimismo, el Tribunal interpretó de oficio los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), 190, 191, 192, 193 y 194 de la misma Decisión, con fundamento en la potestad que se deriva de lo dispuesto en el artículo 341 del Tratado de Creación del Tribunal. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 156-IP-2012 se citan a continuación: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los

signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Basta que exista la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para no otorgar el registro solicitado.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto MUNDO 1 “Artículo 34. En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.” OLÍMPICO, y los signos denominativos OLÍMPICA y CASA OLÍMPICA, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal, para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá al momento en que el signo mixto MUNDO OLÍMPICO fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial CASA OLÍMPICA era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

QUINTO: Si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca. El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de

registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros.

SEXTO: La corte consultante deberá determinar si las palabras OLÍMPICO y OLÍMPICA son de uso común para la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene.

SEPTIMO: Como los signos en conflicto amparan productos y servicios de las clases 28 y 35, respectivamente, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2007-00224, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo, deberá dar cumplimiento a las

prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 5.1. La Superintendencia de Industria y Comercio guardó silencio. 5.2. El actor reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo MUNDO OLÍMPICO, cuyo registro se solicitó para distinguir “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina favor de terceros y venta de productos comprendidos en la clase 28 a favor de terceros (juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, artículos de pesca aparatos para deporte, juegos diversos)” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente: “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de

la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”. Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, negó el registro de la marca MUNDO OLÍMPICO, para distinguir “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina favor de terceros y venta de productos comprendidos en la clase 28 a favor de terceros (juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, artículos de pesca aparatos para deporte, juegos diversos)” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era confundible con la marca OLÍMPICA, previamente registrada a favor de CASA OLÍMPICA LTDA para distinguir productos de la clase 28 internacional.

1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis

en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada y el nombre comercial al que hizo mención CASA OLÍMPICA LTDA. en el trámite administrativo que se surtió ante la Superintendencia de Industria y Comercio se expresan como se señala a continuación:

NOMBRE COMERCIAL

MARCA CUYO MARCA

REFERIDO EN EL

REGISTRO SE PREVIAMENTE

TRÁMITE

CUESTIONA REGISTRADA

ADMINITRATIVO

OLÍMPICA

MUNDO OLÍMPICO CASA OLÍMPICA

(NOMINATIVA CLASE

(MIXTA CLASE 35) (NOMINATIVO CLASE

28) 28) OLÍMPICA CASA OLÍMPICA Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección2, al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de otra marca y un nombre comercial de carácter nominativo, el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas3, logotipos4, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el

preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente 2 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso 3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. 4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. Edición. 2001. del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. (…) La corte consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.” En el caso sub examine la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para

determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas MUNDO OLÍMPICO y OLÍMPICA, para luego efectuar el mismo análisis entre MUNDO OLÍMPICA y CASA OLÍMICA; pues debe escindirse el estudio de los signos en conflicto, en razón a que están compuestos por vocablos diferentes. Sin embargo, en los cotejos que se realizarán a continuación la Sala prescindirá del vocablo MUNDO, que contiene la marca cuyo registro se cuestiona, pues es común dentro del registro de marcas de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. De hecho, se advierte que la palabra MUNDO es de uso común dentro del registro marcario de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio se constató que más de 10 marcas registradas en dicha clase la contienen (MI MUNDO, CORREO MUNDO, HORA MUNDO, MINI MUNDO, 007 MUNDO, TARJETA MUNDO, SKY MUNDO, PIEDRAS DEL MUNDO, BIENVENIDO AL NUEVO MUNDO, AUTOMUNDO). En este sentido, sobre las partículas de uso común, el Tribunal manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial 215-IP-2013: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de

los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.” i.i. Comparación Ortográfica5 y Fonética6 Para comenzar, se tiene que el cotejo, en forma sucesiva, del elemento diferente de la marca cuyo registro se cuestiona y de la marca previamente registrada, es como sigue:

OLÍMPICO, OLÍMPICA, OLÍMPICO, OLÍMPICA, OLÍMPICO, OLÍMPICA,

OLÍMPICO, OLÍMPICA, OLÍMPICO, OLÍMPICA, OLÍMPICO, OLÍMPICA,

OLÍMPICO, OLÍMPICA, OLÍMPICO, OLÍMPICA, OLÍMPICO, OLÍMPICA, OLÍMPICO, OLÍMPICA, OLÍMPICO, OLÍMPICA, OLÍMPICO, OLÍMPICA, De la confrontación realizada la Sala advierte que existe semejanza ortográfica y fonética entre los signos. En efecto, el elemento diferente de la marca cuyo registro se cuestiona y el signo previamente registrado están compuestos por cuatro (4) sílabas y siete (7) letras ubicadas en la misma posición. Además, debe destacarse que el sonido que generan los vocablos al ser pronunciados es prácticamente idéntico, pues tienen la misma sílaba tónica y la pronunciación de sus primeras siete (7) letras, que son idénticas y están ubicadas en la misma posición, se escucha de la misma manera. 5 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en

los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” 6 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” i.ii. Comparación Ideológica7 Asimismo, se advierte que existe identidad ideológica entre los signos cotejados, pues ambos generan en el consumidor la misma idea, relativa a lo que se entiende por los “…juegos de las olimpiadas”. En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica y fonética, así como identidad ideológica entre las marcas MUNDO OLÍMPICO y OLÍMPICA, porque se perciben de forma similar, generan un sonido análogo al pronunciarse y la misma idea en la mente de los consumidores. Sin embargo, la semejanza e identidad existente entre las marcas cotejadas es insuficiente para afirmar que la marca MUNDO OLÍMPICO se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad,

para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor. i.iii. Riesgo de Asociación y/o Confusión Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente: ““El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en 7 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).” En el caso sub examine el registro de la marca MUNDO OLÍMPICO se solicitó para distinguir “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración

comercial, trabajos de oficina favor de terceros y venta de productos comprendidos en la clase 28 a favor de terceros (juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, artículos de pesca aparatos para deporte, juegos diversos)” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el registro de la marca OLÍMPICA se concedió previamente para distinguir “juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad” en la clase 28 internacional. Ahora, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que los signos MUNDO OLÍMPICO y OLÍMPICA son semejantes y distinguen productos análogos. Así las cosas, debe realizarse el examen de conexión competitiva entre los signos, a fin de determinar si MUNDO OLÍMPICO es registrable o se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca MUNDO OLÍMPICO se solicitó para distinguir “publicidad, gestión de negocios comerciales,

administración comercial, trabajos de oficina favor de terceros y venta de productos comprendidos en la clase 28 a favor de terceros (juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos