CE-11001-03-24-000-2007-00230-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Comparación ortográfica, fonética e ideológica De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “MRS MURANO” y “MURANO”, toda vez que las expresiones RACING STAR son palabras de uso común, las cuales no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizadas por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva. Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “MRS MURANO” y “MURANO”, advierte la Sala que en ambas marcas coincide la palabra “MURANO” y que la única diferencia que se observa entre las marcas en conflicto es la partícula “MRS”, que no contiene la fuerza distintiva necesaria, que contribuya a diferenciarla de la marca registrada. Así las cosas, hay una similitud ortográfica. Referente a la similitud fonética, cabe precisar que el acento prosódico se encuentra en ambas marcas en la sílaba RA y su desinencia es idéntica en la sílaba NO, razón por la cual existe similitud fonética. Al no existir la posibilidad que el consumidor pueda equivocarse en la adquisición de los productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta que el comprador de vehículos es un consumidor especializado, que selecciona y opta por una determinada marca de vehículo, teniendo en cuenta el fabricante y la línea, que le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar, no se puede afirmar que exista riesgo de confusión directa entre los

signos enfrentados y ambas marcas pueden coexistir en el mercado.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE

NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00230-00

Actor: AUTOTECNICA COLOMBIANA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 14072 de 31 de mayo de 2006, “Por la cual se niega un registro”, y 033566 de 6 de diciembre de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 02733 de 6 de febrero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “MRS MURANO RACING STAR”, para distinguir “Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea y marítima; partes y repuestos para los mismos”, productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza de 15 de julio de 1957 y la expedición del correspondiente certificado de registro.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 11 de octubre de 2005, la sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. - AUTECO S.A. solicitó el registro de la marca mixta “MRS MURANO RACING STAR”, para distinguir “Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea y marítima; partes y repuestos para los mismos”, productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 558 de 30 de noviembre de 2005 y frente a la misma, no se presentaron oposiciones. 3º: Mediante la Resolución núm. 14072 de 31 de mayo de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro solicitado, con fundamento en el registro previo de la marca nominativa “MURANO”, registrada bajo el certificado núm. 259826, a

nombre de la sociedad JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, para distinguir “Vehículos de motor, principalmente, automóviles, camiones, camionetas, vehículos utilitarios deportivos y partes estructurales para los mismos”, productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4°: La sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra dicho acto administrativo. 5º: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 33566 de 6 de diciembre de 2006 y 02733 de 6 de febrero de 2007. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que no se cumple el presupuesto que configura la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se basó la Superintendencia de Industria y Comercio para expedir las Resoluciones acusadas, dado que la marca nominativa “MURANO” ya registrada y la marca mixta “MRS MURANO RACING STAR” solicitada, evidentemente no son idénticas, porque la identidad presupone la inexistencia de elementos diferenciadores. Sostuvo que las citadas marcas cotejadas tampoco son confundiblemente similares, al existir claras diferencias conceptuales, gráficas, ortográficas y fonéticas. Señaló que desde el punto de vista conceptual, el signo solicitado evoca el concepto de una “estrella de las carreras”, lo que, a su juicio, basta por sí solo

para determinar la ausencia de confundibilidad. Indicó que desde el punto gráfico, la marca solicitada contiene elementos que la hacen distintiva, tales como una grafía especial, una línea que separa las expresiones y un óvalo dentro del cual aparece una estrella. Anotó que el elemento dominante de la marca solicitada, por su tamaño y ubicación, es la palabra “MRS” y no la expresión “MURANO”. Expresó que desde el punto de vista ortográfico y fonético, los signos son absolutamente diferentes, pues la marca solicitada está compuesta por cuatro términos, en tanto que la registrada lo está sólo por una; sus sílabas iniciales son diferentes, al igual que las vocales y las desinencias. Por lo anterior, estimó que la coexistencia de las marcas “MURANO” y “MRS MURANO RACING TEAM”, no generaría riesgo de confusión o de asociación, lo que descarta la configuración del segundo presupuesto necesario para la aplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Alegó que los actos demandados no han incurrido en violación de las normas legales, especialmente, de las contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la

Comisión de la Comunidad Andina. Consideró que la marca solicitada “MR MURANO RACING STAR” en la Clase 12, presenta semejanzas con la marca “MURANO” de la Clase 12 registrada, por lo que existe alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión indirecta en ellos. Sostuvo que el elemento predominante en las marcas cuestionadas es el denominativo; en consecuencia, el signo solicitado “MRS MURANO RACING STAR” reproduce casi en su totalidad la marca “MURANO”, que es el elemento importante dentro de los conjuntos marcarios, sin que la inclusión de las expresiones RACING STAR le otorgue la suficiente distintividad que evite la confusión del consumidor, quien puede creer que la marca solicitada es una derivación o innovación de la marca previamente registrada. Precisó que las expresiones agregadas RACING y STAR no son suficientes para superar las semejanzas fonéticas y ortográficas perceptibles luego del primer impacto general. Adujo que esta coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda la presencia del signo “MRS MURANO RACING STAR” irremediablemente conlleva al consumidor a una idea de asociación entre los servicios que se distinguen entre una y otra marca. En consecuencia, el signo solicitado no cumple con la función social de la marca, en razón de que no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados, no siendo apto para distinguir productos en el mercado, aún en el evento en que el solicitante hubiera presentado ante la oficina nacional competente una limitación de los productos que pretende amparar, lo cual resultaría irrelevante frente a la falta de distintividad del registro solicitado, con lo cual se descarta de plano la

presunta violación de la Decisión 486 y la alegada falsa motivación, al expedir los actos administrativos. Expresó que en las marcas en debate, en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que la marca “MRS MURANO RACING STAR” pretende amparar los mismos productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que existe, en consecuencia, una relación entre los servicios pretendidos y los productos registrados, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podría creer que se trata de la misma marca, que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor, además de presentar los mismos canales de comercialización. Señaló que en ambos casos se comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión, en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión. Concluyó que los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusividad de terceros. Que el consumidor se ve expuesto a confusión tanto directa, como indirecta, ya que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que efectivamente no sucede. II.1.2.- NISSAN JIDOSHA KABUSHKI KAISHA, tercero con interés directo en las

resultas del proceso, solicitó que se denieguen, en su totalidad, las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que el signo “MRS MURANO RACING STAR” (mixto) solicitado por el demandante no reúne los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que la Superintendencia demandada hizo bien al no concederle el registro como marca. Expresó que la marca solicitada no es distintiva, dado que no tiene la aptitud de distinguir los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y diferenciarlos de aquellos productos que ella distingue con su marca “MURANO” (nominativa). Manifestó que la comparación debe limitarse a los elementos denominativos de los signos cuestionados. Que al analizar las cuatro palabras que conforman el signo solicitado, se observa que solamente son dos las que aportan distintividad al conjunto marcario: MRS y

MURANO.

Indicó que las expresiones “RACING” y “STAR” son de uso común para distinguir los productos de la Clase 12 de la citada Clasificación Internacional. Que al revisar la base de datos de la División de Signos Distintivos, disponible en Internet en el sitio www.sic.gov.co, los resultados arrojados demuestran que hoy en día coexisten numerosos registros, de diferentes titulares, que contienen estas expresiones. Sostuvo que estas expresiones, al ser de uso común, no le aportan distintividad al signo solicitado. Explicó que para estudiar la distintividad del signo solicitado, se deben analizar las expresiones restantes MRS y MURANO. Una de dichas expresiones reproduce

íntegramente la marca registrada “MURANO”. Esta coincidencia tendría la capacidad de generar confusión ente los consumidores, quienes al encontrar las dos marcas en el mercado podrían creer que la una es tan sólo una variación de la otra, o las podrían asociar con el mismo origen empresarial. Manifestó que al revisar el listado de productos enfrentados, se tiene que, por un lado, se solicitó el registro del signo “MRS MURANO RACING STAR” (mixto) para distinguir “vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea y marítima, partes y repuestos para los mismos” y, por el otro lado, se encuentra la marca registrada “MURANO” (nominativa) que distingue “vehículos de motor, principalmente automóviles, camiones, camionetas, vehículos utilitarios deportivos y partes (vehículos)”. Es decir, hay una relación géneroespecie entre dichos productos y es indiscutible que hay una conexión competitiva entre ellos. Por lo tanto, el signo solicitado carece de distintividad extrínseca, ya que su similitud con el signo “MURANO” le impide diferenciar correctamente lo productos de la actora. Adujo que los signos en conflicto son similarmente confundibles y distinguen los mismos productos y por ello se configura la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Mencionó que los actos acusados, mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo “MRS MURANO RACING STAR” (mixto) contienen una decisión que protege los derechos prioritarios y exclusivos

que ostenta la marca “MURANO” (nominativa) en Colombia. Consideró que si bien es cierto que NISSAN JIDOSHA KABUSHKI KAISHA no presentó oposición contra la solicitud núm. 05-103.663, también lo es que ello no obedece a que considere que las marcas sean diferentes, ni porque no le preocupe la posibilidad de que lleguen a coexistir. Que por esta razón, hizo uso de esta oportunidad procesal para presentar argumentos que apoyen la decisión de la demandada y que demuestren la inconveniencia de la coexistencia de las marcas.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Al comparar una marca denominativa y una mixta (con parte denominativa compuesta) se determina que si en ésta predomina el

elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, 1 Proceso 02-IP-2012. corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se

trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable.

6. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos de la misma clase que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

8. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos

en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2007-00230, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, negó el registro de la marca “MRS MURANO RACING STAR” (mixta) a AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A., para distinguir los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la marca solicitada para registro se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque, de una parte, se presenta confundibilidad con la marca denominativa

“MURANO”, registrada para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y, de otra, existe una relación entre los productos que identifican los signos en conflicto. Al respecto, la actora alegó que entre la marca mixta cuestionada “MRS MURANO RACING STAR” y la marca registrada “MURANO” no existe riesgo de confusión o de asociación, dado que dichas marcas no son idénticas, ni similares, al existir claras diferencias conceptuales, gráficas, ortográficas y fonéticas y, por tanto, no se configura el segundo presupuesto para la aplicación de la citada causal de irregistrabilidad. En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la marca mixta “MRS MURANO RACING STAR” se encuentra incursa o no en las causales de irregistrabilidad señaladas en la norma comunitaria. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. [11]”2 Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 2Proceso 02-IP2012

MARCA SOLICITADA PARA REGISTRO

MURANO MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la

misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”3 Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por la actora, con otra marca denominativa, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en 3 Ibídem el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento predominante en la marca mixta cuestionada es el denominativo, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica, que consiste en la grafía especial, una línea que separa las expresiones MRS y MURANO RACING STAR y un óvalo dentro del cual aparece una estrella, sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. De manera, que no existe duda alguna en que en la marca en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Antes de ello, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar

el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.” Según la Superintendencia de Industria y Comercio y el tercero interesado en las resultas del proceso, las palabras RACING y STAR son de uso común, ya que se encuentran incursas en algunas marcas de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas solicitadas y registradas, que contienen la palabra RACING, tal como lo demuestra el siguiente listado: Signo Titular Clase(s)

AMERICANRACINGEQUIPMENT (nominativa) VELASQUEZ VELEZ

S.A.

AMERICANRACINGEQUIPMENT (nominativa) ART HALE INC

AMERICANRACINGEQUIPMENT(mixta) ART HALE INC

AMERICANRACING (mixta) ART HALE INC

AMERICANRACING (mixta) AMERICAN RACING

EQUIPMENT, INC.

RACINGXTREME (mixta) AMERICAN RACING

EQUIPMENT, INC.

AU RACING (mixta) AYA LTDA.

AMERICANRACING (nominativa) AUTO CENTER ZONA

LIBRE S.A.

AMERICANRACING (nominativa) AMERICAN MAG, INC.

RACING (mixta) AMERICAN MAG, INC.

PRO RACING (mixta) JAVIER OSSA HOYOS

NARANJORACING (mixta) JAVIER OSSA HOYOS

OBR RACING (mixta) ARGEMIRO NARANJO NORENA Así mismo, aparecen los siguientes signos registrados con el vocablo STAR: Signo Titular

MARTINAIR STARCLASS MARTINAIR HOLLAND N.V. SUCURSAL

(mixta) COLOMBIANA

WORLDSTAR (nominativa) DOUGLAS WILLIAM NORMAN

TRANSTAR (nominativa) TRANSTAR INDUSTRIES, INC.

STAR (nominativa) AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.

GOLD STAR CHAIN AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.

(nominativa)

TRANSTAR (nominativa) TRANSTAR INDUSTRIES, INC.

MOVISTAR (nominativa) TELEFONICA, S.A.

STAR PARTS(LAS DEMAS AUTECO S.A.

EXPRESIONES SERAN

(EXPLICATIVAS) (mixta)

STAR CHAIN MOTORCYCLE AUTECO S.A.

CHAIN (LAS DEMAS

EXPRESIONES SERAN

EXPLICATIVAS) (mixta)

STARCRAFT (nominativa) BANGOR PUNTA OPERATIONS

LANDSTAR (nominativa) KIA INDUSTRIAL CO. LTD AND ASIA MOTORS CO.

INC.

STARCRAFT (nominativa) BRUNSWICK CORPORATION

LOADSTAR (nominativa) INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY

LOADSTAR (nominativa) INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY

LOADSTAR (nominativa) INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY

‘FLEETSTAR(nominativa) DRESSER INDUSTRIES, INC

‘FLEETSTAR(nominativa) DRESSER INDUSTRIES, INC

‘FLEETSTAR(nominativa) DRESSER INDUSTRIES, INC

STAR PARTS NKP KIT AUTECO S.A.

PISTON (LAS DEMAS

EXPRESIONES SERAN

EXPLICATIVAS) (mixta)

STAR PARTS NKP KIT BIELA AUTECO S.A.

(LAS DEMAS EXPRESIONES

SERAN EXPLICATIVAS)

(mixta) De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “MRS MURANO” y “MURANO”, toda vez que las expresiones RACING STAR son palabras de uso común, las cuales no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizadas por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva. Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “MRS MURANO” y “MURANO”, advierte la Sala que en ambas marcas coincide la palabra “MURANO” y que la única diferencia que se observa entre las marcas en conflicto es la partícula “MRS”, que no contiene la fuerza distintiva necesaria, que contribuya a diferenciarla de la marca registrada. Así las cosas, hay una similitud ortográfica.

Referente a la similitud fonética, cabe precisar que el acento prosódico se encuentra en ambas marcas en la sílaba RA y su desinencia es idéntica en la sílaba NO, razón por la cual existe similitud fonética. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud:

MRS MURANO - MURANO MRS MURANO - MURANO

MRS MURANOMURANO MRS MURANO - MURANO

MRS MURANOMURANO MRS MURANO - MURANO MRS MURANOMURANO MRS MURANO - MURANO En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala aclara que al consultar http://es.wikipedia.org, se constata que la palabra “MURANO”, comú