CE-11001-03-24-000-2007-00232-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Similitud ortográfica, fonética e ideológica, Riesgo de asociación y confusión En criterio de la Sala, las similitudes advertidas entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta. En efecto, como en este caso se trata de marcas que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 12 del nomenclátor internacional, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial. Igualmente, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Ahora bien, aunque que el riesgo de confusión en principio es menor tratándose de marcas que protegen productos cuyo consumidor es especializado, como los que pertenecen a la Clase 12, lo cierto es que esta regla no tiene aplicación en este asunto dadas sus especiales particularidades, pues como quedó examinado son evidentes y significativas las similitudes entre las marcas NH (registrada) y NH 12 (negada) y de ellas se deriva un alto grado de confusión y asociación para los consumidores. Además, los consumidores de este tipo de bienes de capital que normal aunque no necesariamente son especializados podrán pensar en razón al elemento distintivo común en las marcas confrontadas que éstas pertenecen a una misma “familia marcaria” y las asociará sin lugar a dudas a un mismo origen empresarial,

entendiendo que los productos que distingue la marca NH 12 son una nueva línea de los identificados con la marca NH comercializados por la firma CHAID NEME HERMANOS S.A., circunstancia que pone de manifiesto un evidente riesgo de confusión para los consumidores.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150

NOTA DE RELATORIA: Familia marcaria, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2011, Rad. 2002-00059, MP. Rafael E. Ostau de

Lafont Pianeta.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00232-00

Actor: VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. contra las Resoluciones número 28235 de 26 de octubre de

2006, 34365 de 14 de diciembre de 2006, y 02407 de 31 de enero de 2007, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales, en su orden, se negó a la demandante el registro de la marca NH 12 (nominativa) para distinguir “camiones”, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y se confirmó tal decisión al resolverse los recursos de reposición y de apelación formulados contra aquella. I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.- Pretensiones. 1.1.1. Declarar que las marcas NH y NH 12 pueden coexistir en el mercado sin causar confusión en el público consumidor. 1.1.2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 28235 de 26 de octubre de 2006, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca NH 12 (nominativa) en la Clase 12. 1.1.3. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 34365 de 14 de diciembre de 2006, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 28235, y concedió el recurso subsidiario de apelación formulado contra dicha resolución.

1.1.4. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 02407 de 31 de enero de 2007, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 28235. 1.1.5. Como consecuencia de la declaración de nulidad de las mencionadas resoluciones, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: i) conceder el registro de la marca NH 12 para distinguir “Camiones”, productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) expedir el correspondiente certificado de registro. 1.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. El 17 de noviembre de 2004, la sociedad VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA., solicitó el registro de la marca NH 12 (denominativa) para distinguir “Camiones”, productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 552 de 31 de mayo de 2005. 1.2.2. El 15 de julio de 2005 venció el término para presentar oposiciones contra las solicitudes publicadas en la mencionada gaceta, sin que fuera formulada oposición alguna a la solicitud de registro de la marca NH 12 en la Clase 12. 1.2.3. Por medio de la Resolución núm. 28235 de 26 de octubre de 2006, la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir sobre la solicitud, denegó el registro de la marca NH 12 (nominativa), con fundamento en el registro previo de la marca NH (mixta), en la Clase 12, registrada por la sociedad Chaid Neme Hermanos S.A. para distinguir “Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, con excepción de camiones”. (negrillas de la demanda) 1.2.4. Contra la citada resolución la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos, en su orden, a través de las Resoluciones núm. 34365 de 14 de diciembre de 2006 y 02407 de 31 de enero de 2007, proferidas respectivamente por la Jefe de División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado pata la Propiedad Industrial, en el sentido de confirmar la decisión inicial, quedando de esta forma agotada la vía gubernativa. 1.3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte actora los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de tales normas, afirmó que las marcas confrontadas NH (mixta) y NH 12 (nominativa) no son idénticas y tampoco son similarmente confundibles; que la marca solicitada posee elementos que la diferencian claramente de la marca citada como impedimento (está compuesta por una expresión y un número, en tanto que la registrada solo por una expresión), lo

que produce una impresión de conjunto totalmente diferente; y que la marca NH es una marca mixta dotada de elementos gráficos que la diferencian de la marca solicitada. Precisó, de otro lado, que los productos amparados por las marcas no generan riesgo de confusión o de asociación, teniendo en cuenta que la marca NH 12 (denominativa) se solicitó para distinguir únicamente “camiones”, productos que están excluidos de la protección de la marca NH previamente registrada. Agregó que los camiones no son productos de consumo masivo que se encuentren en los estantes de los supermercados, donde un consumidor pueda fácilmente confundirse; y que, por el contrario, se trata de productos de elevados precios, adquiridos por consumidores especializados, quienes pueden tolerar un mayor grado de similitud entre las marcas sin incurrir en confusión directa o indirecta. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1.- La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, aduciendo que con la expedición de las resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina; que entre las marcas en conflicto existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, ya que comparten el elemento “NH”, por lo que se podría presentar riesgo de confusión en el público consumidor, en tanto que ambas distinguen productos de la misma Clase 12, semejanza que no se disipa por la adición del número “12”, pues, cotejados los conjuntos, estos carecen de la

posibilidad de ser individualizados; y que la marca solicitada NH 12 comprende los mismos productos de la Clase 12 amparados por la marca NH, lo cual generaría confusión frente al origen empresarial de los mismos, ya que podría creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que distinguen productos que están destinados a un mismo tipo de consumidor y que tienen los mismos canales de comercialización. 2.2.- La sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A., tercero con interés directo en el proceso, no contestó la demanda. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO En esta oportunidad procesal solo intervino la parte actora, quien reiteró las razones esgrimidas en la demanda y agregó que la sociedad titular de la marca citada como impedimento, CHAID NEME HERMANOS S.A., otorgó su consentimiento expreso a la demandante para el registro de la marca NH 12. (Fls. 153 a 158). El Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 125-IP-2011 de fecha 21 de marzo de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo NH 12

(denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos NH y NH 12, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

TERCERO: En la comparación entre una marca denominativa y una mixta debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En consecuencia, si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a confusión, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable.

QUINTO: El Juez Consultante deberá considerar también los criterios

que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre la marca NH 12 que distingue productos comprendidos en la Clase 12, y la marca registrada NH que distingue productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo a lo expuesto.

V.- CONSIDERACIONES 5.1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, negaron a la demandante el registro de la marca NH 12 (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. La anterior decisión fue adoptada oficiosamente por la Superintendencia, con fundamento en la existencia previa del registro de la marca NH (mixta), de la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A., para distinguir también productos de la Clase 12, al estimarse que la marca solicitada es confundible con ésta y que, por ende, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 5.2. En el proceso se aduce por la parte actora que durante la oportunidad procesal correspondiente, no se presentó oposición alguna a la solicitud de registro de la marca NH 12. A este respecto, debe la Sala precisar que aunque no existan en el procedimiento administrativo correspondiente oposiciones a la solicitud de registro, la

Superintendencia de Industria y Comercio, como Oficina Nacional Competente, tiene el deber de realizar el respectivo examen de registrabilidad, pues éste procede aún de oficio, tal como se ha reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en distintos pronunciamientos, entre éstos, en la interpretación prejudicial emitida para este proceso, en el cual se dijo lo siguiente: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales1 ha abordado el tema del examen de registrabilidad. En ellas ha determinado cuales son las características de dicho examen: “El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP2006. Marca: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007).” (negrillas adicionales) En consecuencia, así en el expediente administrativo núm. 04-115344 no se hubiera formulado oposición a la solicitud de registro de la marca NH 12, en todo caso, como en efecto ocurrió, procedía el correspondiente examen de registrabilidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 5.3. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable al mismo: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 1 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004.

Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP-2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer  gráfica a color”, publicado en la

Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 5.4. La normativa comunitaria antes citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de

confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 5.5. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 125IP-2011, dictada en este proceso: “- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con

una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno al concepto

de los signos denominativos y mixtos -calidad que ostentan los signos en conflicto-, así como a las reglas de comparación de los mismos: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. El signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento

nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en Gaceta Oficial Nº 821 del 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98.

Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial del N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin

descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.” 5.6. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes: NH 12 (marca solicitada) La marca fue solicitada para distinguir “Camiones”, productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. (marca previamente registrada) Según consta en el expediente, el registro de la marca NH (mixta) fue concedido a la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. a través de la Resolución núm. 3315 de 31 de enero de 1994, para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 12. Con posterioridad, a través de la Resolución núm. 017180 de 29 de junio de 2006 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio se aceptó la renuncia parcial del derecho de exclusividad sobre la citada marca y, se declaró

que, en consecuencia, distinguiría única y exclusivamente los siguientes productos “VEHÍCULOS, APARATOS DE LOCOMOCIÓN TERRESTRE, AÉREA O MARÍTIMA con excepción de CAMIONES”2. En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, se impone señalar que a juicio de la Sala, en la marca mixta, el elemento denominativo es el predominante en el caso bajo examen, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En ese orden de ideas, el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto frente a esta marca. 5.7. Pues bien, NH es una marca simple, estructurada por dos consonantes. Entre tanto, NH 12 es una marca compuesta, conformada por cuatro grafemas: dos consonantes y dos números. Según se observa, las dos consonantes de la marca solicitada son idénticas a las utilizadas en la marca previamente registrada, lo cual determina un alto grado de similitud entre ellas desde el punto de vista gráfico, pues, pese a que en la de la demandante se agreguen dos números, éstos son un elemento adicional que, en criterio de la Sala, no es especialmente relevante en el conjunto marcario. El número 12 no ofrece ninguna distintividad a la marca y antes por el contrario es un elemento adicional de confusión, como quiera que es el mismo número de la Clase en que se clasifican los productos identificados con las marcas enfrentadas. Debe recordarse que los productos clasificados en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza corresponden a “Vehículos, Aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”. En el aspecto fonético también se encuentra similitud entre las marcas, la cual

también se deriva de la utilización en ambas de las mismas consonantes (ENE) (ACHE), cuya pronunciación es idéntica. Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, pues se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la 2 Este acto administrativo hace parte de los antecedentes administrativos de los actos acusados, remitidos a este proceso (Fls. 72 a 122). imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma. 5.8. En criterio de la Sala, las similitudes advertidas entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta. En efecto, como en este caso se trata de marcas que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 12 del nomenclátor internacional, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial. Igualmente, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Además, no debe perderse de vista que se trata de marcas que identifican productos que ut