CE-11001-03-24-000-2007-00238-00-2011

PROPIEDAD INDUSTRIAL - No son objeto de protección jurídica los programas de ordenadores o el soporte lógico / PATENTE DE INVENCIONCarencia de nivel inventivo al ser un programa de ordenador / NIVEL INVENTIVO - Carencia en la solicitud de patente método y dispositivo de diagnosis de fallo de funcionamiento de un sensor Los programas de ordenadores o el soporte lógico no son objeto de protección jurídica a través de la propiedad industrial, por el hecho de no ser considerados inventos. De manera, que es la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el que se ocupa de proteger tales materias, como si se tratase de obras literarias, en el evento de ser creaciones originales. En el caso sub examine, a juicio de la Sala, la creación carece de nivel inventivo, dado que se trata de un programa de ordenador como tal, porque lo que se reivindica es un “método” y un “dispositivo” por medio de una secuencia de tratamiento de señal que realiza un microcomputador. Donde el método reivindicado se limita a mencionar una secuencia de procesamiento de señales como medios técnicos, y el dispositivo de diagnóstico de la reivindicación 5 y dependientes no reviste una forma tangible. En otras palabras lo que se describe y reivindica es una secuencia de procesamiento de señal entre un sensor y un procesador, que no es otras cosa que el uso de esos medios técnicos y no la elaboración de un producto material o materializable. La anterior aseveración tiene su sustento jurídico en el experticio técnico núm. 268 emitido por el examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual no fue controvertido por la parte actora con soportes probatorios que indiquen o

demuestren que los actos administrativos fueron irregularmente fundamentados técnica y jurídicamente. Por lo tanto, este cargo no tiene vocación de prosperar.

FUENTE FORMAL: DECISION 351 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 14 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 15 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 16 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 18 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 21 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 28 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 30 / DECISION 486

DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 34

NOTA DE RELATORIA: Ver Interpretación Prejudicial 085-IP-2009 del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00238-00

Actor: HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones números 34049 de 11 de diciembre de 2006 y 5773 de 28 de febrero de 2007 mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el privilegio de patente de invención para la solicitud

titulada “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE

FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder a la actora la patente solicitada y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Se señala como hechos relevantes de la demanda, los siguientes: I.1.- Que el 1° de marzo de 2002 a través de apoderado, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la patente de invención titulada “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE

FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”.

I.2.-. Que el 31 de mayo de 2004 el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 540. I.3.- Que el 13 de enero de 2006, le fue notificado el examen de patentabilidad contenido en el Oficio núm. 268 en el cual se le formularon objeciones sobre

defectos de redacción y traducción en las reivindicaciones reclamadas, además se atacó la patentabilidad de la invención y se le concedió un término de 60 días. I.4.- Que el 23 de mayo de 2006, presentó el Formulario Único de Modificaciones de la Invención, indicando un nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio de la invención. I.5.- Que mediante Resolución 34049 de 11 de diciembre de 2006 el Superintendente de Industria y Comercio le negó la patente de invención, por cuanto no aceptó las modificaciones presentadas, al considerar que no tenían sustento descriptivo, y objetó los requisitos de patentabilidad de la invención solicitada, fundamentándose en los artículos 14, 15 literal e), 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.6.- Que el 28 de diciembre de 2006 se interpuso el recurso de reposición contra la anterior Resolución, la cual fue confirmada por la Resolución 5773 de 28 de febrero de 2007. I.7.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Sostiene que los actos acusados violaron los artículos 14, 15 literal e), 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.7.1.- Que los actos acusados violaron el artículo 14 de la Decisión 486, por cuanto la patente de invención de procedimiento cumple con los requisitos esenciales. Indica que los motivos de la negativa expuestos por la entidad demandada no son

claros y son contradictorios, pues por un lado alegan falta de claridad y, por otro, que se trata de un uso; así mismo, que el proceso no conduce a un producto, y por último que las reivindicaciones tienen una combinación de características de estructura o función, originando una decisión injusta y la violación de la citada norma, pues la invención contiene los tres requisitos esenciales para ser patentada. I.7.2.- Estima que se violó el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486, por aplicación indebida, ya que la entidad demandada señala que la invención presentada, se encuentra incursa en dicha causal por cuanto se trata de un soporte lógico, lo cual, a su juicio, no resulta de recibo pues la invención corresponde a un circuito físico que es adaptado a un sensor que está acopiado a un microordenador, que corresponde a otra parte física, que recibe una señal de excitación y que el sensor no está siendo excitado por dicha señal. Expresa que la invención está constituida por una disposición de elementos físicos que tienen un efecto técnico, y para que puedan cumplir su función están ligados dichos elementos con secuencias de órdenes lógicas para que cumplan dicha función. Señala que el método que se define en la presente solicitud no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen de forma distinta a la convencional, el cual previamente no se había combinado. Expresa que en el campo de la propiedad industrial existen procedimientos o métodos, que sin conducir a un producto pueden ser susceptibles de ser

patentados. Explica que la norma fue violada en la medida en que en forma equivocada y confusa se califica la invención como un programa de ordenador. I.7.3.- Que se vulneró el artículo 21 de la Decisión 486, al considerar que la patente solicitada constituía un segundo uso. Sostiene que la Administración, en casos como éste, no debía afirmar que no se cumple el nivel inventivo, sin aportar ningún documento que sirva de sustento, pues, si es tan obvia la invención resultaría muy simple citar por lo menos uno, o algún soporte. Agrega que la presente invención no es un programa de ordenador y tampoco se limita a hacer que un sistema en sí conocido opere de otra manera, sino que la presente invención se refiere a una combinación nueva e inventiva de elementos físicos. I.7.4.- Que se infringió el artículo 30 de la Decisión 486, pues las reivindicaciones presentadas 1 a 4 (de método) definen ahora las etapas de un método y los parámetros operativos que se aplican a esas etapas en términos que permiten a un experto poner en práctica el procedimiento e implantarlo directamente mediante los circuitos electrónicos necesarios. Incluso, el examinador objetó que las reivindicaciones 1 a 4 inicialmente presentadas comprendían características estructurales y que las reivindicaciones 5 a 9 comprendían características noestructurales, llegando a la conclusión que ello era contrario a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 cuando éste se interpretaba a la luz del párrafo “Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes” publicada en la OMPI en 1982.

Que la guía OMPI a la cual hace referencia la entidad demandada, no es ley, y tampoco constituye un documento que sea de uso obligatorio para el estudio de las solicitudes de patente en Colombia. I.7.5.- Que se vulneró el artículo 34 de la decisión 486, puesto que la Administración mediante el acto administrativo impugnado, no aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio modificado, debiendo ser atendido ya que las modificaciones presentadas no amplían el espectro divulgado en la solicitud inicial y tiene el suficiente sustento descriptivo. Agrega que por lo anterior los actos administrativos acusados también violan los artículos 16, 18 y 28 de la Decisión 486, por cuanto se niega el privilegio de patente solicitado, aun cuando la solicitud cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a través de apoderado contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, que carecen de apoyo jurídico. Manifiesta que no se violó el artículo 14 de la Decisión 486, ya que el examen de fondo de la solicitud permitió demostrar que el objeto de la misma no cumple con los requisitos legales. Que como consecuencia de lo anterior y habida cuenta de que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente adolecen del requisito de nivel

inventivo, existía un claro e inequívoco impedimento legal para que se procediera al otorgamiento de la patente. Que la solicitud de patente tampoco cumple con lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486. Por otra parte, cita las conclusiones de la División de Nuevas Creaciones y manifiesta que las Resoluciones fueron expedidas ajustándose a las normas comunitarias vigentes. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. “SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. “TERCERO: La invención, de producto o procedimiento, carecerá de novedad si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio,

en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Decisión 486. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla. “CUARTO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate. No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

“QUINTO: El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento), los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables. “SEXTO: En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nuevas patentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos. “SÉPTIMO: El artículo 28 de la Decisión 486 contenido dentro del Capítulo referente a las solicitudes de patente, señala que la descripción de una patente deberá divulgar la invención de manera clara y completa en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. “OCTAVO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras, completas y precisas. “NOVENO: Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo

aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración” (folios 235 a 237). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 085-IP-2009 rendida dentro de este proceso, teniendo en cuenta que la solicitud de otorgamiento de la patente de invención, fue presentada el 1 de marzo de 2002, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, interpretó los artículos 14, 15 literal e), 16, 18, 21, 28, 30 y 34 de la citada Decisión. Decisión 486: “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 15.- No se considerarán invenciones: e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; (…)” “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente

que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”. “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. “Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o

llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención”. “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación ser dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”. “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”. Teniendo en cuenta que la sociedad demandante afirma que los actos acusados violaron el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se estima conveniente efectuar las siguientes anotaciones sobre el objeto de la invención, en relación con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de la citada Decisión, por ser esta última la normatividad aplicable, de acuerdo con la interpretación prejudicial solicitada en este proceso.

Como quedó expuesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que una invención sea patentable a la luz de la Decisión 486, debe reunir los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Aduce el Tribunal que el requisito de novedad contenido en el artículo 16 de la Decisión 486, exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica. Que en este contexto al tenor de la disposición citada, “…toda invención deja de ser nueva, si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Decisión 486. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado” (folio 225). Agrega que “…la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman una invención, pudiendo incluso ser conocidos algunos o todos de tales componentes, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente ya que toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (folio 225). Respecto del nivel inventivo, contemplado en el artículo 18 de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia Andino, cita algunos criterios de las Cámaras de Recursos que

deben tenerse en cuenta para analizar la existencia del nivel inventivo: Las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado “acercamiento problemasolución”, consistente, en lo esencial, en: “…‘a) identificar el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”. (Proceso 13-IP2004, ya citado” (folio 228). En cuanto a la susceptibilidad de aplicación industrial, señala que la norma comunitaria también exige que el objeto de la invención pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios. Así las cosas y para efectos de analizar si los actos demandados se encuentran incursos en causal de nulidad al haber negado el privilegio de patente de la solicitud presentada por la actora, se trae a colación los argumentos y las pruebas allegadas al proceso, por la parte demandante. Violación al artículo 14 de la Decisión 486, el cual será objeto de análisis de acuerdo con la Interpretación Prejudicial efectuada por el Tribunal Andino. El artículo 14 de la Decisión 344, como ya se dijo, se refiere a los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial que debe contener una invención para que sea patentable.

Expuestos los requisitos para que una invención sea patentable, la Sala aclara que si bien es cierto el requisito de novedad no fue objeto de debate en la vía gubernativa, tal como se sostiene en la contestación de la demanda, la jurisprudencia indica que es procedente tratar este punto en el proceso contencioso administrativo. En efecto, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha considerado lo siguiente: “Antes de resolver el caso sometido a estudio, la Sala debe señalar que erró el Tribunal cuando señaló que carecía de competencia para pronunciarse sobre los cargos que no fueron esgrimidos en su oportunidad en la vía gubernativa, pues en jurisprudencia reiterada de esta Corporación se ha expresado que es procedente alegar causales de nulidad nuevas, no planteadas inicialmente en sede administrativa, porque si lo que la ley pretendiera al acudir ante la jurisdicción contenciosa fuera la reproducción de los argumentos expuestos en la vía gubernativa, exigiría sólo copia de los recursos interpuestos y prescindiría de las exigencias de la presentación de la demanda. En ese orden, la Sala se referirá a todos los cargos esgrimidos por el actor”1. Al respecto, la sociedad actora aduce que lo que se “define en la presente solicitud no es un programa de ordenador como tal, y tampoco se limita a hacer que un sistema en sí conocido opere de otra manera, sino que la presente invención se refiere a una combinación nueva e inventiva de elementos físicos. Es un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen de forma distinta a la convencional, el cual previamente no se había combinado” (las subrayas son ajenas al texto).

En otras palabras, manifiesta que la novedad se encuentra en una combinación nueva de elementos físicos que hacen que interactúen de una manera distinta a la convencional. A juicio de la Sala, la presente solicitud de patente no es una invención, ya que como se explicará más adelante al tratar el requisito de la altura inventiva y de los segundos usos, quedará demostrado que es una creación no protegida por la propiedad industrial, sino, posiblemente, por los derechos de autor. En consecuencia, la creación que ocupa a esta Sala, no puede catalogarse de ser novedosa por no ser una invención patentable. Así las cosas, al ser posible que sea una obra que puede tener protección por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual se ocupa de 1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de febrero de 2008. Rad.: 2001–01562. Consejera

Ponente: Dra. Martha Sofía Sanz Tobón. Actor: Sociedad de Intermediación Aduanera SIA COMEX LTDA. proteger tales derechos, como si se tratase de obras literarias, siempre y cuando la creación sea original, es viable que el principio de la originalidad que es fundamental de los derechos de autor, pueda ser aplicable. Advirtiendo la Sala, que no se ocupará de fondo sobre este tema, por no ser objeto de la litis, y ser distinto al requisito de novedad que se exige en las invenciones patentables bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por otra parte, la sociedad demandante aduce que además del artículo 14 se violó el artículo 21 de la Decisión 486, por cuanto al interpretarlo de forma equivocada y

aplicarlo como fundamento de negativa de la invención presentada, que no corresponde a un segundo uso. Haciendo referencia a la falta de nivel inventivo argumentado por las Resoluciones impugnadas, manifiesta que dicha afirmación no puede determinarse en forma tan subjetiva sólo porque el examinador lo considere de acuerdo a sus conocimientos, sin aportar algún documento que sirva de sustento, de los cuales si es tan obvia la invención resultaría muy simple citar por lo menos uno, o por lo menos el soporte de donde se encuentre que la entidad demandada asume que para casos como éste no se cumple con el requisito de nivel inventivo. Sobre el artículo 30 de la Decisión 486, sostiene que las reivindicaciones presentadas (…) 1 a 4 (de método) definen ahora las etapas de un método y los parámetros operativos que se aplican a esas etapas en términos que permiten a un experto poner en práctica el procedimiento e implantarlo directamente mediante los circuitos electrónicos necesarios. Incluso, el examinador objetó que las reivindicaciones 1 a 4 inicialmente presentadas comprendían características estructurales y que las reivindicaciones 5 a 9 comprendían características noestructurales, llegando a la conclusión que ello era contrario a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 cuando éste se interpretaba a la luz del párrafo “Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes” publicada en la OMPI en

1982. Que la Guía de la OMPI es simplemente una guía que no “constituye un documento que sea de uso obligatorio (…)” y que no contiene conceptos adecuados para el caso concreto. Además, que “NO SE PUEDE EXTRAPOLAR

CONCEPTOS PARA SER APLICADOS EN CAMPOS DONDE EXISTEN CONSIDERACIONES TÉCNICAS DIFERENTES”. Por lo que la entidad viola la norma en la medida en que desconoce la claridad de la que se encuentra provista la invención cuyas reivindicaciones encuentran enteramente sustento técnico y descriptivo. Las pruebas allegadas, en síntesis, se refieren a los siguientes aspectos: -Copia del Oficio núm. 268 notificado el 13 de enero de 2006, por medio del cual se formularon objeciones a la invención solicitada e invocando el artículo 45 de la Decisión 486. -Copia del Formulario Único de Modificaciones, radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 23 de mayo de 2006, mediante el cual se allega un nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio a la solicitud de patente. -Copia de la Resolución núm. 34049 de 11 de diciembre de 2006, mediante la cual se niega el privilegio de patente de invención a la creación denominada “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI

KAISHA. -Copi