CE-11001-03-24-000-2007-00241-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Publicación. Registro de un signo diferente De lo expuesto se deduce claramente, que si la publicación de una solicitud de registro marcario, se realizó por error de la Administración, al no haber requerido previamente al peticionario sobre el lleno de los requisitos formales, necesariamente tendría que volverla a publicar, además, que tal publicación debe contener todos los elementos que hacen parte del signo, sin tener en cuenta en el registro marcario aquellos que son explicativos. Se recuerda que en la Interpretación Prejudicial allegada al expediente, el Tribunal de Justicia Andino, afirma que si la Administración cae en un error en la publicación de una solicitud de registro marcario en la Gaceta de Propiedad Industrial, dicho acto debe rectificarse necesariamente volviendo a publicarla, de cuya fecha de la publicación se contarían los plazos para presentar oposiciones por parte de quien tenga legítimo interés. No obstante lo anterior, la Superintendencia hizo caso omiso a la modificación del signo hecha por su titular, en el sentido dado en la respuesta al requerimiento, y se pronunció a través de la Resolución 11092 de 28 de mayo de 2004, decidiendo declarar infundada la oposición, que se entendía inexistente al haber revocado la publicación, y lo que es más, el haber concedido el registro de una marca distinta a la modificada por el titular de la misma, ya que su voluntad y decisión era el registro del signo “GRASS” y no como fue otorgada: “KEEP IT SIMPLE GRASS”, pues se reitera, que la expresión KEEP IT SIMPLE, según dicha persona, era simplemente explicativa, no sometida a registro.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 145 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 191 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 192 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 200.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 11092 DE 2004 (28 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 33351 DE 2004 (31 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 3017 DE 2007 (12 de febrero)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00241-00

Actor: GAS EVOLUTION JEANS LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó

como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 11092 de 28 de Mayo de 2004, 33351 de 31 de diciembre de 2004 y 3017 de 12 de febrero de 2007 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca nominativa “KEEP IT SIMPLE GRASS” para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 3 de diciembre de 2001, el señor LUIS ANTONIO MARTÍNEZ CAMACHO, solicitó el registro como marca de la palabra “GRASS” y la expresión “KEEP IT SIMPLE”. I.1.2. Expresa que el 30 de mayo de 2002, fue publicado el extracto de la solicitud de registro, en la Gaceta de Propiedad Industrial 516. El señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, titular en ese entonces del nombre y enseña comercial “GAS” y de la solicitud de registro de la marca “KEEP IT SIMPLE”, que posteriormente fue concedida, presentó oposición a dicha solicitud. I.1.3. Aduce que el 26 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos, notificó al solicitante el oficio 01623, mediante el cual dispuso: “PRIMERO. Revocar el oficio No. 07858, notificado por fijación en lista de fecha 26 de Diciembre de 2.001.

SEGUNDO: Revocar la publicación de la marca efectuada en la Gaceta de

Propiedad # 516 de fecha Mayo 30 de 2.002.

TERCERO: Requerir al solicitante para que dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, subsane las irregularidades a su solicitud, en un solo escrito, acreditando ante este Despacho el cumplimiento del requisito señalado en la parte motiva. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no contempla los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

CUARTO: Notifíquese el presente oficio, advirtiendo que contra el no procede recurso alguno” (folios 28 a 29).

I.1.4. Que el 26 de mayo de 2003, dio respuesta al requerimiento, en los siguientes términos: “SE ACLARA QUE LA MARCA EN TRÁMITE DE REGISTRO ES UNA

MARCA NOMINATIVA Y NO DEBE TENERSE EN CUENTA NINGUNA

FIGURA ADICIONAL, UNICAMENTE HACE PARTE DE LA MARCA LA

PALABRA GRASS Y LA EXPRESIÓN KEEP IT SIMPLE IRÁN COMO EXPLICATIVAS POR LO TANTO NO HACE PARTE DEL CONJUNTO QUE SE PRETENDE REGISTRAR” (el resaltado es de la sociedad actora). (Folio 29). I.1.5.Mediante Resolución 11092 de 28 de mayo de 2004, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo nominativo “KEEP IT SIMPLE GRASS”. I.1.6. Por Resolución 33351 de 31 de diciembre de 2004, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución impugnada.

I.1.7. A través de la Resolución 03017 de 12 de febrero de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmado la Resolución inicial. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 35 del Código Contencioso Administrativo; 134, 135 literal i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Aduce que se violó el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, ya que no se resolvieron todas las cuestiones planteadas dentro del trámite, pues a pesar de haber insistido dentro de los recursos, que la marca se encontraba pendiente de publicación, atendiendo a la revocatoria proferida por la entidad demandada, la misma ignoró dicho requisito, emitiendo una Resolución que viola el debido proceso, al conceder una marca que no corresponde a la solicitada. Además que el Capítulo II de la Decisión 486, trae el procedimiento de registro de un signo distintivo, puntualizando en su artículo 145 que si la solicitud reúne los requisitos formales establecidos, la Oficina Nacional Competente ordenará su publicación, lo que en este caso no ocurrió, ya que la orden de publicación había sido revocada y sin embargo procedió a expedir una resolución concediendo la marca que no corresponde a la solicitada. I.2.2. Expresa que se vulneraron los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486, por cuanto carece de distintividad. I.2.3. Que se violaron los artículos 136 literal b) de la Decisión 486, 603 y 605 del

Código de Comercio, por inaplicabilidad por parte de la Superintendencia de esta causal de irregistrabilidad. Aclara que la sociedad demandante adquirió el nombre y enseña comercial, desde el mismo momento de su constitución, cuyo nombre ha venido empleando en forma pública, eficaz e ininterrumpida. Indica que el nombre comercial GAS + MODELO ADJUNTO fue protegido a través de la Resolución 10023 de 31 de mayo de 1999, para distinguir las actividades relacionadas con los productos de las clases 18, 23, 24 y 25, y los servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, según certificado de depósito 12677. Que el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, cedió sus derechos a la sociedad que representa GAS EVOLUTION JEANS LTDA. Aduce que la enseña comercial es “GAS + MODELO ADJUNTO” para distinguir establecimientos comerciales dedicados a las actividades relacionadas con productos de las clases 18, 23, 24 y 25, y servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo certificado de depósito es el 12713. Que el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, cedió sus derechos de la enseña comercial a la sociedad que representa GAS EVOLUTION JEANS LTDA. Que las solicitudes referidas de depósito fueron presentadas el 8 de marzo de 1999, o sea antes de 3 de diciembre de 2001, fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca cuestionada. Sostiene que entre la expresión “GRASS”, solicitada como marca y el nombre y enseña comercial “GAS” (mixtos), previamente depositados, existe similitud visual, ortográfica, fonética y conceptual.

I.2.4. Que fue vulnerado el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, por cuanto con la concesión del registro de la marca nominativa “GRASS”, para amparar productos de la clase 25 Internacional, permite que se engañe al público consumidor y los medios comerciales sobre la procedencia de los productos. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Que para que el nombre comercial sea protegido en el trámite de una solicitud de registro de marca debe cumplirse con dos requisitos: i) el interesado debe presentar oportunamente las observaciones a que haya lugar, ii) el interesado debe presentar los elementos probatorios tendientes a demostrar su interés legítimo y su mejor derecho. Respecto a la solicitud de registro de la marca “KEEP IT SIMPLE GRASS”, se tiene frente al nombre y enseña comercial “GAS”, que no existen semejanzas capaces de inducir al público a error II.1.2. El curador ad litem designado para defender los intereses del señor LUIS ANTONIO MARTÍNEZ CAMACHO, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo: Respecto a las normas que la actora considera violadas, que su representado no las vulneró, ni es motivo de confusión, ya que si fuera así la Superintendencia la hubiera

requerido para que la retirara de conformidad con el artículo 604 del Código de Comercio.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, guardó silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo KEEP IT SIMPLE GRASS (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo KEEP IT SIMPLE GRASS (denominativo) fue solicitado para registro, el nombre comercial GAS (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

TERCERO: La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo

que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

1. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

CUARTO: Cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere y no solamente en parte de éste.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta

que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen un nombre comercial o a una enseña comercial protegidos, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

SÉPTIMO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con signos denominativos, es necesario conservar la unidad del mismo, sin ser posible descomponerlo.

OCTAVO: Se presume que los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las

considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

NOVENO: La publicación de una solicitud o del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros interesados, pueden presentar oposiciones. La debida fundamentación en la presentación de oposiciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo marcario al que quiere oponerse, de esta manera, nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.

Por lo tanto, la solicitud o el extracto de la solicitud del registro marcario, debe, necesariamente, obedecer, coincidir y contener con exactitud la solicitud de registro marcario solicitada, es decir, debe contener todas las características del signo que se pretende registrar”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 162-IP2012, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134 limitándose al literal a), 136 literal b) y 145; y de oficio los artículos 136 literal a) 190, 191, 192 y 200 de la Decisión 486; y, no se interpretará el artículo 135 literal i) por no ser aplicable al caso concreto. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. “Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación”. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del

establecimiento que lo usa”. “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”.

El debate se centra en: (1) si la solicitud de registro del signo denominativo “KEEP IT SIMPLE GRASS” reunió los requisitos formales establecidos, ya que la Oficina Nacional Competente ordenó su publicación, sin embargo revocó tal orden, (2) Luego procedió a expedir una resolución concediendo la marca que según la actora, no corresponde a la solicitada. Además, (3) que las solicitudes de depósito del nombre y enseña comercial GAS + MODELO ADJUNTO, fueron presentadas el 8 de marzo de 1999, o sea antes del 3 de diciembre de 2001, fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca cuestionada. (4) Que entre la expresión “GRASS”, solicitada como marca y el nombre y enseña comercial “GAS” (mixtos), previamente depositados, existe similitud visual, ortográfica,

fonética y conceptual. Lo primero a dilucidar, es si efectivamente la Entidad demandada vulneró el artículo 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al no haber publicado el signo solicitado, después de haber revocado la primera orden de publicación, para que el solicitante llenara los requisitos formales. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, en la Interpretación Prejudicial solicitada en este proceso, precisa: “De los requisitos en la presentación de una solicitud de registro marcario. De la publicación en la Gaceta Oficial. Publicación del registro. El Tribunal abordará el tema, en virtud de que la parte demandante afirma que se violó el artículo 145 de la Decisión 486 ya que la solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial 516 y dicha publicación fue revocada en virtud a que la Superintendencia solicitó a la parte demanda se subsanen irregularidades en la solicitud. A pesar de la petición de que la solicitud sea nuevamente publicada, la Superintendencia emitió Resolución negando la oposición y concediendo el registro del signo solicitado. Respecto a la publicación del registro, el Tribunal ha sostenido: “La publicación de la solicitud tiene por finalidad hacer conocer a los interesados sobre la marca que va a inscribirse, la que comprende tanto el signo como la clase de productos, la identificación del peticionario, la descripción completa de la marca etc. (…). Una publicación disminuida no tendría los efectos legales previstos en la norma y si esa - la publicaciónse produce por error del administrador, para rectificar ese acto administrativo tendría, por su propia iniciativa, que volver a publicarla, sin que esto signifique la pérdida de

la prioridad registral. Desde esta segunda publicación se contarían los plazos para presentar observaciones por parte de quien tenga interés legítimo”. (Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 236 de 26 de noviembre de 1996, marca: MONO). Al respecto, el artículo 138 de la Decisión 486 dispone que la solicitud de un registro marcario deberá ser presentado ante la Oficina Nacional Competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y deberá cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra: “(…) b. la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”; por su parte, el artículo 139 de la misma Decisión, manifiesta que el petitorio de una solicitud de un registro marcario estará contenido en un formulario y contendrá, entre otros, “(…) e. la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color (…); mientras que el artículo 140 al referirse a la fecha de presentación, sostiene que al momento de la recepción, la solicitud de un registro marcario deberá contener, entre otros, “(…) c. la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color (…)”. Observado lo señalado, una vez cumplidos todos los requisitos para la presentación de una solicitud marcaria, la Oficina Nacional Competente, tiene la obligación de ordenar la publicación de dicha solicitud o del extracto de dicha solicitud en la Gaceta Oficial, con el fin de que cualquier persona,

provista de interés legítimo, pueda presentar observaciones al registro solicitado, las cuales deberán ser debidamente fundamentadas.

El Tribunal ha manifestado: “Que la publicación por consiguiente, no es constitutiva de derechos, sino es un llamado a eventuales terceros investidos de legítimo interés, sobre la existencia de esa solicitud de registro de un signo que reúne los requisitos previos y necesarios para el posterior y ya definitivo análisis por parte de la respectiva Oficina Nacional sobre su inscripción, para que dichos interesados hagan valer las reivindicaciones que a su juicio consideren válidas frente a ese signo presentado, en armonía con la disposición comunitaria imperante al momento de efectuar su oposición u observación, por cuanto, se aspira por quien lo solicita, y se cree tener por quien lo observa, el derecho exclusivo sobre la creación intelectual que subyace en el signo”. (Proceso 31-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 291 de 3 de septiembre de 1997, marca DUNAS acompañada en forma explicativa de la partícula WAFER).

Por lo tanto, la publicación de una solicitud o la publicación del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros interesados pueden presentar oposiciones. La debida fundamentación en la presentación de dichas oposiciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo marcario al que quiere oponerse. De esta manera nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos. De lo expuesto se evidencia, que la publicación de la solicitud o la

publicación del extracto de la solicitud del registro marcario, debe, necesariamente, obedecer, coincidir y contener con exactitud la solicitud de registro marcario solicitada, es decir, debe contener todas las características del signo que se pretende registrar. La Oficina Nacional Competente, es la encargada de cuidar que los signos solicitados a registro marcario se publiquen de la manera más fidedigna posible, teniendo en cuenta todos los elementos que hacen parte del signo, los elementos que se reivindican o los elementos explicativos. Dicha Oficina, no puede dejar pasar en la publicación correspondiente, elementos denominativos sin determinar el papel que juegan en el conjunto marcario” (folios 217 a 218). Las subrayas son de la Sala. De lo expuesto se deduce claramente, que si la publicación de una solicitud de registro marcario, se realizó por error de la Administración, al no haber requerido previamente al peticionario sobre el lleno de los requisitos formales, necesariamente tendría que volverla a publicar, además, que tal publicación debe contener todos los elementos que hacen parte del signo, sin tener en cuenta en el registro marcario aquellos que son explicativos. En el caso sub examine, aparecen las siguientes pruebas: -Formulario Único de registro de signos distintivos, el cual obra en el folio 2 del Anexo No. 1, donde se observa, la siguiente denominación del signo: “Denominación Grass en letras características y específicas en forma vertical y las palabras Keep It Simple en letras blancas y la letra G en la parte inferior derecha dentro de una figura que semeja rectángulo de color azul” -A folio 8 del Anexo No. 1, aparece el oficio 07858 de 26 de diciembre de 2001,

suscrito por el Jefe Grupo de Fondo (de la División de Signos Distintivos), dirigido al señor Luis Antonio Martínez Camacho, cuyo contenido es el siguiente: “Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica que:

1. Debe usted aclarar dentro del conjunto marcario si la letra G que se encuentra en la parte inferior derecha de la etiqueta hace parte de la marca que se va a registrar debido que en el petitorio no es señalada; de acuerdo a lo establecido en el artículo 138 literal b) de la Decisión 486n de la

Comunidad Andina. En cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, se le requiere para que dentro del término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente oficio complete los requisitos anteriormente enunciados…”. - A folios 9 a 11, se observa la comunicación de 25 de enero de 2002, donde el señor LUIS ANTONIO MARTÍNEZ CAMACHO, da respuesta oportuna al anterior requerimiento, en los siguientes términos: “(…) 1. Que el día 3 de diciembre de 2.001 se radicó bajo el número 01103520 solicitud de registro de signos distintivos.

2. Que la solicitud fue presentada junto con los anexos necesarios para el registro de signos distintivos previo pago de los derechos.

3. Que el día 24 de diciembre de 2.001 se expidió requerimiento número 07858 y desfijado el 26 de diciembre de 2.001.

4. Que dentro del requerimiento se debe aclarar que dentro del conjunto

marcario si la letra G que se encuentra en la parte inferior derecha de la etiqueta hace parte de la marca que se va a registrar debido a que en petitorio no es señalada.

5. Que el hecho descrito en el número 4 está de acuerdo a lo señalado en el artículo 138 literal b de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

6. Que dentro del petitorio con radicación número 01103520 en la casilla número 4 denominación del signo nominativo se expresa (Denominación GRASS en letras características específicas en forma vertical y las palabras KEEP IT SIMPLE en letras blancas y la letra G en la parte inferior derecha dentro de una figura que semeja un rectángulo de color azul).

Por los hechos anotados anteriormente y en concordancia con la Decisión 486 de la Comunidad Andina presento a ustedes la aclaración expresa de acuerdo a las siguientes

PRETENSIONES

1. Que la letra G que aparece en la parte inferior derecha de la etiqueta sí hace parte de la marca que se va a registrar.

2. Que la anterior pretensión consta en el petitorio en la casilla número 4 denominación del signo, nominativo, cuando se expresa…

3. Que se cumple con el artículo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de

la Comunidad Andina. (…)”. -Constancia de publicación del extracto de solicitud de regis