CE-11001-03-24-000-2007-00259-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Conexión competitiva En conclusión, se observa que el signo CELTEC posee semejanza ortográfica, fonética e ideológica con la marca CELLTECH, pues se percibe y se pronuncia de forma similar y evoca en la mente de los consumidores la misma idea. Pese a lo anterior, las semejanzas que presentan los signos cotejados son insuficientes para afirmar que la marca CELTEC se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) del artículo 135 y a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor. En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca CELTEC se solicitó para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza limitándolo a productos cuyo principio activo es la sibutramina; y que aquel que se otorgó para la marca CELLTECH se concedió para distinguir suplementos nutricionales alimenticios y de deportes para fuerza y desempeño en el entrenamiento del mismo nomenclátor. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5, permite constatar que la marca CELTEC no es distintiva respecto de CELLTECH, pues si bien es cierto, los productos para los cuales se solicitó su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza son farmacéuticos y el registro de la marca CELLTECH se concedió para distinguir “suplementos nutricionales alimenticios y de deportes para fuerza y desempeño

en el entrenamiento”, estos podrían causar riesgo de confusión en el consumidor final toda vez que los productos amparados por ambos signos tienen relación directa con la masa muscular del cuerpo, en tanto que uno es un medicamento para controlar el exceso de peso y el otro es un suplemento para incrementar la masa muscular.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE

NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A NOTA DE RELATORIA: Caso similar, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de 2008, Rad. 2001-00351, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 18210 DE 2004 (30 de julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 9464 DE 2005 (29 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 18210 DE 2004 (30 de julio)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00259-00

Actor: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., contra las Resoluciones 28237 de 2006 (26 de octubre), 35563 de 2006 (22 de diciembre) y 3675 de 2007 (19 de febrero), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó a la actora el registro de la marca CELTEC (mixta), para distinguir “productos farmacéuticos” comprendidos en la clase 5 internacional.

I. LA DEMANDA

LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., domiciliada en Bogotá D.C., mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 28237 de 2006 (26 de octubre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó a la actora el registro de la marca CELTEC (mixta), para distinguir “productos farmacéuticos” comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 35563 de 2006 (22 de diciembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la 28237 de 2006 (26 de octubre).  Que se declare nula la Resolución 3675 de 2007 (19 de febrero), a través de la

cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 28237 de 2006 (26 de octubre).  Que como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio registrar a su favor la marca CELTEC (mixta), para distinguir “productos farmacéuticos” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 28 de diciembre de 2004 LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca CELTEC (mixta), para distinguir productos farmacéuticos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 550 de 2005, sin presentarse oposición por parte de terceros. Mediante Resolución 28237 de 2006 (26 de octubre) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó a la actora el registro de la marca CELTEC (mixta), para distinguir “productos farmacéuticos” comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Inconforme con tal decisión, la actora presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 35563 de 2006 (22 de diciembre) y 3675 de 2007 (19 de febrero), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 28237 de 2006 (26 de octubre). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio debía registrar la marca CELTEC (mixta) solicitada, pues ésta es lo suficientemente distintiva respecto de la marca CELLTECH y no induce a confusión al consumidor. Aduce que la marca CELTEC es conceptual y gráficamente diferente de la marca CELLTECH registrada a favor de la sociedad MUSCLETECH RESEARCH AND

DEVELOPMENT INC.

Señala que no hay una relación directa entre los productos aun cuando pertenecen a la misma clase. En este sentido, pone de presente que el producto que se pretende amparar con la marca solicitada es para controlar el peso, mientras que los que ampara el signo CELLTECH son productos para aumentar la masa muscular. Resalta que los productos que amparan las marcas no son productos intercambiables ni complementarios, van dirigidos a consumidores distintos y no se comercializan a través de los mismos canales de distribución ni a través de los mismos medios de publicidad.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados fueron

expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Sostuvo que el signo CELTEC presenta similitud fonética con la marca CELLTECH, registrada previamente a favor de la sociedad MUSCLETECH AND DEVELOPMENT INC., lo cual podría inducir al consumidor a pensar que se trata de la misma marca registrada previamente, de marcas que pertenecen a un mismo titular, o que distinguen una nueva o una misma línea de productos, toda vez que están destinados a un mismo tipo de consumidor y presentan los mismos canales de comercialización, lo cual genera riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial. Indicó que en razón a la similitud fonética de los signos y la identidad de los consumidores a quienes van dirigidos los productos que amparan las marcas, el signo CELTEC es irregistrable, conforme a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 2.2. La sociedad MUSCLETECH RESEARCH AND DEVELOPMENT INC. no se pronunció pese a haber sido debidamente notificada1.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó en la interpretación 154IP-2012 se citan a continuación. “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. En el presente proceso, el juez consultante ha de tener en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la similitud fonética, desde que la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro del signo “CELTEC” (mixto) por considerar la existencia de similitud fonética con la marca “CELLTECH”

(denominativa).

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 1 Folio 86 del expediente.

5. Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina

que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

8. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de

haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: • Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. • Es autónomo.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio y la actora reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en el libelo de la demanda y en la contestación de la misma. 4.2. La sociedad MUSCLETECH RESEARCH AND DEVELOPMENT INC., guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo CELTEC (mixta), cuyo registro se solicitó para distinguir “productos farmacéuticos” en la clase 5 internacional, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, respetivamente, disponen lo siguiente: “Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad. Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo

uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones acusadas, negó el registro de la marca CELTEC (mixta), para distinguir “productos farmacéuticos” comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que existía similitud fonética entre ésta y la marca CELLTECH previamente registrada a favor de la sociedad MUSCLETECH RESEARCH AND DEVELOPMENT INC. en la misma clase internacional, lo cual puede inducir en error al consumidor al asociar los productos con un mismo origen empresarial. 5.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación: MARCA

MARCA CUYO REGISTRO

PREVIAMENTE

SE CUESTIONA

REGISTRADA

CELTEC CELLTECH

(MIXTA CLASE 5) (NOMINATIVA CLASE

1. CELLTECH Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas CELTEC (mixta) y CELLTECH.

5.1.1. Comparación Ortográfica2 y Fonética3 Ahora bien, como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

CELTEC, CELLTECH, CELTEC, CELLTECH, CELTEC, CELLTECH,

CELTEC, CELLTECH, CELTEC, CELLTECH, CELTEC, CELLTECH,

CELTEC, CELLTECH, CELTEC, CELLTECH, CELTEC, CELLTECH.

De la confrontación directa que se hace de las marcas en conflicto, advierte la

Sala la similitud ortográfica y fonética existente entre ellas, de hecho ambos signos están conformados por dos (2) silabas, comparten seis (6) de las ocho (8) letras que contiene el signo previamente registrado, diferenciándose únicamente por la letra L y la letra H; y ambas contienen la vocal E en la primera sílaba y se acentúan en ella. 5.1.2. Comparación Ideológica4 Por otro lado, encuentra la Sala que existe identidad ideológica entre los signos CELTEC y CELLTECH, pues evocan en la mente del consumidor la misma idea, concerniente a lo que se entiende por las palabras CÉLULA (“Unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico, capaz de reproducción independiente y formada por un citoplasma y un núcleo rodeados 2 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” 3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal

similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” 4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” por una membrana.”) y TECNOLOGÍA (“Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.”). En conclusión, se observa que el signo CELTEC posee semejanza ortográfica, fonética e ideológica con la marca CELLTECH, pues se percibe y se pronuncia de forma similar y evoca en la mente de los consumidores la misma idea. Pese a lo anterior, las semejanzas que presentan los signos cotejados son insuficientes para afirmar que la marca CELTEC se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) del artículo 135 y a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor.

5.1.3. Riesgo de Asociación y/o Confusión Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la Interpretación Prejudicial lo siguiente: “El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.”. En el caso sub examine el registro de las marca CELLTECH se otorgó para distinguir productos farmacéuticos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza limitándolo a productos cuyo principio activo es la sibutramina, y el registro que se negó, correspondiente al signo CELTEC, se solicitó para distinguir suplementos nutricionales alimenticios y de deportes para fuerza y desempeño en el entrenamiento comprendidos en el mismo nomenclátor. Se resalta que la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, dispone: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la

destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia plasmadas en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que las marcas CELTEC Y CELTECH distinguen productos de la misma clase. Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 04-IP98: “…el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe

observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro. Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese solo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias. Para ejemplificar: En la clase 5 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial. De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares

diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 31.” (Se resalta) Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si CELTEC es registrable o se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) del artículo 135 y a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. Debe recordarse, según se expuso en la Interpretación Prejudicial, que en materia de productos farmacéuticos el examen de confundibilidad debe ser más riguroso, por “… las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 5”.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca CELTEC se solicitó para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza limitándolo a productos cuyo principio activo es la sibutramina; y que aquel que se otorgó para la marca CELLTECH se concedió para distinguir suplementos nutricionales alimenticios y de deportes para fuerza y 5 Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. desempeño en el entrenamiento del mismo nomenclátor. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5, permite constatar que la marca CELTEC no es distintiva respecto de CELLTECH, pues si bien es cierto, los productos para los cuales se solicitó su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza son farmacéuticos y el registro de la marca CELLTECH se concedió para distinguir “suplementos nutricionales alimenticios y de deportes para fuerza y desempeño en el entrenamiento”, estos podrían causar riesgo de confusión en el consumidor final toda vez que los productos amparados por ambos signos tienen relación directa con la masa muscular del cuerpo, en tanto que uno es un medicamento para controlar el exceso de peso y el otro es un suplemento para incrementar la masa muscular. Además, comoquiera que de la comparación ortográfica, fonética e ideológica del signo CELTEC con la marca previamente registrada CELLTECH se desprende que el signo que se pretende registrar no es lo suficientemente distintivo6 ni lo

diferencia de la marca registrada, su eventual registro podría generar un riesgo de confusión en el público consumidor, que lo llevase a adquirir un producto determinado con la creencia de que está comprando o usando otro, o a asociar los productos de las marcas con un origen empresarial común. En este orden de ideas, se advierte que los productos de las marcas podrían ser comercializados por los mismos canales, como lo son las droguerías o farmacias; y por la misma razón, se publicitarían por los mismos medios, como lo son la televisión, la prensa y la radio; y tienen una relación directa. Así las cosas, la Sala considera que el signo CELTEC, cuyo registro se solicitó para distinguir productos correspondientes a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) del artículo 135 y a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 6 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 21 de julio de 2004, Rad.: 11001032400019990539401, Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. “Al compararlas atendiendo las expresiones ALUB y LUBRI se cumple lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en el numeral sexto de sus conclusiones en este caso, en el sentido de que "En este tipo de marcas se utilizan prefijos o sufijos de uso común, lo que no quiere decir que algún particular pueda aprovecharse de estos. Por tanto, podrán ser utilizadas

estas partículas en signos compuestos, siempre que se añadan elementos que hagan suficientemente distintivo al conjunto y así evitar el riesgo de confusión…”. (Se resalta) A propósito, en un caso