CE-11001-03-24-000-2007-00277-00-2013

REGISTRO MARCARIOOposición Andina. Pronunciamiento judicial pendiente de otro país Precisamente, por ello se encuentra que la oposición presentada por IDEAL FASTENER CORPORATION dentro del proceso de la referencia estuvo ajustada a derecho, pues se acreditó el interés legítimo que tenía para actuar, al constatar que i) previamente era titular de una marca idéntica, registrada en Perú para distinguir para productos de la misma clase internacional, y ii) había solicitado que le fuera concedido el registro de dicha marca en el país. De hecho, tal y como lo reconoce la actora en la demanda “La sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION… solicitó el día 22 de julio de 2005, el registro de la marca nominativa IDEAL, para distinguir productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la que le correspondió el expediente número 05.072096.”. En este orden de ideas, se advierte que la actora no tenía un derecho de prelación en Colombia sobre la solicitud realizada por IDEAL FASTENER CORPORATION, pues el actuar de esta última se ajustó a lo establecido en el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que regula la oposición andina. En consecuencia, se advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio no violó el debido proceso de la actora, ni los principios de eficacia, economía y celeridad; pues atendiendo al principio de legalidad realizó el examen de registrabilidad de la marca IDEAL sin esperar un pronunciamiento judicial definitivo en Perú, para garantizar el cumplimiento de un principio de carácter superior, como es el de la seguridad jurídica. REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica

En conclusión, se observa que existe identidad ortográfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, por cuanto el vocablo IDEAL que los compone es idéntico y, por lo tanto, se escribe y pronuncia de manera idéntica; además de que evoca la misma idea en la mente del los consumidores. En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro cuyo registro se negó se solicitó para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza, y el registro previamente otorgado en Perú, a favor de IDEAL FASTENER CORPORATION, se concedió para distinguir “cierres de ropa, ganchillos, cierres de cremalleras y artículos de pasamanería” en la misma clase. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca IDEAL, cuyo registró se negó a la actora, no es lo suficientemente distintiva respecto de la marca de igual denominación registrada a favor de IDEAL FASTENER CORPORATION, pues los productos para los cuales solicitó su registro son confundibles con aquellos que ampara la marca previamente registrada en Perú. En efecto, se advierte que ambas marcas, que por lo demás son de igual denominación, ampararían en la misma clase internacional “cierres” y artículos de pasamanería u objetos y complementos de decoración confeccionados a base de cordones, borlas o galones, generando evidente confusión en el público consumidor. En este orden de ideas, la Sala observa que el signo IDEAL, cuyo registro se solicitó para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza,

no reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 147

NOTA DE RELATORIA: Comparación ortográfica, fonética e ideológica, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 2002-00274, MP. Camilo Arciniegas Andrade; sentencia de 18 de octubre de 2012, Rad. 200500093, MP. María Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00277-00

Actor: CORPORACION REY S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por CORPORACIÓN REY S.A. contra las Resoluciones 21776 de 2006 (18 de agosto), 31174 de 2006 (27 de noviembre) y 6074 de 2007 (28 de febrero),

mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca IDEAL, para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza.

I. LA DEMANDA

CORPORACIÓN REY S.A., domiciliada en Bogotá D.C., mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 21776 de 2006 (18 de agosto), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca IDEAL, para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza.  Que se declare nula la Resolución 31174 de 2006 (27 de noviembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 21776 de 2006 (18 de agosto).  Que se declare nula la Resolución 6074 de 2007 (28 de febrero), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 21776 de 2006 (18 de agosto).  Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a su favor el registro de la marca IDEAL, para distinguir productos de la clase 26 de la Clasificación

Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 13 de julio de 2005 la demandante solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca IDEAL, para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza. A su turno, el 22 de julio de 2006, IDEAL FASTENER CORPORATION solicitó ante la misma División, el registro de la marca IDEAL para distinguir productos dentro de la misma clase. Las solicitudes presentadas por la actora y por IDEAL FASTENER CORPORATION se publicaron en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 555 de 2005 y, dentro del término oportuno, las objetaron de forma recíproca. En este sentido, IDEAL FASTENER CORPORATION alegó que no debía concederse el registro de la marca solicitada por la actora, habida cuenta de era idéntica a una de la cual era titular en Perú, para distinguir productos de la misma clase. Por su parte, la actora manifestó que debía concederse el registro marcario a su favor, debido a que lo había solicitado antes de que lo hiciera IDEAL

FASTENER CORPORATION.

Mediante Resolución 21776 de 2006 (18 de agosto), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, negó el registro de la marca IDEAL, bajo el argumento de que era idéntica a la marca IDEAL registrada a favor de IDEAL

FASTENER CORPORATION en Perú.

Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 31174 de 2006 (27 de noviembre) y 6074 de 2007 (28 de febrero), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 21776 de 2006 (18 de agosto). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, 29 y 209 de la Constitución Política, 3 del Código Contencioso Administrativo y 3 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial. 1.3.1. Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Afirma que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. En ese sentido, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio no debía estudiar dicho artículo al momento de negar el registro marcario que solicitó, habida cuenta de que existía un trámite judicial en Perú, dentro del que se estudiaba si debía o no registrarse a su favor el signo IDEAL, para distinguir

productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, sostiene que mediante Resolución 5448 de 2003 (19 de mayo) el Instituto Nacional de Defensa de Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual de Perú – INDECOPI concedió a su favor el registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la clase 26 internacional; pero luego de que IDEAL FASTENER CORPORATION recurriera dicho acto, la entidad revocó lo decidido “pues determinó que había nuevos elementos de prueba que presumirían la mala fe de CORPORACIÓN REY S.A….”. Si bien reconoce que en Perú posteriormente se registró el signo IDEAL a favor de IDEAL FASTENER CORPORATION, considera que dicho registro está sujeto a lo que se decida en el proceso judicial donde se estudia la demanda que interpuso contra el acto que revocó la Resolución 5448 de 2003 (19 de mayo) y negó el registro de la marca IDEAL; pues una decisión favorable a sus pretensiones le otorgaría un mejor derecho sobre el que tiene la actual titular. Aunado a lo anterior, sostiene que en Colombia le asiste un mejor derecho sobre la marca IDEAL que aquel que tiene IDEAL FASTENER CORPORATION, pues solicitó primero que ella dicho registro marcario. 1.3.2. Artículos 29 y 209 de la Constitución Política y 3 del Código Contencioso Administrativo Por otro lado, señala que los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y 3 del Código Contencioso Administrativo disponen, respectivamente, que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,

ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio…”, “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones…” y “las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera…”. Bajo el anterior contexto, sostiene que se le violó el debido proceso, debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca IDEAL desconociendo los principios de eficacia, economía y celeridad, pues no esperó a que se profiriera un fallo judicial definitivo en Perú para tomar una decisión ajustada a derecho en nuestro país. 1.3.3. Artículo 3 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial Asimismo, señala que el artículo 3 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial establece que “toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados contratantes será admitida a registro o depósito, y protegida legalmente en los demás Estados contratantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales por la ley nacional de dichos Estados…”. En este sentido, afirma que se violó este artículo, pues al negar el registro marcario a su favor se desconoció el derecho que le asiste sobre la marca IDEAL,

habida cuenta que es titular de ella en Honduras y Guatemala.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, indicó que no debía concederse el registro de la marca IDEAL, a favor de la actora, pues era idéntica al signo de igual denominación, registrado previamente a favor de IDEAL FASTENER CORPORATION en Perú. Adicionalmente, manifestó que un eventual registro de la marca podría inducir a confusión directa e indirecta al público consumidor, pues ambos signos distinguirían con igual denominación, productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza. Por último, indicó que no era dable suspender el proceso administrativo mientras se resolvía la demanda instaurada por la actora en Perú contra el acto que concedió el registro de la marca IDEAL a favor de IDEAL FASTENER CORPORATION, “habida cuenta que el acto administrativo que concedió el registro de la marca “IDEAL” clase 26 a favor de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION continúa siendo válido por lo que no es dable desconocer la decisión contenida en él respecto a los derechos sobre el registro marcario, salvo que se trate de suspensión provisional del acto, que requiere de pronunciamiento de entidad competente, lo cual no sucede en este caso y además, porque el registro de la marca ya está conferido y existe un derecho preferente que debe ser protegido.”.

2.2. IDEAL FASTENER CORPORATION guardó silencio.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 152-IP-2012 se citan a continuación: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación, que pudiera existir entre los signos denominativos IDEAL,

aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante, debe determinar si se cumplen todos los requisitos para interponer la oposición andina con base en la marca IDEAL registrada en Perú, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

QUINTO: Por teoría general los actos administrativos se presumen válidos y despliegan todos sus efectos mientras no sean anulados. Las resoluciones que conceden o deniegan registros marcarios no son la excepción, se presumen válidas mientras no sean expulsadas del ordenamiento jurídico mediante los mecanismos procesales pertinentes. Si de la normativa comunitaria no se desprende claramente la figura de la suspensión, se debe procurar que los actos de concesión de registro marcario regulen las situaciones cobijadas en su manto de aplicación: posibilitar el uso exclusivo de la marca a su titular, lo que implica, evidentemente, la potestad de impedir que terceros usurpen su derecho mediante las plataformas de protección para el efecto (ius prohibendi).

Lo anterior, tendría soporte en el propio sistema atributivo del registro marcario y, además, en el principio de legalidad. En consecuencia, no es pertinente la suspensión del trámite de registro marcario si se encuentra pendiente un proceso judicial que pudiera afectar el análisis de registrabilidad. No se puede limitar el ius prohibendi del titular del registro marcario por el alea del resultado de un proceso judicial, sobre todo si se tiene en cuenta que en dichos procesos intervienen muchos asuntos que los dilatan en el tiempo: términos, pruebas, recursos, instancias, etc.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio e IDEAL FASTENER CORPORATION guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo IDEAL, cuyo registro se solicitó para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de

la Comunidad Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente: “Artículo 136. “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las

resoluciones acusadas, negó a la actora el registro de la marca IDEAL, para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza, por considerar que era confundible con el signo IDEAL, previamente registrado a favor de IDEAL FASTENER CORPORATION en Perú, para distinguir productos de la misma clase internacional. Sin embargo, antes de realizar el examen de registrabilidad de éste signo, es menester que la Sala se pronuncie acerca de i) la oposición andina y ii) de la posibilidad de suspender el trámite de un registro marcario mientras se adelanta un proceso judicial que puede afectar el análisis de registrabilidad en otro país de la comunidad andina, por ser actuaciones que la actora reprocha a la Superintendencia de Industria y Comercio y que a su juicio debieron ser tenidas en cuenta antes de que ésta hiciera dicho examen. 5.1. La Oposición Andina Se advierte que IDEAL FASTENER CORPORATION se opuso al registro de la marca IDEAL, solicitado por la actora el 13 de julio de 2005 para distinguir productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que ello podría inducir a confusión al público consumidor, pues existía una marca de igual denominación, registrada previamente a su favor en Perú, para distinguir productos de la misma clase internacional. A propósito, se tiene que el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que quien alega tener interés legítimo para presentar oposiciones a un registro marcario debe acreditar i) que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la

marca pueda inducir al público a error; o ii) que ha solicitado primero el registro en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. Adicionalmente, dicha normativa establece que el interesado debe solicitar el registro de la marca al momento de manifestar su oposición, para probar el interés real en que se niegue la solicitud de registro. En este orden de ideas, la Sala observa que desde el 25 de mayo de 2005 IDEAL FASTENER CORPORATION es titular de la marca IDEAL en Perú, para distinguir “cierres para ropa, ganchos, cierres de cremalleras y artículos de pasamanería”, pues según consta en el certificado No. 001052741, en esa fecha la Jefe de la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú – INDECOPI expidió la Resolución 006862-2005/OSD, concediendo a su favor el registro del signo. Precisamente, por ello se encuentra que la oposición presentada por IDEAL FASTENER CORPORATION dentro del proceso de la referencia estuvo ajustada a derecho, pues se acreditó el interés legítimo que tenía para actuar, al constatar que i) previamente era titular de una marca idéntica, registrada en Perú para distinguir para productos de la misma clase internacional, y ii) había solicitado que le fuera concedido el registro de dicha marca en el país. De hecho, tal y como lo reconoce la actora en la demanda “La sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION… solicitó el día 22 de julio de 2005, el registro de la marca nominativa IDEAL, para distinguir productos comprendidos en la clase 26 de la 1 Folio 298, Cuaderno 1

Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la que le correspondió el expediente número 05.072096.”2. En este orden de ideas, se advierte que la actora no tenía un derecho de prelación en Colombia sobre la solicitud realizada por IDEAL FASTENER CORPORATION, pues el actuar de esta última se ajustó a lo establecido en el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que regula la oposición andina. 5.2. Posibilidad de suspender el trámite de un registro marcario mientras se adelanta un proceso judicial que puede afectar el análisis de registrabilidad en otro país de la comunidad andina La actora considera que la Superintendencia de Industria y Comercio debía haber suspendido el trámite del registro de la marca IDEAL hasta que en Perú se hubiera proferido un pronunciamiento definitivo en sede judicial sobre la concesión del registro de tal marca, pues allí demandó la Resolución que concedió dicho privilegio a favor de IDEAL FASTENER CORPORATION y aun se encuentra a la espera de que se decida el asunto, pudiendo generarse un derecho a su favor en caso de que prosperen sus pretensiones. Ahora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, que hace referencia al principio de legalidad de los actos administrativos, debe recordarse que “…los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados”. A propósito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la interpretación prejudicial que “…por teoría general los actos administrativos se presumen válidos y despliegan todos sus efectos mientras no sean anulados. Las resoluciones que conceden o deniegan

registros marcarios no son la excepción, se presumen válidas mientras no sean expulsadas del ordenamiento jurídico mediante los mecanismos procesales pertinentes.”. En este sentido, resultaría contario al principio de seguridad jurídica, que es pilar fundamental de la estructura del Estado3, quitarle valor a un acto administrativo, por el simple hecho de que existe una demanda judicial en trámite en la que se pretende controvertir la legalidad del mismo. Precisamente por ello, el Tribunal de 2 Folio 66, Cuaderno 1 3 Corte Constitucional. Sentencia C – 250 de 2012, Actores: Germán Calderón España y Otros, Exps.: D-8590, D-8613 y D-8614, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto Justicia de la Comunidad Andina dijo que “los actos administrativos de concesión deben ser respetados y seguir los mecanismos previstos para su impugnación, ya que de lo contrario caeríamos en una inseguridad jurídica permanente.”. En palabras del Tribunal “…no es pertinente la suspensión del trámite de registro marcario si se encuentra pendiente un proceso judicial que pudiera afectar el análisis de registrabilidad. No se puede limitar el ius prohibendi del titular del registro marcario por el alea del resultado de un proceso judicial, sobre todo si se tiene en cuenta que en dichos procesos intervienen muchos asuntos que los dilatan en el tiempo: términos, pruebas, recursos, instancias, etc.”. En consecuencia, se advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio no violó el debido proceso de la actora, ni los principios de eficacia, economía y celeridad; pues atendiendo al principio de legalidad realizó el examen de

registrabilidad de la marca IDEAL sin esperar un pronunciamiento judicial definitivo en Perú, para garantizar el cumplimiento de un principio de carácter superior, como es el de la seguridad jurídica. 5.3. Examen de Registrabilidad Ahora bien, luego de haber atendido los asuntos de carácter procedimental, pasa la Sala a realizar un análisis de fondo, para establecer si era procedente o no negar a la actora el registro de la marca IDEAL, para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza. En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión entre marcas, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es

determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se negó y la marca previamente registrada en Perú, se expresan como se señala a continuación:

: MARCA CUYO MARCA PREVIAMENTE

REGISTRO SE NEGÓ REGISTRADA EN PERÚ

IDEAL IDEAL

(CLASE 26) (CLASE 26) IDEAL IDEAL Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre la marca IDEAL, cuyo registro se negó a la actora, y la marca IDEAL, previamente registrada en Perú a favor de IDEAL FASTENER CORPORATION. 5.3.1. Comparación Ortográfica4 y Fonética5 Ahora, de la confrontación directa que se hace entre el signo IDEAL y el signo de igual denominación previamente registrado en Perú, advierte la Sala que existe identidad ortográfica y fonética entre ellos, pues son iguales y, por lo tanto, se escriben y pronuncian de manera idéntica. 4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u

obvia.” 5 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” 5.3.2. Comparación Ideológica6 Asimismo, se advierte que existe identidad ideológica entre el signo cuyo registro se negó y el signo previamente registrado en Perú, pues el vocablo que los compone evoca en la mente del consumidor la misma idea, concerniente a lo que se entiende por la palabra “IDEAL”, es decir “Que no existe sino en el pensamiento.” o “Perteneciente o relativo a l