CE-11001-03-24-000-2007-00284-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Similitud del elemento denominativo y gráfico. Comparación ortográfica, fonética e ideológica Como puede apreciarse, el elemento denominativo y el gráfico no solo son similares sino idénticos, que imprimen la misma mayor relevancia en la mente del consumidor, al proyectarle una fácil lectura y comprensión del componente denominativo sobre el grafico de los signos en conflicto, y que permiten evidenciar en mayor grado la confundibilidad entre las mismas y pueden inducir en error al consumidor al no poder distinguir el origen empresarial de cada una de ellas. Por otra parte, el mencionado Tribunal en su jurisprudencia ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia de riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad, sobre la cual ha precisado que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Para estos efectos, y dado que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señala que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar la similitud ortográfica, fonética e ideológica, no existe la menor duda que en el caso que se analiza confluyen en su integridad los tres tipos de similitud, como emerge de la total coincidencia del número de letras , de la secuencia de vocales, de longitud de la palabra y del número de sílabas que los conforman, al igual que su pronunciación es la misma y el

contenido conceptual de los signos es idéntico. En otros términos, el grado de confundibilidad entre las dos marcas comparadas es absoluto, no solo por cuanto son similares sino que llegan al extremo de la identidad entre las mismas y, más aún, tienen por objeto individualizar unos mismos productos, cuales son los que corresponden a la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, como se observa en el texto del acto acusado. En dicho sentido, la Sala considera que dichas marcas, por ser idénticas no deben coexistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos con entera libertad o, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andino, “en los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto.” De acuerdo con lo expuesto, en el caso que se analiza es dable concluir que concurren los dos presupuestos iniciales contenidos en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que prohíben registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente los derechos derivados del registro marcario de un tercero, específicamente cuando “sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero” y “cuando su uso pueda originar un riesgo de confusión o de asociación.”.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL D / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 150 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 172 / DECISION 486

DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 225 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 228 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTICULO 229.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 9140 DE 2006 (17 de abril) –

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00284-00

Actor: ARCOS HERMANOS S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La sociedad ARCOS HERMANOS S.A., por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 172 de la Decisión 484 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda ante esta Corporación

tendiente a obtener la declaratoria de nulidad relativa de la Resolución 9140 de 17 de abril de 2006, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca “ARCOS” (MIXTA) para amparar “cuchillería, tenedores y cucharas, hachuelas, espátulas, tijeras”, productos comprendidos en la clase 8 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. Consecuentemente, se ordene a la División de Signos Distintivo de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro para la marca ARCOS (MIXTA) para distinguir los productos atrás indicados, comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes1: La sociedad española ARCOS HERMANOS S.A. es titular de la marca ARCOS en España, México, Dinamarca, Suecia, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Chile, Australia, Nueva Zelandia, Reino Unido, entre otros países, como se demuestra con los títulos de registro que se acompañan con la demanda. La referida sociedad ha distribuido en Colombia sus productos de cuchillería desde 1991 a través de distribuidores debidamente autorizados, y desde ese año hasta 2006, el señor ÁLVARO BARRAGÁN MARTÍNEZ importó y distribuyó en este país productos identificados con la marca ARCOS, como se demuestra con

las facturas, pedidos y órdenes de compra que se presentan como pruebas. El 27 de septiembre de 2005, el mencionado señor BARRAGÁN MARTÍNEZ, quien tenía la calidad de distribuidor de productos Arcos en el país, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin la autorización de ARCOS HERMANOS S.A., el registro de la marca ARCOS (MIXTA) en la clase 8 para identificar productos de cuchillería, tenedores, cuchas, hachuela, espátulas y tijeras, registro que se concedió mediante el acto acusado y a la cual le correspondió el Certificado de Registro 314775. Al enterarse de esta situación, la sociedad actora, requirió al señor BARRAGÁN MARTÍNEZ el traspaso del registro de la aludida marca, a lo cual se negó exigiendo el pago de una compensación económica por el traspaso y posterior uso de la marca. La sociedad actora se ha visto en la imposibilidad de continuar con la distribución de sus productos en el mercado colombiano como resultado del registro de mala fe de la marca ARCOS (MIXTA) obtenida por el señor BARRAGÁN MARTÍNEZ, lo cual genera un perjuicio inminente tanto para dicha sociedad como para otras compañías interesadas en distribuir sus productos en Colombia. 1 Fls. 494 a 495 cuad. ppal El señor BARRAGÁN MARTÍNEZ obtuvo el registro de la marca que se viene hablando de mala fe, pues lo solicitó sin autorización de su titular legítimo, siendo en ese momento distribuidor en Colombia de los productos identificados con la marca ARCOS, de propiedad de la sociedad actora y con pleno conocimiento que

la marca pertenece a ARCOS HERMANOS S.A.. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, el siguiente cargo de violación2: Considera vulnerado el artículo 136, literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto en el presente caso se cumplen los presupuestos que consagra dicha norma como de irregistrabilidad de una marca. En ese sentido, sostiene que el signo registrado por el señor BARRAGÁN MARTÍNEZ es idéntico al mismo signo distintivo, originario de España, que identifica los productos ARCOS, de los cuales el señor BARRAGÁN fue distribuir en Colombia, con lo cual se cumple el primer presupuesto a que alude dicha norma. En cuanto al segundo presupuesto normativo, referido a que la marca genere riesgo de confusión o asociación, indica que la marca ARCOS (MIXTA), certificado de registro 314.775 a nombre del señor BARRAGÁN es idéntica a la marca ARCOS, de propiedad de la actora, por lo cual el riesgo de confusión o asociación entre ambas marcas es total. Añade que el tercer presupuesto que consagra la indicada norma para hacer irregistrable una marca, que consiste en que el solicitante haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, también se 2 Fls.495 a 503 ibídem cumple, pues el señor BARRAGÁN, desde 1991 y hasta el año 2006 fue distribuidor de los productos fabricados y comercializados por ARCOS HERMANOS S.A., identificados con la marca ARCOS, como se evidencia de las

copias de las facturas, pedidos, órdenes de compra, comunicaciones generales y documentos de exportación que se allegan como pruebas, al igual que de la declaración jurada del señor ROBERTO ARCOS GALIANO, Director Gerente de la empresa actora. Sostiene que según lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la autoridad competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención del artículo 136 o cuando éste se hubiere efectuado de mala fe. Luego de referirse al concepto de mala fe según la jurisprudencia nacional y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, manifiesta que el solicitante de una marca incurre en mala fe cuando tiene conocimiento de la existencia de la misma en el mercado nacional o internacional y, no obstante, a sabiendas de ese hecho, procede a su registro, por lo cual no puede decirse que con tal conducta está actuando de manera leal y ajustada a las costumbres del mercado, sino todo lo contrario, actuando con la convicción y conciencia de perjudicar a un tercero, en este caso al titular de una marca, en beneficio propio, de manera subrepticia, es decir, sin el consentimiento del mismo y violando el ordenamiento jurídico que otorga los derechos de marca a su legítimo titular, que no puede ser otro que su originario creador. Concluye diciendo que la posición del señor BARAGÁN como distribuidor y su consecuente conocimiento de la existencia de la marca ARCOS, vicia de nulidad

el registro concedido, pues registró una marca a sabiendas que la misma es de propiedad de un tercero, es decir, actuó de mala fe. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1.La Superintendencia de Industria y Comercio3 a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico, por cuanto de los documentos que obran en la actuación administrativa en lo relativo a la solicitud de registro de la carca ARCOS (MIXTA) para distinguir productos de la clase 8 de la nomenclatura vigente, solicitada por el señor BARRAGÁN MARTÍNEZ, se concluye que dicha entidad como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria, y resalta que la sociedad demandante, dentro de la actuación surtida y como tercera interesada no se opuso dentro del término legal en que era oportuno hacerlo ni interpuso los recursos que en la vía gubernativa eran procedentes. Añade que dentro de las actuaciones administrativas no aparece probado que la sociedad actora haya demostrado dentro de la vía gubernativa y cuando era oportuno hacerlo, que el solicitante del registro de la indicada marca (mixta) era distribuidor de sus productos ni que haya incurrido en mala fe. II.2. El señor ÁLVARO BARRAGÁN MARTÍNEZ, en calidad de tercero interesado

en las resultas del proceso, a través de apoderado, contestó la demanda4, y sostiene que contrario a la mala fe que aduce la sociedad demandante fundamentándose en un supuesto contrato de distribución, la marca ARCOS (MIXTA) solicitada por el señor Barragán fue obtenida de buena fe, quien nunca ocultó tal situación a dicha sociedad, pues él mismo fue quien le manifestó la existencia del trámite para su registro, como se evidencia en el correo electrónico de fecha 20 de julio de 2006 que la parte actora allega como prueba. 3 Fls. 548 a 553 ibídem. 4 Fls. 556 a 565 ib. Manifiesta que tampoco es cierto que el registro del signo distintivo por parte del señor Barragán haya impedido la comercialización en el país de los productos de la demandante, ya que lo que originó la ruptura de las negociaciones fueron las condiciones de traspaso de la marca y no el registro y obtención del signo. Resalta que el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “Si existe el consentimiento expreso del titular extranjero para el uso de la marca por un tercero, no habrá lugar a la nulidad de la marca por la causal invocada como de mala fe.” Proceso 30IP 2007, Marca Carolina. Señala que si la actora pretendía enervar o imposibilitar que se concediera el registro de la marca al señor Barragán debió hacerse parte en la actuación administrativa surtida, lo cual no sucedió, y que si no presentó oposición a dicho registro fue porque estaba de acuerdo con el trámite que se estaba realizando; porque reconocía que no existía fundamento válido para oponerse pues carecía de registros en Colombia y en la Comunidad Andina, y porque reconocía que el

solicitante merecía tener el título registrado en Colombia, dado el trabajo de promoción y publicidad que por varios años venía haciendo sin reconocimiento económico por parte del demandante. Añade que el citado correo electrónico demuestra que la demandante insistía en la adquisición de la marca, y que esos intentos de compra también demuestran su reconocimiento de la titularidad de la marca en cabeza del señor Barragán, ya que nadie compra lo que es suyo y menos aún hace ofertas sobre la solicitud de traspaso de la marca. Por lo anterior, expresa, si se evidencia algún tipo de mala fe en esas actuaciones, no se debe a la conducta del señor Barragán sino a la del mismo demandante, quien luego de aceptar que realizara el trámite del registro, no quiso cumplir con los términos y condiciones para la entrega de la marca y optó por el camino de esta acción aduciendo la presencia de mala fe, para intentar anular el registro de una marca que el mismo consintió en que se otorgara. De otra parte, manifiesta que en la demanda se argumenta que entre demandante y demandado existe un contrato de distribución, pero no existe prueba documental al respecto, y ello deja sin aplicación la norma que invoca la parte actora, como lo ha mostrado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al considerar que “La vinculación entre el titular y el tercero va más allá de la simple relación comercial de tipo ocasional: la norma destaca un vínculo jurídico nacido de un contrato y sobre todo de cierta confianza depositada por el titular en un tercer.” (Proceso 30 IP de 2007, marca CAROLINA.

III-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte actora5 reafirmó sus cargos de la demanda y manifiesta que las pruebas recaudadas en el proceso evidencian que el señor Barragán distribuyó por varios años en Colombia productos de la marca ARCOS, fabricados por ARCOS HERMANOS S.A., teniendo en consecuencia una relación comercial establecida y con vocación de permanencia con esa compañía. Añade que la marca ARCOS cuyo registro tramitó y obtuvo en señor Barragán a nombre propio es la misma que identifica a los productos que importaba a Colombia como distribuidor, marca registrada por la actora en varios países. Sostiene que la actora no autorizó al señor Barragán a registrar para si la marca Arcos en Colombia, y que tan pronto tuvo conocimiento del hecho procedió a solicitarle que la cediera de inmediato, a lo cual se negó por pretender una contraprestación económica, y concluye diciendo que la posición del señor Barragán como distribuidor y su consecuente conocimiento de la existencia de la marca ARCOS vicia de nulidad el registro concedido, pues quien registra una marca a sabiendas de que la misma es de propiedad de un tercero, está actuando de mala fe. 5 Fls. 621 a 632 Cuad. 2. La entidad demandada reitera los mismos argumentos de la contestación de la demanda. El señor Álvaro Barragán Martínez6, como tercero interesado, sostiene que nunca ocultó el registro del signo a la sociedad actora, pues este se adquirió para proteger a Arcos Hermanos S.A., teniendo en cuenta que algunos almacenes de cadena se estaba comercializando productos con una marca ostensiblemente similar a la de ella y en Colombia no existía registro de la marca de la empresa.

Señala que de esta situación tuvo conocimiento el Director Comercial de la empresa accionante, quien decidió que realizara el trámite de registro y luego lo traspasara a cambio de algunos despachos escalonados de mercancía que compensarían las erogaciones causadas por la obtención del título. En razón de ello, sostiene, no es posible predicar su mala fe, además de que no existe prueba de su calidad de representante, distribuidor o licenciatario de los productos de la sociedad actora.

VI.- CONSIDERACIONES

1. El acto acusado.

Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 9140 de 17 de abril de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca “ARCOS” (MIXTA) a favor de ÁLVARO BARRAGÁN MARTÍNEZ para distinguir “cuchillería, tenedores y cucharas, hachuelas, espátulas y tijeras”, productos comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La clase de acción incoada 6 Fls. 612 a 620 ib.

La acción que se ejerció fue la de nulidad relativa, consagrada en el artículo 172, inciso segundo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que dispone: Artículo 172.- (…) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los

cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 2.- El agotamiento de la vía gubernativa. Tanto la entidad demandada pone de relieve que la sociedad actora no se hizo parte en la actuación administrativa que condujo a la expedición del acto acusado como tercera con interés particular y concreto ni interpuso los recursos que en la vía gubernativa eran procedentes. Sobre el particular, la Sala hace notar que, como atrás se consignó, el artículo 172 de la Comisión de la Comunidad Andina la norma comunitaria autoriza a cualquier persona para solicitar la nulidad de un registro marcario cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe, razón por la cual no constituye requisito que el demandante se haya hecho parte en la actuación administrativa ni requiere el previo agotamiento de la vía gubernativa para acudir directamente ante la Jurisdicción para impetrar su nulidad, precisamente por tratarse de una acción pública.

3. Examen de los cargos A la resolución impugnada se le endilga la violación del artículo 136, literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se dispone: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular

cuando: (…) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un

distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (…)” El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta o una marca mixta con otra mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento

gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la causal de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor,

comprador o usuario, respectivamente. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

6. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.

Si procede la sanción de mala fe través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró de mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”.

7. La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero, en estos casos la Oficina Nacional

Competente denegará el registro del signo solicitado.

8. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas en la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Así mismo, el examen de registrabilidad realizadas por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo.” El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 048IP-2012, solicitada por esta Corporación, señaló que por ser aplicables al caso concreto se interpretará de oficio los artículos 136 literal a) y 136 literales a), d) y h), 150, 172, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales disponen:

DECISIÓN 486

“(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrase como

marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos: (…) ARTÍCULO 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; (…) d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riego de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (…) h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento

injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo señalado en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del

registro de la marca. (…) DE LO