CE-11001-03-24-000-2007-00285-00-2011

PRUEBA PERICIAL - Pertinencia y necesidad / PRUEBA PERICIALConducencia para establecer el cumplimiento de requisitos de registrabilidad de una marca figurativa / PRUEBA PERICIAL - A pesar de no indicarse la especialidad del perito se decreta al manifestarse la finalidad del dictamen y los hechos por probar A su turno, el artículo 178 del C.P.C. prevé que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso, es decir, deben ser pertinentes; contrario a ello serán rechazadas de plano, así como las manifiestamente superfluas, prohibidas o ineficaces. Lo anterior, como quiera que el juez además de establecer la conducencia y pertinencia también debe verificar la necesidad de la prueba. No obstante, según se infiere del texto de los actos acusados, de la demanda y de la contestación de la misma, el problema jurídico que debe resolverse en el proceso de la referencia gira en torno a establecer el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de una marca figurativa, cacha de color naranja para machete, concedida mediante el acto acusado. La actora en la solicitud de la prueba pide que “se decrete un dictamen pericial técnico para que con base en los productos específicos consistentes en los machetes (o las cachas de estos) que utilizan las marcas figurativas concedidas tanto a la sociedad INVERMEC S.A., como BELLOTA COLOMBIA S.A., se pronuncie sobre lo siguiente: a.- Determinará los elementos comunes en dimensión, forma, tipo de material, y en general las características técnicas de las cachas de los machetes a los cuales corresponden las marcas figurativas concedidas a las sociedades INVERMEC S.A. y BELLOTA

COLOMBIA S.A. b.- Determinará la categoría de colores a las cuales pertenecen las cachas de los machetes a los cuales correspondieron las marcas figurativas concedidas a las sociedades INVERMEC S.A. y BELLOTA COLOMBIA S.A., de ser posible establecerá los colores bajo la categoría del catálogo de colores PANTONE. c.- Los demás puntos que el Despacho o las partes soliciten oportunamente.” La Sala observa que si bien el actor no indicó con exactitud la especialidad del perito, sí manifestó cuál es la finalidad de dicho dictamen, así como los hechos que trata probar, lo que permite identificar la especialidad del perito que más se acomoda al caso, verbigracia un diseñador industrial. La Sala considera que la prueba solicitada por la actora, en este caso, es conducente y se relaciona con los hechos materia de controversia, por lo que debe decretarse.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 169 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 178

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00285-00

Actor: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A.

Demandado: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Referencia: APELACION SENTENCIA Se decide el recurso ordinario de súplica oportunamente interpuesto por el

apoderado de la parte actora, contra el proveído de 2 de julio de 2010, proferido por la Sala Unitaria del señor Consejero Doctor MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, a través del cual denegó como prueba el dictamen pericial solicitado en la demanda. I.- FUNDAMENTOS DEL AUTO SUPLICADO Mediante auto de 2 de julio de 2010, el Consejero conductor del proceso denegó como prueba el dictamen pericial pedido en la demanda, toda vez que el demandante se limitó a solicitar un “dictamen pericial técnico”, sin definir la especialidad en que éste se debe realizar. Lo anterior, por cuanto consideró que es deber del interesado, mas no del operador judicial, especificar la materia que debe manejar el técnico para emitir el pronunciamiento solicitado, aunado al hecho que lo pretendido mediante dicho dictamen se encuentra probado en los antecedentes administrativos de los actos acusados y en las demás pruebas obrantes en el expediente.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO.

Inconforme con la decisión anterior, el apoderado de la actora interpuso recurso de reposición, el cual se interpreta como de súplica de acuerdo con el artículo 183 del C.C.A., manifestando que la negativa del Despacho, no se ajusta a derecho, pues en ella se exige un requisito que no aparece dentro de lo preceptuado en el artículo 236 del C.P.C, ni es sine qua non para el decreto del dictamen pericial, de manera que tal exigencia no tiene fundamento legal alguno. Aduce que si el Despacho considera que la prueba no llena los requisitos exigidos por la ley para decretarla, el operador judicial puede llenar las falencias en el

evento en que las considere como tales, lo contrario, equivaldría a decir que el juez no tiene la facultad de decretar pruebas de oficio. Aduce que el fin de la prueba es determinar no sólo la confundibilidad a la hora del registro, tema tratado en los antecedentes administrativos, sino, además, la confusión efectiva de los signos en el comercio, análisis que no obra dentro del proceso y para lo cual el peritazgo solicitado puede ser de gran utilidad.

III.- CONSIDERACIONES.

De conformidad con el artículo 183 del C.C.A, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, el recurso ordinario de súplica procede en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente, que por su misma naturaleza serian apelables, de haberse dictado por el inferior, en consecuencia, en la medida en que el auto suplicado –niega el decreto de un dictamen periciales susceptible del recurso de apelación según lo dispone el artículo 181, numeral 8°, ibídem, y en esta instancia, lo procedente es el recurso de súplica, pues como se dijo ab initio es el que se interpreta como interpuesto por la actora. Respecto de las pruebas de oficio, el artículo 169 del C.C.A. señala: “ARTICULO 169. PRUEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancias el Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no las solicitan, el Ponente sólo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista.

Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso.” A su turno, el artículo 178 del C.P.C. prevé que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso, es decir, deben ser pertinentes; contrario a ello serán rechazadas de plano, así como las manifiestamente superfluas, prohibidas o ineficaces. Lo anterior, como quiera que el juez además de establecer la conducencia y pertinencia también debe verificar la necesidad de la prueba. No obstante, según se infiere del texto de los actos acusados, de la demanda y de la contestación de la misma, el problema jurídico que debe resolverse en el proceso de la referencia gira en torno a establecer el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de una marca figurativa, cacha de color naranja para machete, concedida mediante el acto acusado. La actora en la solicitud de la prueba pide que “se decrete un dictamen pericial técnico para que con base en los productos específicos consistentes en los machetes (o las cachas de estos) que utilizan las marcas figurativas concedidas tanto a la sociedad INVERMEC S.A., como BELLOTA COLOMBIA S.A., se pronuncie sobre lo siguiente: a.- Determinará los elementos comunes en dimensión, forma, tipo de material, y en general las características técnicas de las cachas de los machetes a los cuales corresponden las marcas figurativas

concedidas a las sociedades INVERMEC S.A. y BELLOTA COLOMBIA S.A. b.- Determinará la categoría de colores a las cuales pertenecen las cachas de los machetes a los cuales correspondieron las marcas figurativas concedidas a las sociedades INVERMEC S.A. y BELLOTA COLOMBIA S.A., de ser posible establecerá los colores bajo la categoría del catálogo de colores PANTONE. c.- Los demás puntos que el Despacho o las partes soliciten oportunamente.” (fls. 45 y 46). La Sala observa que si bien el actor no indicó con exactitud la especialidad del perito, sí manifestó cuál es la finalidad de dicho dictamen, así como los hechos que trata probar, lo que permite identificar la especialidad del perito que más se acomoda al caso, verbigracia un diseñador industrial. La Sala considera que la prueba solicitada por la actora, en este caso, es conducente y se relaciona con los hechos materia de controversia, por lo que debe decretarse. Lo anterior impone revocar el auto recurrido y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

RESUELVE: REVÓCASE el auto recurrido que se abstuvo de decretar el dictamen pericial y, en su lugar, se dispone: REMÍTASE el expediente al despacho de origen para que proceda a decretar la práctica de la prueba referida.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión celebrada el 31 de marzo de 2011.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO