CE-11001-03-24-000-2007-00285-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / MARCA FIGURATIVA – Cacha de machete de color naranja / DISTINTIVIDAD – Extrínseca. Característica esencial / COMPARACIÓN DE MARCAS FIGURATIVAS – Criterios / COTEJO MARCARIO – Entre un signo figurativo y una marca figurativa compuestas por una cacha de color naranja / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo figurativo con reivindicación de color naranja a favor de Bellota Colombia S.A. para identificar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, por existir similitud, riesgo de confusión y de asociación y conexión competitiva con la marca figurativa previamente registrada a favor de Invermec S.A. en la misma clase El demandante señaló que, con la expedición del acto administrativo, se incurrió en violación directa del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, al ignorar la similitud existente entre las dos marcas gráficas, desconociendo así mismo el evidente riesgo de asociación y confusión que origina dicha semejanza desde los aspectos gráfico y conceptual, máxime si se tiene en cuenta que los dos signos distinguen los mismos productos de la clase 8ª internacional. […] En cuanto al análisis gráfico, la Sala encuentra que ambos elementos coinciden en ser cachas de machetes o mangos de herramientas, con un diseño similar y con una presentación coincidente en color naranja. […] En todo caso, los modelos registrados no cuentan con una diferenciación en el diseño interior de las cachas. […] Especial consideración merece el color de las cachas, toda vez ambos reivindican la tonalidad naranja, lo que profundiza las similitudes, no debe

olvidarse que de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el juez debe hacer el análisis de confudibilidad en torno a las similitudes y no las diferencias. En este orden de ideas, para la Sala resulta evidente que el signo solicitada no tiene las características suficientemente peculiares o distintividad extrínseca que permitan al consumidor promedio diferenciarlo del previamente registrado, generando un riesgo de confusión. Por otra parte, y en cuanto al análisis conceptual, la Sala pone de presente que ambos evocan la misma idea de ser una cacha de un machete o de una herramienta, esto es, dos piezas que cubren los lados de una pieza cortopunzantes. Por otra parte, la Sala destaca que ambas marcas identifican machetes y es por ello que la Sala considera que en el presente caso se presenta una conexión competitiva, pues los signos confrontados se encuentran en una misma clase internacional (octava), presentan similares canales de comercialización y se promueven por los mismos medios de publicidad. En efecto, ambas marcas se encuentran registradas en la misma clase del nomenclátor internacional y el signo solicitado no cuenta con un elemento que le otorgue suficiente distintividad para que el consumidor no incurra en el error que se trata de un producto con unas características diferentes al previamente registrada. Para la Sala existen similitudes sustanciales que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y de asociación, lo que determina la imposibilidad de la coexistencia pacífica en el mercado, razón por la cual se declarará la nulidad de la Resolución 31208 del 27 de septiembre de 2002, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro

de una marca figurativa, en la clase 8ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Bellota Colombia S.A. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / MATERIA MARCARIA – Clases de acciones / ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA – Eventos de procedencia / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Eventos de procedencia / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Eventos de procedencia / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Características especiales / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Naturaleza sui generis: envuelve un interés particular / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Procede contra acto administrativo que concede registro marcario con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 / FACULTAD DEL JUEZ – De impartir a la demanda el trámite que legalmente corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad a nulidad relativa / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones para cuestionar la legalidad de actos administrativos en materia de propiedad industrial. La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, equiparable con la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la referida disposición. La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º

del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe; y La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso. Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen una concesión o cancelen un registro por no uso. […] [E]l juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes. En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2º ibídem, por lo que

se estima necesario adecuar el trámite de la demanda admitida como de nulidadcon base en el artículo 84 del CCAal de nulidad relativa -de que trata el referido artículo 172-. DEMANDA DE NULIDAD RELATIVA – Respecto del acto que concede un registro marcario / CONTENIDO DE LA DEMANDA – Requisitos: Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad / CONTENIDO DE LA DEMANDA – Requisitos: Deber de indicar las normas violadas y explicar el concepto de su violación / EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA – Probada de oficio por la falta de desarrollo del concepto de violación [A]unque es cierto que la parte actora indicó como normas violadas los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, también lo es que no desarrolló su concepto de violación. El numeral 4º del artículo 137 del CCA dispone que toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y debe contener los requisitos allí dispuestos, entre los cuales, se encuentran lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad, indicando las normas violadas y “explicando el concepto de violación”. Por lo anterior y ante la falta de desarrollo del concepto de violación, la Sala estima procedente declarar de oficio la inepta demanda respecto del cargo de violación de lo dispuesto en el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia, Consejo de Estado Sección Primera, de 28 de septiembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2011-00258-00, C.P.

Roberto Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 85 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 1 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO INCISO

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00285-00

Demandante: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: COTEJO MARCARIO – signos figurativos SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad1 y a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Comercializadora Internacional INVERMEC S.A. -en adelante Invermec S.A.-, en contra de la Resolución 31208 del 27 de septiembre de 2002, a través de la cual la Superintencia de Industria y Comercio -en adelante SICconcedió el registro de una marca figurativa, en la clase 8ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Bellota Colombia S.A.

I-. ANTECEDENTES 1 Folios 23 a 47 del cuaderno principal. I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado el 6 de agosto de 2007 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Invermec S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo – CCA, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] Primero. - Que se declare la nulidad de la Resolución 31208 del 27 de septiembre de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente número 01-90687.

Segundo: Que la sentencia que se dicte dentro del presente proceso se publique en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la República de

Colombia. […]”. I.2. Los hechos

2. El apoderado de la parte actora manifestó que, mediante la Resolución del 30 de enero de 1995, el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa a la sociedad Invermec S.A., en la clase 8ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, otorgándole el número de registro 171.992.

3. Expresó que la sociedad Bellota Colombia S.A. solicitó, con fecha 22 de octubre de 2001, el registro de una marca figurativa (consistente en una cacha de color naranja), para identificar “herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de

afeitar, abrelatas no eléctricos, instrumentos para afilado, instrumentos agrícolas manuales, azada, azadones azadillas, tensores de herramientas, barras de corte, brocas buriles, sacaclavos, cinceles, cachas para herramientas, cizallas, destornilladores, esmeril, espátulas, hachas, leznas, limas, machetes, martillos (herramientas), palancas, palas (herramientas), picos (herramientas), segadoras de césped, sierras (herramientas), taladros, tenazas, tijeras de jardinero, tijeras de podar, machetes, mochatas (tijeras), podadoras, tornos metálicos”, productos comprendidos en la clase 8ª de la Clasificación internacional de Niza.

4. Finalmente, puso de presente que, mediante la Resolución No. 31208 del 27 de septiembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió conceder el registro de la marca a la referida

sociedad Bellota Colombia S.A. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

5. Manifestó que se violaron los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que con el acto administrativo demandado se desconoció la marca figurativa de su propiedad, existiendo una innegable similitud de los signos, con capacidad de generar confusión y crear riesgo de asociación.

Primer cargo: violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

6. El apoderado de la parte actora afirmó que la SIC incurrió en violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 1994 por no aplicar, en debida forma, el contenido de dicha disposición, permitiendo con dicho yerro la coexistencia de dos marcas similares, dando lugar así a crear una confusión directa e indirecta.

7. Señaló que con la concesión de la marca figurativa a la sociedad Bellota Colombia S.A., se desconoció la anterioridad y el derecho preferente del registro de la marca figurativa de Invermec S.A.

8. Concluyó que la SIC, en el examen de registrabilidad del signo solicitado por Bellota Colombia S.A., infringió “el deber de aplicar las normas en estricto sentido valiéndose de los principios y reglas técnicas que reglan su función”.

Segundo cargo: violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

9. Señaló que, con la expedición del acto administrativo, se incurrió en violación directa del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, en tanto se ignoró la similitud existente entre las dos marcas gráficas, desconociendo, igualmente, el evidente riesgo de asociación y de confusión que origina dicha semejanza desde los aspectos gráfico y conceptual, máxime si se tiene en cuenta que los dos signos distinguen los mismos productos de la clase 8ª de la clasificación internacional.

10. Expresó que, de la simple comparación entre los signos, resulta evidente que se trata de cachas de un machete de color naranja, en las cuales expresamente se reivindicó tal color.

11. Aseveró que el signo figurativo concedido a Bellota Colombia S.A. genera

asociación, confusión e induce en error respecto de la marca figurativa concedida a Invermec S.A.

12. Advirtió que la SIC no tuvo en cuenta, en el examen de registrabilidad de la marca figurativa por la sociedad Bellota S.A., el registro de su propiedad.

13. Por último, indicó que “las marcas figurativas son susceptibles de concesión siempre y cuando cuenten con el carácter distintivo, que se exige para el universo de los signos distintivos del cual hacen parte las marcas. La Superintendencia de industria y Comercio no tuvo en cuenta en el examen de registrabilidad de la marca Figurativa solicitada por la sociedad BELLOTA COLOMBIA S.A. la marca de mi mandante, a pesar de que desde los aspectos gráfico y conceptual evocan un mismo concepto. Hecho (sic) de menos incluso la Superintendencia que los productos consisten en “cachas de machetes de color naranja”, aspecto que da lugar a generar confusión directa o indirecta”.

Tercer cargo: violación del artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de

2000

14. Cabe resaltar que, aun cuando la parte actora citó como disposiciones violadas los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, no desarrolló el concepto de violación asociado a la supuesta vulneración de tales preceptos.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO

15. El apoderado judicial de la entidad demandada contestó la demanda2, para lo cual se limitó a señalar que con la expedición del acto acusado por parte de la

Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la resolución demandada se fundamenta en tal normativa, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.

16. Expresó que, en el estudio de registrabilidad de la marca figurativa a favor de la sociedad Bellota Colombia S.A. en la clase 8ª, no se evidenció causal alguna de irregistrabilidad.

17. Por último, manifestó que entre las marcas figurativas de las sociedades Invermec S.A y Bellota Colombia S.A., no se presentan semejanzas capaces de inducir al público en error, dada la composición de los elementos gráficos que conforman los signos distintivos en debate.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD BELLOTA S.A.

18. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso contestó la demanda presentada en los siguientes términos:

19. Señaló que la SIC, al momento de realizar el estudio de registrabilidad del signo solicitado, no dejó constancia expresa de la existencia de la marca registrada por el demandante, lo que determina que esta era totalmente diferente.

20. Expresó que la marca de la sociedad Invermec S.A. es mixta y no figurativa, en tanto que contiene la expresión “GAVILAN NARANJA”, y resaltó que el elemento predominante de la misma es la referida expresión, por lo que no puede confundirse con la de su propiedad, la cual es figurativa.

21. Indicó que la marca fundamento de la demanda por el simple hecho de ser mixta, está compuesta por dos denominaciones conocidas en la lengua castellana

que conforman la expresión “Gavilán Naranja”. 2 Folios 138 a 141 del cuaderno principal.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 24-IP-2014 de fecha 10 de septiembre de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en especial, sobre los artículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FIGURATIVO, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para

registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

El Juez consultante, deberá determinar a qué clase de signo pertenece el signo en conflicto y proceder de acuerdo a los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial. Debe quedar claro, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en

cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición.

QUINTO: Una marca que contenga un gráfico o un color, no reivindicado, de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento figurativo de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento figurativo de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

SEXTO: El Juez consultante, deberá tomar en cuenta que las formas pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial.

SÉPTIMO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

OCTAVO: La Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, ya que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún

caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. […]” (lo resaltado fuera de texto).

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

23. Mediante auto de 6 de noviembre de 20153, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y el respecto concepto. Vencido el correspondiente término, la parte demandada reiteró en esencia sus argumentos.

Ni la parte demandante, ni el tercero interviniente ni el agente del Ministerio Público se pronunciaron en esta etapa procesal4. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- La clase de acción incoada 3 Folio 275 cuaderno principal. 4 Folio 284 cuaderno principal.

24. En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la procedencia de la acción incoada por la parte actora, en tanto que se invoca la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo – CCA, para controvertir el acto administrativo a través del cual la SIC concedió un registro marcario.

25. Al respecto, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones para cuestionar la legalidad de actos administrativos en materia de propiedad industrial.

26. La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, equiparable con la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer

párrafo y 135 de la referida disposición.

27. La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe; y

28. La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

29. Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen una concesión o cancelen un registro por no uso.

31. La Sección Primera del Consejo de Estado al pronunciarse respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 20175, precisó que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios; (ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años;

(iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la

legitimación por activa […]”.

32. En este sentido agregó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero en una de las formas descritas en los literales del artículo 136 ibidem, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento […]”6.

33. Ahora bien, tal y como esa Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que el juez 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Auto de 28 de septiembre de 2017; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2011-00258-00; C.P. Dr. Roberto

Augusto Serrato Valdés. 6 Ibídem. analice y resuelva el conflicto planteado7.

34. Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes8.

30. En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2º ibídem, por lo que se estima necesario adecuar el trámite de la demanda admitida como de nulidad -con base en el artículo 84 del CCAal de nulidad relativa -de que trata el referido artículo

172-. V.2.- El problema jurídico

36. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Invermec S.A. en contra de la Resolución 31208 del 27 de septiembre de 2002, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa consistente en una cacha de color naranja, para 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00027-00; C.P. Dr. Hernando

Sánchez Sánchez. 8 Ibídem. distinguir productos comprendidos en la clase 8ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Bellota Colombia S.A.

37. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo en comento desconociendo los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

V.2.1.- Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

38. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque el demandante indicó como norma violada el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, al desarrollar el concepto de violación del mismo adujo que la SIC permite la coexistencia de dos marcas similares, dando lugar a crear una confusión directa e indirecta, es decir, alegó una falta de distintividad extrínseca figura que está consagrada en el artículo 136 ibídem.

39. Ciertamente, señaló que con la concesión de la marca figurativa a la sociedad Bellota Colombia S.A., se desconoció la anterioridad y el derecho preferente del registro de la marca figurativa de Invermec S.A, en tanto que los signos resultan ser confundibles.

40. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134, en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) ejusdem.

V.2.2.- Violación del artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000

42. De otro lado, es importante resaltar que, aunque es cierto que la parte actora indicó como normas violadas los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, también lo es que no desarrolló su concepto de violaci