CE-11001-03-24-000-2007-00295-00-2011

COTEJO MARCARIO - Entre FINACTEN cuestionada y FINACEA nominativa / PREFIJO FINA - Partícula de uso común en las marcas de la Clase 5 Internacional / MARCAS FINACTEN Y FINACEA - Inexistencia de similitud en sus terminaciones / MARCAS FINACTEN Y FINACEA - Inexistencia de riesgo de confusión En cuanto a la identidad o similitud ortográfica (…) FINACTEN: contiene 8 letras, 3 vocales, 5 consonantes, 3 sílabas, el prefijo FINA y la terminación TEN. FINACEA: contiene 7 letras, 4 vocales, 3 consonantes, 3 sílabas, El prefijo FINA y la terminación CEA. Entre ambas se observa que coinciden las cinco primeras letras, pero la marca de la actora tiene una menos y su terminación es muy distinta. En cuanto a la similitud fonética (…) FINACTEN: Contiene el prefijo FINA y la terminación TEN. Respecto a la sílaba tónica, tiende a marcarse su acento prosódico en la última sílaba TÉN. FINACEA: Contiene el prefijo FINA y la terminación CEA, además, la sílaba tónica tiende a ubicarse en su ultima sílaba CÉA. En ambas se observa que no coinciden en la estructura de sus sílabas tónicas, pues mientras que en la primera el acento prosódico se ubica en la última vocal en la segunda, en la penúltima vocal; sus prefijos son idénticos, pero sus terminaciones difieren ostensiblemente, siendo sus sonidos distintos, veamos: FINACTÉN-FINACÉA FINACTÉN-FINACÉA FINACTÉN-FINACÉA. Respecto a la similitud ideológica (…)

las marcas de la actora “FINACEA” y “FINACTEN” cuestionada, por no ser parte del lenguaje común y corriente, le generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderlas y enlazarlas con los productos de la clase 5ª que distinguen, por ello son denominadas por la doctrina de “fantasía” (…) De lo anterior, se colige que efectivamente son más de treinta marcas registradas previamente que contienen el prefijo FINA, lo que se constituye en un partícula de uso común para esta clase de marcas. Ahora bien, como las marcas en conflicto, se reitera, contienen un elemento común, el que no puede ser de dominio de ninguna persona, entre ellos su titular, el análisis debe efectuarse sobre las partículas restantes que puedan evocar distintividad, lo que constituye una excepción a la regla general del análisis de la visión de conjunto (…) En este orden de ideas, el elemento del signo cuestionado “FINACTEN”, no común es TEN, mientras que el de la marca previamente registrada es CEA, lo cual, no requiere de mayor análisis, dada la ostensible diferencia entre una y otra partícula de ambas marcas, que a juicio de la Sala, constituye un alto grado de distintividad. Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética no generar riesgo de confusión, dada sus significativas diferencias en sus terminaciones.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 32161 DE 2006 (29 de noviembre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 000994 DE 2007 (25 de enero) - SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 7257 DE 2007 (13 de marzo) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial 019-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00295-00

Actor: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 32161 de 29 de noviembre de 2006, 000994 de 25 de enero de 2007 y 7257 de 13 de marzo de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se concedió el registro de la marca “FINACTEN” (nominativa) para distinguir

productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. El 14 de octubre de 2005 LABORATORIOS ANDROMACO S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa “FINACTEN” para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza que se tramitó bajo el expediente radicado con el número 05 105342. I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 558 de 30 de noviembre de 2005. I.1.3. El 13 de enero de 2006, la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT (hoy denominada BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT), formuló oposición con fundamento en su marca “FINACEA” registrada en la clase 5ª. I.1.4. Mediante Resolución núm. 32161 de 29 de noviembre de 2006, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “FINACTEN” (NOMINATIVA) para distinguir “productos de uso humano tipo antibióticos por vía oral e inyectable” de la clase 5ª. I.1.5. Por Resolución 000994 de 25 de enero de 2007, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 32161 de 29 de noviembre de 2006, expedida por la

División de Signos Distintivos. I.1.5. Mediante Resolución 7257 de 13 de marzo de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. I.2. En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Que los actos administrativos impugnados vulneraron el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por error de derecho por falta de aplicación, ya que la Superintendencia desconoció que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca para identificar productos de la clase 5ª internacional y que el otorgamiento del registro de la marca “FINACTEN” (NOMINATIVA) afecta indebidamente el derecho de uso exclusivo que otorga al actor el registro de la marca “FINACEA” para distinguir productos de la clase 5ª internacional. Aduce que se desconoció el conflicto directo que existe entre los signos “FINACEA” y “FINACTEN” colisión que imposibilita su coexistencia en el mercado, pues permitirlo generaría un altísimo riesgo de confusión para el público consumidor. Afirma que la oposición formulada se sustenta en el alcance del derecho de exclusividad que le otorga su marca, para impedir el registro de marcas similares que generen el riesgo de confusión y de acuerdo igualmente a la naturaleza calificada de los productos farmacéuticos. Sostiene que entre los signos en conflicto existe similitud de tal naturaleza y

dimensión, que se generaría confusión en el público consumidor si se permite su utilización simultánea en el mercado de los productos farmacéuticos, por diferentes empresarios. Arguye que de acuerdo con los criterios doctrinales y jurisprudenciales conocidos para realizar el examen de registrabilidad basta con observar las marcas en conjunto para verificar cómo en una visión de conjunto sí son confundibles, por cuanto el signo “FINACTEN” (nominativa) no posee elementos particulares que permitan diferenciarlo de la marca “FINACEA” (nominativa) y que de la comparación visual o gráfica, fonética e ideológica los signos en conflicto son confundibles. Expresa que en los actos acusados se evidencia una ausencia absoluta de una protección adecuada al consumidor, al permitir la coexistencia de marcas tan similares como “FINACEA” y “FINACTEN”, identificando productos farmacéuticos pues se está generando riesgo para la salud de los consumidores”. I.2.2. Sostiene que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 por indebida aplicación, ya que se demostró suficientemente que el signo “FINACTEN” es similar al grado de resultar confundible con la marca “FINACEA” previamente registrada, aspecto que determina que carezca de distintividad y por ende, le resta toda la vocación de registrabilidad. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la

demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que entre las expresiones en conflicto “FINACTEN” frente a “FINACEA” existen elementos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido frente al solicitado se hace suficientemente distintivo ante los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado. Indica que realizado el correspondiente estudio se tiene que la marca solicitada es diferente respecto de la marca opositora lo cual le da suficiente distintividad, y que el signo solicitado está estructurado de ocho letras y la marca registrada está estructurada por siete letras. Por lo anterior, la marca “FINACTEN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª es registrable. Sostiene que contrariamente a lo argumentado por la parte demandante la Superintendencia de Industria y Comercio sí efectuó el correspondiente estudio y examen de registrabilidad de la marca “FINACTEN” clase 5ª, de conformidad con lo previsto en la norma comunitaria. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FINACTEN (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los

artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente que el consumidor

solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, se expenden sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 019-IP-2010, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio el artículo 134 de la misma Decisión. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. El Tribunal Andino señala que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. Aduce que de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 los elementos esenciales de una marca son la representación gráfica y la distintividad. La Sala siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Andino, procede a aplicar las reglas para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre la marca denominativa “FINACTEN” (cuestionada) y ““FINACEA” (nominativa) de la actora. En cuanto a la identidad o similitud ortográfica, el Tribunal Andino señala que esta “se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión”.

FINACTEN: contiene 8 letras, 3 vocales, 5 consonantes, 3 sílabas, el prefijo FINA y

la terminación TEN.

FINACEA: contiene 7 letras, 4 vocales, 3 consonantes, 3 sílabas, El prefijo FINA y la terminación CEA.

Entre ambas se observa que coinciden las cinco primeras letras, pero la marca de la actora tiene una menos y su terminación es muy distinta. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal Andino, indica que “se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética”.

FINACTEN: Contiene el prefijo FINA y la terminación TEN. Respecto a la sílaba tónica, tiende a marcarse su acento prosódico en la última sílaba TÉN.

FINACEA: Contiene el prefijo FINA y la terminación CEA, además, la sílaba tónica tiende a ubicarse en su ultima sílaba CÉA.

En ambas se observa que no coinciden en la estructura de sus sílabas tónicas, pues mientras que en la primera el acento prosódico se ubica en la última vocal en la segunda, en la penúltima vocal; sus prefijos son idénticos, pero sus terminaciones difieren ostensiblemente, siendo sus sonidos distintos, veamos: FINACTÉN-FINACÉA FINACTÉN-FINACÉA FINACTÉN-FINACÉA Respecto a la similitud ideológica, el Tribunal Andino, manifiesta que “se produce

entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”. La marcas de la actora “FINACEA” y “FINACTEN” cuestionada, por no ser parte del lenguaje común y corriente, le generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderlas y enlazarlas con los productos de la clase 5ª que distinguen, por ello son denominadas por la doctrina de “fantasía”. Por otra parte, la Sala se refiere al listado de registro de marcas que contienen la partícula FINA en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, el cual obra a folios 134 a 136, que aunque no constituye un prefijo de uso común para distinguir los productos farmacéuticos, es una circunstancia que debe tenerse en cuenta para el cotejo marcario, ya que según se deriva de dicho listado son más de treinta marcas con tal prefijo. De manera, que la Sala una vez verificado dicho listado de registro de marcas en el archivo de la Superintendencia de Industria y Comercio, encontró las siguientes previamente registradas a la solicitud del signo “FINACTEN”. N Signo Titulares ExpedienClas Tip Certifica VigenciaEstado o te e o do Niza 1 FINABIOTIC 1-SCHERING 92 7 5 NO 164505 17/02/20 CONCESI CORPORATIO 253504 12ON N 2 FINACEA 1-BAYER 03 8 5 NO 300019 27/04/20 CONCESI

SCHERING 070174 14ON PHARMA AG 3 FINACILLIN 1-SMITHKLINE 92 7 5 NO 165337 15/06/20 CONCESI BEECHAM 251352 14ON

CORPORATIO N 4 FINACILLIN 1-BEECHAM 92 7 5 NO 74627 24/05/19 CONCESI INC. 200429 86ON 5 FINACTEN 105 8 5 NO 333599 29/11/20 CONCESI LABORATORIO 105342 16ON S

ANDROMACO S.A. 6 FINALE 1-BAYER 92 7 5 NO 223525 15/12/20 CONCESI

CROPSCIENCE294782 19 ON GMBH 7 FINACYCLI 1-SCHERING 92 7 5 NO 202948 30/07/20 CONCESI

NE CORPORATIO 272953 17 ON N 8 FINADOL 1-PABLO E92 7 5 NO 84814 14/06/19 CONCESI LLANO 125743 83 ON OLARTE 9 FINADYNE 1-SCHERING 92 7 5 NO 133544 28/05/20 CONCESI CORPORATIO 191789 16 ON N

10FINADOL 1-PABLO E92 7 5 NO 84814 14/06/19 CONCESI LLANO 222414 83 ON

OLARTE

11FINADYNE 1-SCHERING 92 7 5 NO 133544 28/05/20 CONCESI CORPORATIO 191789 16 ON

N

12FINAGRIP 1-SERVICIOS 93 7 5 NO 171461 13/02/20 CONCESI FARMACEUTIC 386784 05 ON

OS SERVIFAR

S.A.

13FINAJECT 1-ROUSSEL -92 7 5 NO 106607 19/10/19 CONCESI UCLAF 199790 89 ON

14FINAJECT 1-INTERVET 92 7 5 NO 174972 24/02/20 CONCESI INTERNATION 312311 15 ON

AL B.V

15FINAL BLOX1-BELL 98 7 5 MI 250204 31/01/20 CONCESI LABORATORIE 075004 12 ON

S, INC.

16FINAL 1-BELL 98 7 5 NO 247558 10/01/20 CONCESI

RODENTICI LABORATORIE 075005 12 ON

DE - LaS, INC. expresión rodenticide se entenderá como explicativa17FINALGON 192 7 5 NO 124766 12/12/20 CONCESI BOEHRINGER 256189 03 ON

INGELHEIM

VETMEDICA

GMBH

18FINALGON 1-KARL 92 7 5 NO 32459 16/09/19 CONCESI THOMAE 138463 78 ON

G.M.B.H.

19FINALIN 1-BRALUM LLC 92 7 5 NO 184362 31/07/20 CONCESI 255580 15 ON

20FINALIN 192 7 5 NO 86948 21/04/19 CONCESI LABORATORIO 147622 86 ON

S NEO

TERAPIA DR.

GABRIEL

GARCIA M.S.A.

21FINAMEB 1-LABQUIFAR 95 7 5 NO 263063 24/08/20 CONCESI LTDA. 027492 11 ON

22FINAPAR 1-BIOQUIFAR 92 7 5 NO 145114 05/01/20 CONCESI

PHARMACEUTI358095 14 ON

CA S.A.

23FINAPEL 102 8 5 NO 265919 30/09/20 CONCESI

PHARMADERM011822 12 ON

S.A.

24FINAPLIX 1-INTERVET 92 7 5 NO 216771 19/11/20 CONCESI INTERNATION 335371 18 ON

AL B.V.

25FINAPLIX 1-ROUSSEL92 7 5 NO 110581 19/09/19 CONCESI UCLAF 196175 90 ON

26FINARDOR 192 7 5 NO 118594 24/08/19 CONCESI

RICHARDSON230594 92 ON

VICKS

INTERAMERIC

AS INC.

27FINASPROS1-MERCK 92 7 5 NO 218356 05/12/20 CONCESI SHARP &355909 15 ON

DOHME CORP.

28FINAST 1-GALENO 01 7 5 NO 249090 19/03/20 CONCESI

QUIMICA S.A. 057535 12 ON

29FINASTER 1-MERCK 92 7 5 NO 189382 07/12/20 CONCESI SHARP &355908 15 ON

DOHME CORP.

30FINASTID 1-MERCK &92 7 5 NO 151151 13/01/20 CONCESI

CO., INC. 364218 04 ON

31FINAVEN 1-BASF 92 7 5 NO 185474 13/12/20 CONCESI AGROCHEMIC 332145 05 ON

AL PRODUCTS

B.V. De lo anterior, se colige que efectivamente son más de treinta marcas registradas

previamente que contienen el prefijo FINA, lo que se constituye en un partícula de uso común para esta clase de marcas. Ahora bien, como las marcas en conflicto, se reitera, contienen un elemento común, el que no puede ser de dominio de ninguna persona, entre ellos su titular, el análisis debe efectuarse sobre las partículas restantes que puedan evocar distintividad, lo que constituye una excepción a la regla general del análisis de la visión de conjunto, tal como lo ha afirmado el Tribunal Andino y esta Corporación en reiteradas oportunidades, al indicar que constituyen “una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”. Igualmente, han sostenido que las marcas farmacéuticas usualmente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, los que no pueden ser objeto de dominio absoluto por su titular, ya que no está amparado por la ley marcaria para oponerse a que terceros la utilicen en combinación con otros elementos que le den poder evocativo. En este orden de ideas, el elemento del signo cuestionado “FINACTEN”, no común es TEN, mientras que el de la marca previamente registrada es CEA, lo cual, no requiere de mayor análisis, dada la ostensible diferencia entre una y otra partícula de ambas marcas, que a juicio de la Sala, constituye un alto grado de distintividad. Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética no generar riesgo de confusión, dada sus significativas diferencias en sus terminaciones.

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “FINACTEN”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, no guarda semejanza significativa alguna con la marca de la actora, en cuanto a su escritura (comparación visual), ni en su fonética, ya que las semejanzas que ofrecen no son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión y, por ende, no genera error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, así como tampoco riesgo de asociación que confunda al consumidor sobre el origen empresarial de las mismas. De modo que al no existir riesgo de confusión directa o indirecta entre ambas marcas, se considera que éstas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de agosto de 2011.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Salva Voto Salva Voto

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO Conjuez S A L V A M E N T O S D E V O T O

CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN PRIMERA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALVAMENTO DE VOTO DE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Radicación núm.: 2007 00295 01

Actor: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT Consejero Ponente: Dr. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO Con el debido respeto por la decisión mayoritaria de la Sala, disiento de la determinación adoptada en la providencia de la referencia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Para el efecto traigo a colación los siguientes argumentos: La sentencia respecto de la cual salvo el voto, decidió que las marcas enfrentadas FINACTEN y FINACEA, que identifican productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, no eran confundibles como quiera que existían dentro del mercado más de treinta marcas registradas de manera previa que contenían el prefijo FINA, sin que ello hubiere dado lugar a algún tipo de confundibilidad. Sostuvo además que siendo ello así, esa partícula debía ser considerada de uso común para esta clase de marcas.

En tal orden, para la posición mayoritaria el análisis de distintividad debía efectuarse sobe las partículas restantes, lo cual es una excepción a la regla general del análisis de conjunto, esto es, sobre TEN y CEA. Como consecuencia de tal estudio, la providencia afirmó que era ostensible la

diferencia entre una y otra partícula de ambas marcas, lo cual arrojaba un alto grado de distintividad y el que puedieran coexistir de manera pacífica en el mercado. Pues bien, no pretendo desconocer el que la partícula FINA sea de carácter genérico o uso común, y que por ello el titular de un registro marcario que lo contenga pueda pretender su uso exclusivo frente a otros que también lo incluyan; lo que es importante considerar en estos eventos es que el señalado prefijo se encuentre acompañado de otros elementos que lo hagan plenamente inconfundible, lo cual, a mi juicio, no acontece en el proceso de la referencia. Además, es imprescindible el que se tenga en cuenta que el consumidor de esta clase productos no va a solicitar un medicamento llamándolo como “TEA” o “CEA”, sino el FINACTEN o FINACEA, que en su conjunto resultan evidentemente confundibles dada las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas que el mismo fallo describe en la parte considerativa1. Para el efecto, es necesario aludir al hecho de que las marcas en conflicto pertenecen a la clase 5ª, y están destinadas a identificar productos farmacéuticos para el consumo humano, y por ello, atendiendo a la recomendación del Tribunal Andino de Justicia, el análisis debe ser mucho más riguroso, dirigido a evitar que los consumidores acaben confundiendo un medicamento con otro, ya que su ingesta equivocada podría atentar contra su vida u ocasionar daños irreparables en su salud. 1 “En cuanto a la idéntica o similitud ortográfica…

…FINACTEN: Contiene 8 letras, 3 vocales, 5 consonantes, 3 sílabas, el prefijo FINA y la terminación TEN.

FINACEA: Contiene 7 letras, 4 vocales, 3 consonantes, 3 sílabas, el prefijo FINA y la terminación

CEA. Entre ambas se observa que coinciden las cinco primeras letras, pero la marca de la actora tiene una menos y su terminación es muy distinta. En cuanto a la similitud fonética… …FINACTEN: Contiene el prefijo FINA y la terminación TEN. Respecto a la sílaba tónica, tiende a marcarse su acento prosódico en la última sílaba TÉN.

FINACEA: Contiene el prefijo FINA y la terminación CEA, además, la sílaba tónica tiende a ubicarse en su última sílaba CÉA. …Respecto de la similitud ideológica… …Las marcas de la actora “FINACEA” y “FINACTEN” cuestionada, por no ser parte del lenguaje común corriente, le generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de aprenderlas y enlazarlas con los productos de la clase 5ª que distinguen, por ello son denominadas por la doctrina la

“fantasía”. Ahora, el que en la actualidad coexistan en el mercado algunas marcas farmacéuticas que presentan grandes similitudes con las que aquí han sido materia de análisis, no significa necesariamente que el otorgamiento del registro haya sido acertado, pues la vida y la integridad física de los administrados debe prevalecer sobre cualquier otra clase de consideración. Bajo tales premisas, dejo sentado mi salvamento de voto.

Atentamente,

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

SALVAMENTO DE VOTO DE LA DOCTORA MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil once (2011)

Ref.: Expediente 2007-00295

Actor: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT Con todo respeto me aparto de la decisión mayoritaria en el sentido de considerar que en este caso, el estudio de confundibilidad de las marcas en conflicto debía realizarse de manera más estricta y rigurosa, por las siguientes razones: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT presentó acción de nulidad contra las Resoluciones 32161 de 2006, 000994 de 2007 y 7257 de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro como marca del signo “FINACTEN” para distinguir productos de uso humano tipo antibióticos por vía oral e inyectable, comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Laboratorios ANDROMACO S.A.

Como sustento de su demanda, alegó el registro previo a su favor de la marca “FINACEA” para distinguir productos farmacéuticos, específicamente productos dermatológicos, contenidos en la clase 5ª internacional, por manera que el signo “FINACTEN” carecía de distintividad suficiente para ser registrado como marca, tanto más porque las semejanzas entre uno y otro, generan riesgo para la salud de los consumidores. En distintas oportunidades la Sala ha hecho eco del criterio del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, en cuanto a que el examen de confundibilidad entre marcas farmacéuticas (categoría 5ª de la Clasificación Internacional de Niza), debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación sea similar, con el pr