CE-11001-03-24-000-2007-00306-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión y o asociación Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio concedieron el registro de la marca UPM FINESSE (nominativa) a favor de la firma UPM–KYMMENE CORPORATION, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante, invocando su condición de titular de la marca FINEX (nominativa), se opone a dicho registro. La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir, de un lado, que su estructura es diferente, en cuanto se refiere al número de palabras, sílabas y letras de cada uno de ellos (en la cuestionada, 2 palabras, 4 sílabas, y 10 letras; en tanto que en la opositora, 1 palabra, 2 sílabas, y 5 letras) y, de otro, que aunque comparten algunas letras (F-I-N-E), ello no determina la existencia de una similitud ortográfica sustancial entre los signos de la que pueda derivarse riesgo de confusión y/o de asociación para el consumidor, pues éstas ocupan una posición diferente en cada signo. De otro lado, desde el punto de vista fonético tampoco existe similitud entre ellos, pues su pronunciación es sustancialmente diferente. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de una manera diferente, más aún si se tiene en cuenta que la sílaba tónica en cada uno de ellos, en razón a la composición del signo, ocupa una

posición distinta. Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma. Ahora bien, aunque una de las expresiones de la marca solicitada (FINESSE) es una expresión en idioma extranjero que tiene traducción al idioma español, su significado no es de conocimiento común en la mayoría del público consumidor en nuestro medio. Así las cosas, de la aplicación al caso concreto de las reglas señaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación de signos distintivos, es claro para la Sala que entre las marcas en conflicto no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación, que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 015702 DE 2005 (30 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 03939 DE 2007 (22 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 07856 DE 2007 (23 de marzo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00306-00

Actor: PAPELES NACIONALES S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó en el auto admisorio como la de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, interpuso la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. contra las Resoluciones número 015702 de 30 de junio de 2005, 03939 de 22 de febrero de 2007, y 07856 de 23 de marzo de 2007, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales, en su orden, se concedió el registro de la marca UPM FINESSE (nominativa) a la sociedad UPM–KYMMENE CORPORATION para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y se confirmó tal decisión al resolverse los recursos de reposición y de apelación formulados contra aquella.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación

demanda que se interpretó como de nulidad relativa, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.- Pretensiones. 1.1.1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 015702 de 30 de junio de 2005, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por PAPELES NACIONALES S.A. y concedió el registro de la marca UPM FINESSE (nominativa) en la Clase 16, a nombre de la sociedad UPM-KYMMENE CORPORATION. 1.1.2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 03939 de 22 de febrero de 2007, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 015702, y concedió el recurso subsidiario de apelación formulado contra dicha resolución. 1.1.3. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 07856 de 23 de marzo de 2007, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 015702. 1.1.4. Como consecuencia de la declaración de nulidad de las mencionadas resoluciones, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar: i) que se declare fundada la demanda de oposición presentada por la sociedad PAPELES

NACIONALES contra la solicitud de registro de la marca nominativa UPM FINESSE y, por consiguiente, se niegue dicho registro; y ii) que se cancele el certificado de registro de la marca nominativa UPM FINESSE, en la Clase 16, a nombre de la sociedad UPM-KYMMENE CORPORATION. 1.1.5. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin a este proceso. 1.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. El 18 de noviembre de 2004, la FIRMA UPM-KYMMENE CORPORATION solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo UPM FINESSE (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 548 de 28 de enero de 2005. 1.2.3. Dentro de la oportunidad legal, la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. presentó demanda de oposición a la mencionada solicitud de registro, con fundamento en su marca FINEX (nominativa), registrada para amparar productos comprendidos en la Clase 16 internacional. 1.2.4. Mediante la Resolución núm. 015702 de 30 de junio de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la citada oposición y, por consiguiente, concedió el registro de la marca

UPM FINESSE (nominativa) en la Clase 16, a nombre de la sociedad UPMKYMMENE CORPORATION. 1.2.5. Contra la anterior resolución la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 1.2.6. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos a través de la Resolución núm. 03939 de 22 de febrero de 2007, mediante la cual confirmó la decisión impugnada y concedió el recurso subsidiario de apelación. 1.2.7. Este último recurso fue resuelto a través de la Resolución núm. 07856 de 23 de marzo de 2007, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 015702, quedando agotada la vía gubernativa. 1.3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte actora los actos administrativo demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 61 de la C.P. y en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de las citadas normas afirmó, en primer lugar, que la Superintendencia de Industria y Comercio no procedió en este caso conforme a la ley y, por ende, desconoció su deber constitucional de proteger la propiedad industrial. Precisó que las resoluciones acusadas desconocen el contenido de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486, pues aunque el signo UPM

FINESSE es perceptible y susceptible de representación gráfica, carece de distintividad extrínseca, debido a que es similarmente confundible con la marca FINEX en la Clase 16 de PAPELES NACIONALES S.A. y, por lo tanto, no puede ser registrado como marca. Destacó que el elemento predominante que determina la confundibilidad de las marcas son las expresiones FINESSE y FINEX, las cuales se destacan en las marcas en conflicto, lo que hace que la marca solicitada no cumpla con el requisito de la distintividad extrínseca exigido para ser registrada como marca. Señaló que se infringe el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, pues, aunque “UPM FINESSE” (denominativa) y “FINEX” (denominativa) no son idénticas, ello no significa que no sean confundibles, ya que las expresiones que destacan en dichos signos (FINESSE vs. FINEX), tienen una fonética y ortografía similar, lo cual las hace necesariamente confundibles. Finalmente, anotó que en el caso de los productos masivos, donde el consumidor se deja llevar por la primera impresión, es muy fácil que éste se confunda al demandar productos idénticos y semejantes, y que en este caso en su mente quedará el recuerdo de los términos FINESSE y FINEX, sin que el elemento UPM dentro del signo solicitado contribuya a minimizar el riesgo de confusión en el público consumidor. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1.- La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones:

2.1.1. Adujo que con la expedición de las resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y que luego del examen de confundibilidad respectivo y, a partir de una visión de conjunto y de manera sucesiva de la totalidad de los elementos que integran los signos en conflicto, se concluyó que los mismos no presentan similitudes gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que las hagan confundibles entre sí, pues aunque comparten las letras F-I-N-E, dicha coincidencia no es determinante para establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, como quiera que posee elementos que le otorgan suficiente distintividad. 2.1.2. Concluyó que no existe ningún impedimento legal ni causal de irregistrabilidad señalada en la Decisión mencionada que afecte la concesión del registro. 2.2.- La sociedad UPM-KYMMENE CORPORATION, tercero con interés directo en el proceso, fue notificada legalmente de la demanda, dando contestación a la misma en los siguientes términos: 2.2.1. Afirmó que los fundamentos expuestos en la demanda no demuestran la supuesta violación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486. 2.2.2. Indicó que la expresión “UPM FINESSE” cumple con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad expresados en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y del Consejo de Estado, y exigidos para ser registrada como marca. 2.2.3. Señaló que al cotejar los signos “UPM FINESSE” y “FINEX”, a partir de las

reglas señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se concluye que éstos son diferentes tanto ortográfica como fonéticamente, razón por la cual no se viola el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 2.2.4. Destacó que la impresión de conjunto se efectúa con el fin de no fraccionar o individualizar las partes que componen los signos comparados, y que en este caso aunque ambos signos comparten las letras F-I-N-E, en el análisis respectivo no pueden escindirse del resto del vocablo, pues las marcas son una unidad indivisible, de suerte que las mismas no pueden generar similitud al momento de comparar UMP FINESS vs FINEX. 2.2.5. Advirtió, así mismo, que si bien existe similitud en la partícula FINE, esta no coincide en su ubicación en las marcas enfrentadas. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO En esta oportunidad procesal tanto el demandante, como el tercero con interés directo en el proceso y la entidad demandada, en lo fundamental, reiteraron las razones expuestas en la demanda como en los respectivos escritos de contestación a ésta (Fls. 288 a 310). El Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 153-IP-2011 de fecha 14 de marzo de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos “UPM FINESSE” y “FINEX” aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre este clase de signos.

V.- CONSIDERACIONES 5.1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio concedieron el registro de la marca UPM FINESSE (nominativa) a favor de la firma UPM–KYMMENE CORPORATION, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante, invocando su condición de titular de la marca FINEX (nominativa), se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente

confundible con la suya, previamente registrada para distinguir también productos de la Clase 16 y que, por ende, está incursa en las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable al mismo: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; […]” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;” […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]” 5.3. A términos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria para que un signo sea registrable como marca. El requisito de “susceptibilidad de representación gráfica” implica que el signo a registrarse como marca pueda ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. El requisito de “distintividad” es la capacidad que debe tener el signo para distinguir un producto o servicio de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes o servicios que desea adquirir, y permite también al titular de la marca diferenciar sus productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. Por otra parte, la normativa comunitaria antes citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para

identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 5.4. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 153IP-2011, dictada en este proceso:

“Conforme se encuentra establecido en reiterada jurisprudencia1 de este Tribunal, la Oficina Nacional competente debe proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o 1 Proceso 58-IP-2006, Marca: “GUDUPOP”, G.O.A.C. N° 1370, de 14 de julio de 2006; Proceso 62IP-2006, Marca: “DK”, G.O.A.C. N° 1370, de 14 de julio de 2006, entre otros.

palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno al concepto de los signos denominativos -calidad que ostentan los signos en conflicto-, así como a las reglas de comparación de los mismos: “El signo denominativo, llamado también nominal o verbal, utiliza expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.2 Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora

en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2 Proceso 33-IP-2011, Marca: CUBA SI, G.O.A.C Nº 1978, de 16 de septiembre de 2011. En el supuesto que el signo solicitado como marca sea un signo denominativo compuesto (es decir, integrado por dos o más palabras) y se tenga que juzgar sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. No habrá riesgo de confusión "cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error"3 En consecuencia, “de existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el

signo sería suficientemente distintivo para ser registrado4".” 5.5. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

UPM FINESSE

(marca cuestionada) FINEX (marca registrada a nombre de la demandante) En cuanto a la estructura de cada uno de los signos se observa lo siguiente: U P M F I N E S S E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Marca cuestionada F I N E X 1 2 3 4 5 3 Proceso 13-IP-2001, marca: “BOLÍN BOLA”, G.O.A.C Nº 677, de 13 de junio de 2001. 4 Ibidem; Proceso 14-IP-2004, marca: LUCKY CHARMS, G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, citando al Proceso 21-IP-98, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta), G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998. 1 Marca registrada a nombre de la demandante 5.6. La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir, de un lado, que su estructura es diferente, en cuanto se refiere al número de palabras, sílabas y letras de cada uno de ellos (en la cuestionada, 2 palabras, 4 sílabas, y 10 letras; en tanto que en la opositora, 1 palabra, 2 sílabas, y 5 letras) y, de otro, que aunque comparten algunas letras (F-I-N-E), ello no determina la existencia de una similitud ortográfica

sustancial entre los signos de la que pueda derivarse riesgo de confusión y/o de asociación para el consumidor, pues éstas ocupan una posición diferente en cada signo. De otro lado, desde el punto de vista fonético tampoco existe similitud entre ellos, pues su pronunciación es sustancialmente diferente. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de una manera diferente, más aún si se tiene en cuenta que la sílaba tónica en cada uno de ellos, en razón a la composición del signo, ocupa una posición distinta. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

UPM FINESSE-FINEX UPM FINESSE-FINEX UPM FINESSE-FINEX

UPM FINESSE-FINEX UPM FINESSE-FINEX UPM FINESSE-FINEX UPM FINESSE-FINEX UPM FINESSE-FINEX UPM FINESSE-FINEX Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma. Ahora bien, aunque una de las expresiones de la marca solicitada (FINESSE) es una expresión en idioma extranjero que tiene traducción al idioma español, su significado no es de conocimiento común en la mayoría del público consumidor en nuestro medio. Así las cosas, de la aplicación al caso concreto de las reglas señaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la

comparación de signos distintivos, es claro para la Sala que entre las marcas en conflicto no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación, que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario. No desconoce la Sala, como lo señala la parte actora, que existe la coincidencia de algunas letras en las marcas confrontadas; sin embargo, debe reiterarse, la misma no resulta determinante en este asunto, puesto que los demás elementos del conjunto marcario le otorgan suficiente distintividad al signo UPM FINESSE. 5.7. Ahora bien, debe precisarse que no resulta relevante, en este caso, que los productos que las marcas enfrentadas distinguen pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 16), ya que nada obsta para que coexistan en el mercado dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así además éstos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando, como aquí ocurre, las marcas respectivas son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación. 5.8. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que la marca UPM FINESSE, cuyo registro se cuestiona, cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con la marca previamente registrada. Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no

tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA DENEGAR las pretensiones de la demanda presentada por PAPELES NACIONALES S.A. para que se declare la nulidad de las Resoluciones número 015702 de 30 de junio de 2005, 03939 de 22 de febrero de 2007, y 07856 de 23 de marzo de 2007, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se