CE-11001-03-24-000-2007-00310-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Uso del nombre comercial. Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión. Conexión competitiva En este orden de ideas, se tiene que los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones definen que nombre comercial es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, y que el derecho exclusivo sobre él se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa su uso o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo utiliza. En efecto, se observa que desde 1994 la demandante usa el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A. para distinguir actividades de compra, venta e importación de petróleo y sus derivados, tal y como consta en la “Declaración y Liquidación Privada del Impuesto de Industria y Comercio” y en los comprobantes de pago de la misma, que presentó en 1994 ante la Secretaría de Hacienda del municipio de Buenaventura, en los que se evidencia que la actividad principal de la empresa es “comprar, vender e importar al por mayor y al detal deriv. del petróleo. Todo lo anterior corrobora que el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A. ha sido usado por C.I. PETROCOMERCIAL S.A. de forma personal, continua y previa a la solicitud de registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados. En efecto, pese a que la demandante afirma que tiene un derecho de exclusividad sobre el nombre comercial PETROCOMERCIAL, para distinguir dichos servicios, lo cierto es que los documentos allegados al proceso

permiten probar que el derecho que le asiste es sobre el nombre PETROCOMERCIAL S.A., pues con ésta denominación es que ha identificado su actividad económica y su empresa. En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica e identidad ideológica entre los signos cotejados, por cuanto las primeras ocho (8) letras que los componen son idénticas y se encuentran ubicadas en la misma posición, y porque evocan la misma idea en la mente del los consumidores. Sin embargo, la semejanza que se presenta entre los signos es insuficiente para afirmar que la marca PETROCOM S.A. se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca generaría confusión en el consumidor. Precisamente, por ello, en el caso que nos ocupa, se advierte que la marca PETROCOM S.A. no es registrable en las clases 4, 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no es suficientemente distintiva respecto del nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A., ya que puede generar riesgo de confusión indirecta y/o asociación con las actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, que desarrollaba previamente en el mercado la demandante.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE

NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL B

NOTA DE RELATORIA: Caso similar, Consejo de Estado, Sección Primera,

sentencia de 4 de julio de 2013, Rad. 2005-00356, MP. María Claudia Rojas Lasso.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2189 DE 2004 (5 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 18584 DE 2004 (30 de julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 23532 DE 2004 (23 de septiembre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00310-00

Actor: C.I. PETROCOMERCIAL S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad relativa, promovida por C.I.

PETROCOMERCIAL S.A. contra las Resoluciones 2189 de 2004 (5 de febrero), 18584 de 2004 (30 de julio), 23532 de 2004 (23 de septiembre) y 31683 de 2004 (23 de diciembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A., el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir, respectivamente, productos y servicios en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA C.I. PETROCOMERCIAL S.A., domiciliada en Bogotá, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad relativa en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 2189 de 2004 (5 de febrero), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A. el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir “aceites y grasas industriales; lubricantes, agua de batería, liquido de frenos, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores), materias de alumbrado; bujías, mechas” en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 18584 de 2004 (30 de julio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A., el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes” en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 23532 de 2004 (23 de septiembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A., el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir “publicidad; gestión de

negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina.” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 31683 de 2004 (23 de diciembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A., el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir productos y servicios en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza; publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial; pagar las costas del proceso; y proferir una nueva resolución que permita adoptar cabalmente lo ordenado en este fallo. 1.2. Los Hechos Los días 30 de enero y 14 de noviembre de 2003 y 11 de marzo y 17 de mayo de

2004, la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A. solicitó, de manera individual, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir, respectivamente, los siguientes productos y servicios en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza: Clase 4. “Aceites y grasas industriales; lubricantes, agua de batería, liquido de frenos, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores), materias de alumbrado; bujías, mechas”. Clase 39. “Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”. Clase 35. “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina.”. Clase 16. “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.” Las referidas solicitudes se publicaron en las Gaceta de la Propiedad Industrial No. 532 y 536 de 2003 y 540 y 543 de 2004. Dentro del término oportuno, la sociedad PEREZ COMPANC S.A. objetó el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir servicios de la clase 39 de

la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era confundible con el signo PECON, previamente registrado a su favor para distinguir servicios de la misma clase. Mediante Resoluciones 2189 de 2004 (5 de febrero), 18584 de 2004 (30 de julio), 23532 de 2004 (23 de septiembre) y 31683 de 2004 (23 de diciembre) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, de manera separada, concedió a la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A. el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir, respectivamente, productos y servicios en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 136 literal b), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Señala que los artículos 136 literal b), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”, “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o

establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independiente de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir” y “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”. En este orden de ideas, considera que debe cancelarse el registro de la marca PETROCOM S.A., concedida a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A. para distinguir productos y servicios en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, pues es confundible con el nombre comercial PETROCOMERCIAL, que usa desde 1994 de manera pública, continua y regular para distinguir actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados. En efecto, señala que el registro de la marca PETROCOM S.A. induce a confusión al público consumidor, ya que se percibe de forma similar y genera un sonido análogo al nombre comercial PETROCOMERCIAL. Además, afirma que existe conexión competitiva entre los signos, pues los productos y servicios que amparan las clases para las que se concedió el registro de la marca PETROCOM S.A. están relacionados con las actividades para las que se utiliza el nombre comercial

PETROCOMERCIAL.

Precisamente, señala que las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza están íntimamente ligadas con las actividades petroleras que desarrolla, pues ellas distinguen, respectivamente, i) derivados de petróleo, ii)

transporte y almacenamiento de estos productos, iii) operaciones de comercio exterior y iv) material complementario para el desarrollo de dichas actividades.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Señaló que no debía cancelarse el registro de la marca PETROCOM S.A., pues era suficientemente distintiva para distinguir productos y servicios en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Manifestó que la actora carecía de legitimación para interponer la demanda, pues no había probado el uso previo, constante e ininterrumpido del nombre comercial PETROCOMERCIAL, ni había hecho depósito del mismo en sus dependencias. 2.2. PETROCOMERCIALIZADORA S.A. reiteró los argumentos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio, manifestando que los actos acusados habían sido expedidos conforme a derecho. Adicionalmente, señaló que debían negarse las pretensiones de la demanda, pues la actora i) no se había opuesto a las solicitudes de registro de la marca PETROCOM S.A. en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) no había probado el uso constante, previo e ininterrumpido del nombre comercial PETROCOMERCIAL; y iii) tampoco había probado la semejanza ni el

riesgo de confusión que eventualmente podría existir entre el nombre comercial supuestamente usado por ella y la marca PETROCOM S.A..

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 136-IP-2012, respecto de las normas invocadas en la demanda, se citan a continuación. “PRIMERO: El juez Consultante debe analizar si el signo

PETROCOM S.A. PETROCOMERCIALIZADORA (mixto)

(PETROCOMERCIALIZADORA irá como nota explicativa), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra en curso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo PETROCOM S.A.

PETROCOMERCIALIZADORA (mixto)

(PETROCOMERCIALIZADORA irá como nota explicativa), fue solicitado para registro, el nombre comercial PETROCOMERCIAL

era real, efectivo y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, para los mismo productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público en error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de registrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pueden existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un nombre comercial denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder

en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. El signo mixto que cuenta, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

SEXTO: Las frases explicativas no forman parte del signo, por lo tanto, el titular o, en este caso, el solicitante, no adquiere derechos sobre la parte explicativa de dicho signo. En este sentido la palabra PETROCOMERCIALIZADORA del signo solicitado no debe ser tomada en cuanta por el juez consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir la parte explicativa del signo debe ser excluida al momento de determinar si el signo solicitado está por palabras genéricas, de uso común, descriptivas o evocadas.

SÉPTIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en las Clases 4 y 16 y servicios comprendidos en

las Clases 35 y 39, mientras que el signo sobre la base del cual se presenta la demanda distingue servicios comprendidos en las Clases 39, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

OCTAVO: La oficina nacional competente, procederá a realizar el examen de registrabilidad, ya que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional competente en ningún caso quedara eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A. reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda. 4.2. La actora guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo PETROCOM S.A., cuyo registro se concedió para distinguir “aceites y grasas industriales; lubricantes, agua de batería, liquido de frenos, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores), materias de alumbrado; bujías, mechas”; “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”; “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina.” y “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o

la casa; material para artistas; pinceles maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.” en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos y servicios dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente: “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir “aceites y grasas industriales; lubricantes, agua de batería, liquido de frenos, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores), materias de alumbrado; bujías, mechas”; “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”; “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina.” y “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.” en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos y servicios en el mercado. A su turno, la demandante considera que deben cancelarse los registros de la marca, pues ella es confundible con el nombre comercial PETROCOMERCIAL, que usa de manera pública, continua y regular para distinguir actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados. 5.1. Uso del nombre comercial PETROCOMERCIAL Como primera medida debe la Sala determinar si la demandante tiene un derecho

exclusivo sobre el nombre comercial PETROCOMERCIAL, para poder, en caso afirmativo, proceder a realizar el cotejo pertinente que permita establecer si debía haberse concedido el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir productos y servicios en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza. En este orden de ideas, se tiene que los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones definen que nombre comercial es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, y que el derecho exclusivo sobre él se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa su uso o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo utiliza. En el caso que nos ocupa, se advierte que el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A. ha sido utilizado por la actora para distinguir actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, desde antes de que se concediera el registro de la marca PETROCOM S.A., a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A.. En efecto, se observa que desde 1994 la demandante usa el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A. para distinguir actividades de compra, venta e importación de petróleo y sus derivados, tal y como consta en la “Declaración y Liquidación Privada del Impuesto de Industria y Comercio” y en los comprobantes de pago de la misma, que presentó en 1994 ante la Secretaría de Hacienda del municipio de Buenaventura, en los que se evidencia que la actividad principal de la empresa es “comprar, vender e importar al por mayor y al detal deriv. del

petróleo.”1. Asimismo, se advierte que desde la misma fecha C.I. PETROCOMERCIAL S.A. ha utilizado el nombre PETROCOMERCIAL S.A. para desarrollar actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos, como se observa en la Resolución 0578 de 1994 (24 de noviembre), mediante la cual el Director Regional del Pacifico Medio del INDERENA le concedió a la demandante licencia ambiental 1 Folios 125, 126 y 128 y permiso de vertimento para una batería sanitaria de la estación flotante Atlantis I, con el fin de suministrar combustible marino2. Del mismo modo, más de doce (12) compañías reconocen que entre 1994 y 2006 han sostenido negocios comerciales con PETROCOMERCIAL S.A., relacionados con la compra – venta de derivados del petróleo, tal y como consta en las certificaciones que en tal sentido fueron aportadas por ECOPETROL S.A3, HARIMAR S.A4, AGROPESQUERA INDUSTRIAL BAHÍA CUPICA LTDA. CI5, RETRAMAR S.A6, COREMAR S.A7, SALAS Y ASOCIADOS ABOGADOS Ltda.8, INVERSIONES REBELO GUTIERREZ & CIA S. en C.9, la COMPAÑÍA VICTORIA

HELENA GUTIERREZ DE REBELO10, COPELA Ltda11., SERVICIOS DE

PILOTAJE DE BUENAVENTURA S.A12 y SEPULVEDA RODGERS Y CIA Ltda.13.

Igualmente, la Sala advierte que desde 1995 se promociona el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A., como se observa en las fotografías visibles a folios 157, 158, 169 y 171 del expediente, en las que se evidencia que dicho nombre se

encuentra grabado en varios pendones y tanques de petróleo que se encuentran ubicados en el puerto de Buenaventura. Todo lo anterior corrobora que el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A. ha sido usado por C.I. PETROCOMERCIAL S.A. de forma personal, continua y previa a la solicitud de registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados. En efecto, pese a que la demandante afirma que tiene un derecho de exclusividad sobre el nombre comercial PETROCOMERCIAL, para distinguir dichos servicios, lo cierto es que los documentos allegados al proceso 2 Folios 139 a 141 3 Folio 177 4 Folio 179 5 Folio 181 6 Folio 183 7 Folio 185 8 Folio 187 9 Folio 191 10 Folio 195 11 Folio 198 12 Folio 202 13 Folio 207 permiten probar que el derecho que le asiste es sobre el nombre PETROCOMERCIAL S.A., pues con ésta denominación es que ha identificado su actividad económica y su empresa. 5.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y

menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (FernándezNovoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que el nombre comercial previamente utilizado por la actora y la marca cuyo registro se cuestiona, se expresan como se señala a continuación:

: MARCA CUYO

NOMBRE COMERCIAL REGISTRO SE

CUESTIONA

PETROCOMERCIAL S.A.

Para distinguir actividades PETROCOM S.A.

empresariales relacionadas con (MIXTA CLASES 4, 16, 35 la explotación, transporte y y 39) distribución de petróleo y sus