CE-11001-03-24-000-2007-00311-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Distintividad En este orden de ideas, se advierte que la marca SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO es descriptiva de los productos que ampara la clase 3 internacional, pues hace referencia a datos característicos de algunas preparaciones de limpieza personal, como lo son las cremas y ceras depilatorias, que se caracterizan por quitar el vello sin la necesidad de usar hojas de afeitar que raen “con navaja, cuchilla o máquina… el pelo de cualquier parte del cuerpo”. En síntesis, la Sala constata que el signo SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO es descriptivo de algunas preparaciones de limpieza personal que pretende distinguir en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues hace referencia a datos característicos de cremas y ceras para depilar, encontrándose incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. No sobra advertir en el presente caso que el signo SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO no es evocativo, pues para comprender las características de algunos de los productos que pretende distinguir, el consumidor no debe realizar un proceso deductivo ni usar su imaginación.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL E / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL G / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL I.

NOTA DE RELATORIA: Signos descriptivos, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2012, Rad. 2006-00001, MP. María Claudia

Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00311-00

Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED contra las Resoluciones 15279 de 2005 (29 de junio), 5762 de 2007 (28 de febrero) y 9566 de 2007 (30 de marzo), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca SIN CUCHILLA, SIN CORTES, SIN VELLO, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, domiciliada en Dansom Lane,

Inglaterra, mediante apoderada, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 15279 de 2005 (29 de junio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca SIN CUCHILLA, SIN CORTES, SIN VELLO, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 5762 de 2007 (28 de febrero), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 15279 de 2005 (29 de junio).  Que se declare nula la Resolución 9566 de 2007 (30 de marzo), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 15279 de 2005 (29 de junio).  Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a su favor el registro de la marca SIN CUCHILLA, SIN CORTES, SIN VELLO, para distinguir productos

de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 22 de noviembre de 2004 RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SIN CUCHILLA, SIN CORTES, SIN VELLO, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, no fue objetada. Mediante Resolución 15279 de 2005 (29 de junio), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro de la marca SIN CUCHILLA, SIN CORTES, SIN VELLO, pues consideró que inducía a engaño al público consumidor. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 5762 de 2007 (28 de febrero) y 9566 de 2007 (30 de marzo), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 15279 de 2005 (29 de junio). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 61 y 333 de la Constitución Política y 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1. Artículos 61 y 333 de la Constitución Política Manifiesta que los artículos 61 y 333 de la Constitución Política disponen, respectivamente, que “el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley” y que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial…”. Bajo el anterior contexto, considera que los actos acusados violan los artículos 61 y 333 de la Constitución Política, pues le impiden competir en igualdad de condiciones en el mercado, donde los demás competidores sí tienen marcas registradas. 1.3.2. Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Por otro lado, afirma que el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece que “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. En este sentido, sostiene que debe otorgarse a su favor el registro de la marca

SIN CUCHILLA, SIN CORTES, SIN VELLO, pues es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. De hecho, manifiesta que el signo no es descriptivo de los productos que pretende distinguir, debido a que el conjunto de palabras que lo compone no responde a la pregunta “¿cómo es?” Al contrario, sostiene que la marca es evocativa, pues está conformada por un grupo novedoso de palabras que se encuentran unidas en una forma poco habitual, proporcionando información certera acerca de los productos de la clase 3 internacional.

II. CONTESTACIÓN 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que la marca SIN CUCHILLA, SIN CORTES, SIN VELLO se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

En este sentido, considera que la actora pretende identificar productos utilizando “una expresión usualmente utilizada en el mercado… para designar una característica y una cualidad de algunos de los productos que se protegen y que se encuentran en la clase… [3] internacional”. Por ello, sostiene que un eventual registro de la marca constituiría una ventaja competitiva para la actora que iría en detrimento de los demás competidores del mercado, quienes se verían privados de la posibilidad de utilizar dichas expresiones para referirse a productos

amparados por la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Asimismo, el Tribunal interpretó de oficio los artículos 135 literales b), e), g) e i) y 150 de la misma Decisión, con fundamento en la potestad que se deriva de lo dispuesto en el artículo 341 del Tratado de Creación del Tribunal. Las conclusiones a las que llegó en la interpretación 116-IP-2012 se citan a continuación. “PRIMERO. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone la perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO. La corte consultante debe determinar si el signo denominativo SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO es descriptivo y/o de uso común para los productos de la clase 3 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación teniendo en cuenta la debilidad de la marca que lo contiene. TERCERO. La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro podría generar engaño en cuanto a las

características y propiedades de los productos que ampara, para así determinar su registrabilidad. CUARTO. En consecuencia, la corte consultante deberá establecer si el signo SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO (denominativo) es evocativo y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad. QUINTO. El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.” 1 “Artículo 34. En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La actora reiteró los argumentos expuesto en la demanda. 4.2. El Ministerio Público solicitó negar el registro del signo SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO, aduciendo que era descriptivo de las cremas para depilar. 4.3. La Superintendencia de Industria y Comercio guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO, cuyo registro se solicitó para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el

cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: i) reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado, ii) no es descriptivo, iii) ni induce a engaño al público consumidor y, por ende, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135 literales b), e), g) e i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que el artículo 135 literales b), e), g) e i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente: “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier

signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. 5.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso precisa que los elementos constitutivos de una marca son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. A estos efectos, respecto de la distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó lo siguiente: “La distintividad, es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona se expresa como se señala a continuación:

MARCA CUESTIONADA

SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO

(NOMINATIVA CLASE 3) SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si la marca SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO: i) es distintiva, ii) no es descriptiva iii) ni induce a engaño al público consumidor y, por lo tanto, es susceptible de ser registrada en la clase 3 de la Clasificación Internacional de

Niza. 5.1.1. Distintividad La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registró de la marca SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO, porque considera que no es suficientemente distintiva para distinguir productos en el mercado, ya que induce a engaño al público consumidor. Por otro lado, la actora considera que el signo cuestionado es distintivo, ya que está conformado por una unión novedosa de palabras. A su turno, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó de oficio el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, para pronunciarse acerca de los signos descriptivos, así: “Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.” Precisamente, respecto de los signos descriptivos, es menester recordar lo dicho por el mismo Tribunal en la interpretación 118-IP-2009, cuando enfatizó que: “…el signo descriptivo o el signo conformado por elementos descriptivos no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen

exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.” (Se resalta) Ahora, el registro de la marca SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO se solicitó para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En este orden de ideas, se advierte que la marca SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO es descriptiva de los productos que ampara la clase 3 internacional, pues hace referencia a datos característicos de algunas preparaciones de limpieza personal, como lo son las cremas y ceras depilatorias, que se caracterizan por quitar el vello sin la necesidad de usar hojas de afeitar que raen “con navaja, cuchilla o máquina… el pelo de cualquier parte del cuerpo”. En efecto, la Sala advierte que las cremas depilatorias degradan la queratina del

vello permitiendo que éste se desprenda del cuerpo sin el uso de cuchillas o cortes y las ceras depilatorias permiten arrancar, sin el uso de navajas que generen heridas “…el vello para dejar libre de él la piel que cubre”. En síntesis, la Sala constata que el signo SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO es descriptivo de algunas preparaciones de limpieza personal que pretende distinguir en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues hace referencia a datos característicos de cremas y ceras para depilar, encontrándose incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Aunado a lo anterior, debela Sala advertir que resulta innecesario estudiar si el signo SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales g) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues de plano se advierte que no es dable registrar el signo SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO al encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y e) del artículo descrito. A propósito de signos descriptivos, en un caso similar, en el que se negó el registro de la marca IDEAS PARA TU HOGAR, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que era descriptiva de uno de los productos que buscaba distinguir en dicha clase, esta Sala manifestó: “En el caso concreto se advierte que dentro del conjunto de temas que

pueden ser objeto de revistas periódicas para el público en general, según se expone en la Interpretación Prejudicial, se encuentran las de decoración, mecánica, jardinería, consejos para hogar, farándula, gastronomía, recetarios, etc.. En este orden de ideas, se observa que el signo IDEAS PARA TU HOGAR constituye una expresión descriptiva dentro del tema “consejos para hogar”. De hecho, a pesar de que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua indica que por consejo se entiende: “Parecer o dictamen que se da o toma para hacer o no hacer algo”, y por idea: “Concepto, opinión o juicio formado de alguien o algo”; lo cierto es que en el léxico común se utilizan dichas palabras como términos semejantes cuando se sugiere, por ejemplo, “quiero darte un consejo para realizar algo” o “quiero darte una idea para realizar algo”. Así las cosas, la Sala observa que la marca IDEAS PARA TU HOGAR es descriptiva de una revista que busque dar CONSEJOS PARA HOGAR, pues tiene una relación directa con el producto que busca distinguir. Además, la palabra TU que precede a la preposición PARA y antecede al vocablo HOGAR, no hace a la marca suficientemente distintiva…”2 No sobra advertir en el presente caso que el signo SIN CUCHILLAS, SIN CORTE, SIN VELLO no es evocativo3, pues para comprender las características de algunos de los productos que pretende distinguir, el consumidor no debe realizar un proceso deductivo ni usar su imaginación. De conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las

pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: 2 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 26 de julio de 2012, Rad.: 110010324000200600001 00, Actora: EDITORA TELEVISA INTERNATIONAL S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso 3 Interpretación Prejudicial 18-IP-2009: “El signo evocativo, por otro lado, es aquel que no se refiere de manera directa a una característica o cualidad del producto o servicio, pero que el consumidor, por sus propios medios y después de un proceso mental, llega a establecer una relación con el producto o servicio que ampara el signo. Es decir, con los signos evocativos se hace necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, tenga que realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo.”.

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GUILLERMO VARGAS AYALA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA MORENO