CE-11001-03-24-000-2007-00342-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Falta de agotamiento de la vía gubernativa. Fallo inhibitorio La Sala considera que el agotamiento de la vía gubernativa, presupuesto procesal de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consiste, en términos generales, en la necesidad de usar los recursos legales para poder impugnar los actos administrativos. Su finalidad es que la Administración tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones con el objeto de que pueda revocarlas, modificarlas o aclararlas, esto es, que las autoridades administrativas puedan rectificar sus propios errores, antes de que sean objeto de un proceso judicial. En efecto, se ha precisado en reiteradas ocasiones que “La razón de la exigencia legal del señalado agotamiento deviene del principio llamado de la decisión previa que le permite a la administración antes de acudir al medio judicial, que revise su propios actos y otorga a los administrados una garantía sobre sus derechos al presentar motivos de inconformidad para que sea enmendada la actuación si es del caso, antes de que conozca de ella quien tiene la competencia para juzgarla”. Así las cosas y toda vez que en el presente caso fueron rechazados los recursos de reposición y en subsidio el de apelación por haber sido presentados de manera extemporánea, ni se interpuso el de queja, no se agotó la vía gubernativa y por lo tanto deberá declararse probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa y como consecuencia de ello negar las pretensiones del demandante.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 51 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 62 / CODIGO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 63 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 85 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 135.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00342-00

Actor: LABORATORIOS BUSSIE S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., interpuso la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., contra las siguientes resoluciones: Resolución núm. 156 de 15 de enero de 2007, y la Resolución No. 007672 de 22 de marzo de 2007 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, negó, al demandante, la solicitud de registro de la marca TIPLAC (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza por considerar que era confundible con la marca ANTIPLAC – B.

I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de

Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda ante esta Corporación en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones. 1.1.1. Declarar la nulidad de la Resoluciones No. 156 de 2007 y la Resolución No. 007672 de 22 de marzo de 2007 en lo correspondiente a la supuesta confundibilidad entre las expresiones TIPLAC y ANTIPLAC-B. 1.1.2. Ordenar, como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, que la Superintendencia de Industria y Comercio conceda el registro de la marca TIPLAC (mixta), a favor de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., para identificar productos de la clase 5ª internacional. 1.1.3. Ordenar la publicación de la sentencia que se dicte en este proceso. 1.2. Fundamentos de hecho. Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. La sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. solicitó el registro de la marca “TIPLAC” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 566 del 31 de julio de 2006.

1.2.2. Dentro del término legal de la publicación, la sociedad PROCAPS S.A. formuló oposición contra la solicitud, con base al riesgo de confusión presentado con su marca “ATEPLAX”. 1.2.3. Mediante la Resolución No. 156 del 15 de enero de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por PROCAPS S.A. pero de oficio declaró la confundibiliddad existente con respecto a la marca previamente registrada “ANTIPLAC-B”, en base a lo cual negó el registro solicitado. 1.2.4. A través de su apoderado, la sociedad actora LABORATORIOS BUSSIE S.A. interpuso recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación en contra de la resolución anteriormente referida, recursos que fueron negados por extemporáneos. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación. Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Indicó que las marcas “ANTIPLAC-B” y “TIPLAC” no poseen la misma cantidad de grafismos y la primera tiene letras y signos que la segunda no, lo cual las hace diferenciables desde el aspecto grafico; de ahí que fonéticamente también la pronunciación sea diversa en cuanto al número de silabas que hace a la primera más lenta y pausada. Observó también que la marca registrada es evocativa de antiplaca, mientras que la solicitada no posee evocación alguna, lo cual las hace disimiles en cuanto al

elemento ideológico. Finalmente adujo que la Superintendencia no debió haber realizado el cotejo fraccionando los elementos, por cuanto contradice la normatividad y la jurisprudencia aplicable al derecho marcario y haciendo la comparación de los signos en su conjunto se concluye que no presentan riesgo de confusión, y la marca solicitada no incurre en las causales de irregistrabilidad establecidas. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, guardó silencio. 2.2 La sociedad LOE ODONTOLOGICA LTDA tercero con interés directo en el proceso, por medio de curador ad-litem, descorrió traslado de la demanda oponiéndose a las pretensiones en tanto la similitud existente con respecto a su marca “ANTIPLAC – B”, afectaría gravemente la distintividad de sus productos. 2.3 La sociedad PROCAPS S.A. tercero con interés directo en el proceso, por medio de apoderado presentó memorial de intervención en los siguientes términos: Solicitó que fueran rechazadas las pretensiones de la demanda argumentando que no fueron violadas las normas invocadas por la sociedad LABORATORIOS

BUSSIE S.A.

Arguyó que la sociedad demandante presentó extemporáneamente los recursos de reposición y apelación contra la Resolución No. 156 y tampoco interpuso recurso de queja contra el acto que los rechazó, en razón de lo cual la vía gubernativa no se encuentra agotad, razón por la cual solicitó declarar probada la excepción de inepta demanda por no haber agotado la vía gubernativa. De otro lado sostuvo que la Superintendencia dio una debida aplicación a las

disposiciones de la Decisión 486, al encontrar que la marca pedida reproduce totalmente otra previamente registrada, y sus elementos complementarios no la diferencia de manera efectiva de la marca registrada, pues aun existen similitudes ortográficas y fonéticas que pueden inducir a error al consumidor. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO En esta etapa del proceso solo intervino el tercero interesado PROCAPS S.A. a través de apoderado, quien reiteró, en lo esencial, los argumentos esgrimidos en el escrito de contestación de la demanda. Agregó que en la demanda se alega exactamente lo mismo que se indicó en los recursos que fueron rechazados por extemporaneidad, como si el Consejo de Estado fuera la tercera de la vía gubernativa. Con posterioridad se hace referencia a como ha entendido esta Corporación el concepto de agotamiento de la vía gubernativa, para concluir que LABORATORIOS BUSSIE S.A., al no presentar recursos en debida forma y en su momento oportuno, se allanó a lo establecido mediante las resoluciones atacadas, de modo que no había lugar a acudir a la vía jurisdiccional. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 85-IP-2012 de fecha 19 de enero de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha

Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: 4.1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 4.2. Al comparar una marca denominativa simple y compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es

necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 4.5. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable. 4.6. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que

dichos términos son marcariamente débiles. 4.7. La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. 4.8. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. 4.9. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 4.10 El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. V.- CONSIDERACIONES Examinado el proceso, observa la Sala que se configura la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa la cual deberá declararse en el presente proceso de conformidad con el inciso segundo del artículo 164 del Código

Contencioso Administrativo, al efecto es preciso señalar lo siguiente: El artículo 172 de la Decisión 486 establece la posibilidad de solicitar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la autoridad nacional registra una marca, la misma norma explica las características de dicha nulidad. En primer lugar determina el tipo de nulidad que puede solicitarse del acto de registro, según las causales de registrabilidad que se consideren violadas por el solicitante, por ello la norma en comento señala que la nulidad absoluta será declarada cuando el acto de registro resulte ser violatorio de las causales consagradas en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. Indica que la solicitud de nulidad absoluta puede ser elevada por cualquier persona sin tener término de caducidad alguno. Adicionalmente está regulada la nulidad relativa, que será declarada cuando con el registro de una marca se afecten derechos de terceros según lo dispuesto en las causales del artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se haya solicitado de mala fe. En esta clase de nulidad, de la misma manera que en la absoluta, cualquier persona puede solicitarla sin embargo en este evento sí existe un término de caducidad, de 5 años. En este orden de ideas observa la Sala como ya lo ha hecho en oportunidades anteriores1 que el artículo 172 de la Decisión 486 no dispone exigencia alguna para el ejercicio de esta acción de nulidad, razón por la cual la interposición de los recursos administrativos contra los actos que otorguen el registro de un signo como marca será meramente facultativa o lo que es lo mismo, no es obligatorio interponerlos para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues

1 Consejo de Estado, Sentencia del 4 de octubre de 2012, C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno (E) expediente 2002-00187. en este tipo de nulidad se aplica la normatividad comunitaria, razón por la cual no se hace necesario acudir al ordenamiento jurídico nacional. No obstante lo anterior debe señalar la Sala que no ocurre lo mismo cuando el acto que se pretende anular es aquel que negó el registro como marca de un signo distintivo, pues la nulidad especial anteriormente analizada está destinada únicamente para pretender la nulidad del acto que registró la marca. Esta circunstancia sí permite observar que existe un vacío normativo, pues la norma comunitaria, Decisión 486, no dispone un medio para impugnar ante la jurisdicción aquellos actos mediante los cuales la autoridad nacional competente niegue una solicitud de registro, como ocurrió en el caso bajo estudio. La situación anteriormente planteada obliga, por remisión del artículo 276 de la Decisión 486, a estudiar lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, debiéndose acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en su artículo 85, con todas las reglas que su ejercicio implica necesariamente estudiar lo dispuesto el artículo 135 del Código Contencioso

Administrativo: “ARTICULO 135. POSIBILIDAD DE DEMANDA ANTE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA ACTOS PARTICULARES. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> <Subrogado por el

artículo 22 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo. El silencio negativo, en relación con la primera petición también agota la vía gubernativa. Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos.”(Subrayas y negrillas fuera de texto) En el presente caso observa la Sala que mediante la Resolución No. 007671 expedida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se resolvió rechazar el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra el acto que negó el registro de la marca TIPLAC, teniendo en cuenta que la resolución cuya revocatoria se solicitaba fue notificada mediante fijación por edicto No. 1792 del 31 de enero de 2007, desfijado el 13 de febrero de 2007, el termino con el que contaba el apoderado de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. para interponer los recursos correspondientes vencía el 20 de febrero de 2007, y fueron presentados el 21 de ese mes y año, razón por la cual se tuvo como extemporáneo. Contra dicho acto procedía el recurso de queja y tampoco fue promovido. Conforme al artículo 63 del Código Contencioso Administrativo, la vía gubernativa

se entiende agotada cuando contra los actos administrativos no procede ningún recurso (artículo 62,1); cuando los recursos interpuestos se hayan decidido (artículo 62,2), y cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición, apelación o de queja. En este punto resulta relevante indicar que el recurso de reposición es facultativo, sin embargo el de apelación no lo es. Según lo dispuesto en los artículos 62, 63 y 135 del Código Contencioso Administrativo, se da el agotamiento presunto de la vía gubernativa, cuando excepcionalmente contra el acto administrativo particular no proceden recursos o interpuesto el recurso se ha decidido, en cualquiera de las formas señaladas en la ley, vale decir, por medio de acto expreso o por acto presunto. El recurso de apelación es obligatorio, ello se infiere de lo dispuesto por el artículo 51 del CCA, donde incluso se indica que el recurso de apelación podrá interponerse de manera directa o subsidiaria lo que implica que cuando en ocasiones proceden los dos recursos (reposición y apelación) contra un acto administrativo y sólo se interpone el de reposición, aunque se resuelva el incoado, no se habrá agotado la vía gubernativa por la necesidad de interponer el recurso obligatorio de apelación. La Sala considera que el agotamiento de la vía gubernativa, presupuesto procesal de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consiste, en términos generales, en la necesidad de usar los recursos legales para poder impugnar los actos administrativos. Su finalidad es que la Administración tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones con el objeto de que pueda revocarlas,

modificarlas o aclararlas, esto es, que las autoridades administrativas puedan rectificar sus propios errores, antes de que sean objeto de un proceso judicial. En efecto, se ha precisado en reiteradas ocasiones2 que “La razón de la exigencia legal del señalado agotamiento deviene del principio llamado de la decisión previa que le permite a la administración antes de acudir al medio judicial, que revise su propios actos y otorga a los administrados una garantía sobre sus derechos al presentar motivos de inconformidad para que sea enmendada la actuación si es del caso, antes de que conozca de ella quien tiene la competencia para juzgarla”. Así las cosas y toda vez que en el presente caso fueron rechazados los recursos de reposición y en subsidio el de apelación por haber sido presentados de manera extemporánea, ni se interpuso el de queja, no se agotó la vía gubernativa y por lo tanto deberá declararse probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa y como consecuencia de ello negar las pretensiones del demandante. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DECLARAR probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa propuesta por la sociedad PROCAPS S.A. y declararse inhibida 2 Ver sentencia Consejo de Estado, del 10 de febrero de 2011 Exp. 2007-00191 C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia. para decidir de fondo la pretensión de nulidad de las siguientes resoluciones: Resolución núm. 156 de 15 de enero de 2007, y la Resolución No. 007672 de 22

de marzo de 2007 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, negó al demandante la solicitud de registro de la marca TIPLAC (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión de la fecha.

GUILLERMO VARGAS AYALA MARÍA ELIZABETH

GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO

VELILLA MORENO