CE-11001-03-24-000-2007-00345-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Notoriedad Quiere decir lo anterior que, al cotejar marcas que consisten en nombres propios o, como en este caso, apellidos, es fundamental tener en cuenta el idioma respectivo, esto es, aquél en el que se expresa la marca. Adicionalmente, en el aparte de la sentencia transcrita, la Sala señala que en casos como el presente no basta la similitud entre una marca consistente en un nombre propio, con otra que lleve el mismo nombre o su equivalente en otro idioma, pues éstos no son apropiables en forma exclusiva. Será menester analizar, además, si existen otros elementos que permitan su diferenciación. En esa medida, mal podría decirse que la expresión “DOLCE” en inglés (“dolci”), reproduce el apellido italiano “DOLCE” (“dolche”), por lo que a este respecto, tampoco prospera el cargo de nulidad propuesto. Finalmente, en lo que tiene que ver con la notoriedad de la marca “D&G DOLCE & GABBANA”, que a juicio de la actora le otorga protección especial, la Sala estima que no existe lugar a duda alguna de que el análisis sobre la notoriedad es un “elemento adicional” al de la confundibilidad que se presenta cuando existen entre las marcas similitudes capaces de inducir en error al público consumidor. Dado que en el asunto examinado no se presentan tales similitudes, sino que, por el contrario, la marca cuyo registro se pretende anular “DOLCE EYEWEAR” goza de suficiente distintividad frente a la marca opositora “D&G DOLCE & GABBANA”, resulta irrelevante verificar si, en efecto, ésta tiene el

carácter de notoria como lo alega la parte actora.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL B NOTA DE RELATORIA: Cotejo de una marca mixta y una denominativa. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre de 2001, Exp. 1999-5603

(5603), MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 23078 DE 2007 (30 de julio) -

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00345-00

Actor: GADO S.A.R.L.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad GADO S.A.R.L., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1°: Que es nula la Resolución núm. 23078 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad OPTI PRODUCTOS LTDA., revocó las Resoluciones núms. 25906 de 27 de septiembre de 2006 y 34330 de 14 de diciembre del mismo año, que declararon fundada la oposición presentada por la sociedad GADO S.A.R.L. y negaron el registro de la marca “DOLCE EYEWEAR” y, en su lugar, concedió el registro de la citada marca nominativa, en favor de la sociedad OPTI PRODUCTOS LTDA., para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª Internacional. 2°: Que, como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, se ordene a la entidad demandada revocar la Resolución núm. 23078 de 30 de julio de 2007 y declarar fundada la oposición presentada por la sociedad GADO S.A.R.L y negar el registro de la marca nominativa “DOLCE EYEWEAR”. 3°: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada, cancelar el registro de la marca nominativa “DOLCE EYEWEAR”, cuyo número de registro todavía no ha sido asignado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 4°: Que se ordene a la División de Signos Distintivos, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de la sentencia que ponga fin al presente proceso.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1°: Asevera la actora que el día 16 de marzo de 2006, la sociedad OPTI

PRODUCTOS LTDA., solicitó el registro de la marca nominativa “DOLCE EYEWEAR” para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª Internacional y que durante el trámite correspondiente ella presentó oposición, con fundamento en el signo distintivo “DOLCE & GABBANA” previamente registrado y vigente en Colombia, para distinguir productos de la misma Clase 9ª Internacional. 2°: Agrega que mediante Resolución núm. 25906 de 27 de septiembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y negó el registro de la marca nominativa “DOLCE EYEWEAR”, por considerarla similar y confundible con la marca “DOLCE & GABBANA”, previamente registrada, razón por la cual la sociedad OPTI PRODUCTOS LTDA., interpuso los recursos de reposición y apelación contra dicha Resolución. 3°: Comenta que mediante Resolución núm. 34330 de 14 de diciembre de 2006, se resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución núm. 25906 de 2006 pero, al decidir el recurso de apelación, por Resolución núm. 23078 de 30 de julio de 2007, una y otra fueron revocadas y, en su lugar, se dispuso conceder el registro de la marca nominativa “DOLCE EYEWEAR”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª Internacional en favor de la sociedad OPTI PRODUCTOS LTDA. 4°: Manifiesta que no obstante haber advertido en el acto acusado que la sociedad

GADO S.A.R.L. es titular de la marca “DOLCE & GABBANA” (mixta), para distinguir productos de la Clase 9ª Internacional, tales como: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”, la entidad demandada concedió el registro solicitado. 1.2.- Fundamentó sus pretensiones, en síntesis, así: Sostiene que el acto administrativo acusado vulnera los artículos 134, 135, 136, 148, 150, y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina porque, a su juicio, la autoridad competente estaba obligada a realizar el examen de registrabilidad de la marca cuestionada, teniendo en cuenta no solo la defensa de los intereses particulares, sino también los derechos de los consumidores, lo cual no hizo y por ello la marca objeto del proceso se encuentra incursa en la causal prevista en el artículo 136, literal e), de la citada Decisión Comunitaria. Al efecto, señala que la sociedad GADO S.A.R.L. es titular de la marca “DOLCE

& GABBANA” previamente registrada y que la marca “DOLCE EYEWEAR”, cuya nulidad de registro se pretende, reproduce en su totalidad el apellido “DOLCE”, que es, a su vez, el elemento esencial y predominante de la marca opositora. Estima que por ello, el registro de la marca “DOLCE EYEWEAR” afecta no sólo la identidad y el prestigio de una persona natural, sino también el derecho que el señor Domenico Dolce ostenta sobre su apellido, el cual no puede ser registrado por terceros, menos aún si éste constituye una marca notoria. Asegura que entre las marcas enfrentadas existe similitud visual, ortográfica, fonética e ideológica y relación entre los productos amparados por una y otra. Al efecto, resalta que la expresión “DOLCE” coincidente en ambas marcas es la de mayor recordación en el público consumidor, además de que se pronuncia igual en uno y otro signo y las letras D, O, L, C, E, se ubican en el mismo orden, todo lo cual genera riesgo de asociación y confusión y no pueden coexistir en el mercado. Asevera que por lo anterior, la marca “DOLCE EYEWEAR”, cuya nulidad de registro se pretende, también está incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Afirma que el hecho de que las marcas “DOLCE & GABBANA” previamente registrada y “DOLCE EYEWEAR”, cuya nulidad se pretende, amparen los mismos productos, evidencia que éstos comparten los mismos canales de publicidad y comercialización, lo cual aumenta el riesgo de confusión advertido y

evidencia la falta de distintividad de la segunda, lo que conduce a la nulidad de su registro.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Compañía OPTI PRODUCTOS LTDA., en su calidad de tercera interesada, señala que los hechos primero a sexto de la demanda son ciertos y que lo afirmado en el numeral séptimo no es un hecho. Se opone a la prosperidad de las pretensiones en consideración a lo siguiente: Manifiesta que la sociedad GADO S.A.R.L. realizó el cotejo de las marcas en conflicto en forma fraccionada, con el objeto de resaltar la existencia de similitudes, sin tener en cuenta la visión en conjunto de aquellas. Asegura que de no haberse realizado dicho fraccionamiento, se habría identificado claramente la aptitud distintiva de la marca “DOLCE EYEWEAR” en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual. Afirma que el signo “DOLCE EYEWEAR” es denominativo, mientras que la marca registrada “DOLCE & GABBANA” es mixta y tiene un componente figurativo específico que reivindica una ornamentación de la misma. Destaca que la verdadera ortografía de la marca previamente registrada, es “D & G DOLCE &

GABBANA”.

Agrega que desde el punto de vista fonético, el signo solicitado “DOLCE EYEWEAR” se pronuncia DÓLSI AIHUEER en inglés y la marca DOLCE &

GABBANA se pronuncia DI-E-JE, DOLSHE-É-GAB-BANA en italiano, es decir, que no comparten entre sí sonidos ni pronunciaciones. Aduce, que desde el punto de vista conceptual e ideológico, la marca registrada “DOLCE & GABBANA” alude a apellidos italianos, mientras que el signo solicitado “DOLCE EYEWEAR” es de fantasía y explica que el hecho de que una expresión coincida con un apellido, no es motivo suficiente para argumentar que se afecta el prestigio de alguien, pues esto debe probarse. Concluye que la marca “D & G DOLCE & GABBANA” (mixta), que distingue productos de la Clase 9ª Internacional, no es una marca notoria, pues tal condición debe ser declarada por la Oficina Nacional Competente, luego de surtir los trámites respectivos y análisis de las pruebas pertinentes. II.1.2.- La Superintendencia de Industria y Comercio señala que los hechos primero a sexto de la demanda son ciertos y que el séptimo no es cierto y se opone a la prosperidad de las pretensiones en consideración a lo siguiente: Sostiene que el acto administrativo acusado no viola las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque fue expedido conforme a las competencias otorgadas por dicha Decisión y con garantía del debido proceso y del derecho de defensa. Manifiesta que de conformidad con la Jurisprudencia del Consejo de Estado los requisitos que debe reunir una marca para ser registrable son la perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Transcribe apartes de la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, según la cual la

función esencial de la marca es distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado y que la distintividad es la característica fundamental del signo que se pretende registrar (proceso núm. 14-IP-98). Estima que el signo solicitado “DOLCE EYEWEAR” (denominativo), no es confundible con la marca registrada “DOLCE & GABBANA” (mixta), porque no presentan similitudes ya que poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético. Señala que al realizar el examen de conjunto, se tiene que ambas expresiones son suficientemente distintivas entre sí y que para que se presente riesgo de confusión es necesario que exista identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético, además debe verificarse el alcance de cobertura, es decir, los productos que identifican las marcas en conflicto; ello, por cuanto el principio de especialidad limita la protección de una marca a los productos o servicios especificados en el registro. Concluye entonces que dichas marcas pueden coexistir en el mercado, sin que se genere riesgo de confusión en el consumidor.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó1: “…PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo

establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación.

TERCERO: En la comparación entre signos denominativos con parte denominativa compuesta y mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las

reglas de comparación de los signos denominativos.

CUARTO: No son registrables los nombres completos, ni el apellido, ni el seudónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura o el retrato de personas naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o de la firma o sujetos de la caricatura o del retrato. Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. 1 Proceso 082-IP-2010.

QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, a su registro.

SEXTO: La Decisión 486 establece una protección amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios

que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SÉPTIMO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas en conflicto. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta

autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones…” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: El acto administrativo acusado es la Resolución núm. 23078 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad OPTI PRODUCTOS LTDA., revocó las Resoluciones núms. 25906 de 27 de septiembre de 2006 y 34330 de 14 de diciembre del mismo año, que declararon fundada la oposición presentada por la sociedad GADO S.A.R.L. y negaron el registro de la marca “DOLCE EYEWEAR” y, en su lugar, concedió el registro de esta marca nominativa en favor de la sociedad OPTI PRODUCTOS LTDA., para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª Internacional. A juicio de la actora, la marca “DOLCE EYEWEAR” no debió ser registrada por encontrarse incursa en las causales previstas en los literales a) y e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, esto es, ser idéntica al apellido del señor Doménico Dolce, titular de la marca, que estima notoria, “DOLCE & GABANA” previamente registrada y ser confundible con ésta, en virtud de sus similitudes a nivel visual, ortográfico, fonético y conceptual y a que comparten los mismos canales de comercialización, pues una y otra amparan los

mismos productos de la Clase 9ª Internacional de Niza, esto es, “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.” Las disposiciones mencionadas establecen lo siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; … e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa

persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; …”. Debe tenerse en cuenta que en el presente asunto, las marcas enfrentadas son de naturaleza distinta, esto es, una denominativa “DOLCE EYEWEAR” y otra mixta “D&G DOLCE & GABANA”. Marca cuya nulidad de registro se Marca previamente registrada a pretende. favor de un tercero. DOLCE EYEWEAR NOMINATIVA MIXTA En un asunto similar al que se estudia, en el cual el objeto del cotejo era una marca denominativa y otra mixta, como ocurre en esta oportunidad, la Sala precisó: “es pertinente traer a colación la Interpretación Prejudicial núm. 20-IP-98, que se tuvo en cuenta en la sentencia de 28 de octubre de 1999 (Expediente núm. 3966, Actora: Sociedad Cementos Rio Claro .A., Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que al efecto expresó: “… COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS Tratándose el presente caso de un conflicto suscitado entre una marca mixta otorgada con anterioridad a una denominativa … este Tribunal pasa a referirse al análisis comparativo entre signos que reúnen las características de las marcas en conflicto…” Al realizar el análisis comparativo entre los signos que suscitan la litis interna, el juez deberá tomar en cuenta los parámetros generales que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para facilitar su labor. De esa forma, se deberá tomar en cuenta que la confusión puede producirse en el

plano visual, en el auditivo o en el ideológico, y que dependiendo de los tipos de marcas o signos distintivos que deban cotejarse, el orden en que deba hacerse el análisis con estos parámetros variará, según que las marcas o signos contengan un componente gráfico (marcas puramente gráficas o marcas mixtas) o un componente denominativo. La confusión visual se produce cuando la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor hace creer a éste que adquiere un producto o contrata un servicio que desea adquirir por la marca que lo identifica, pudiendo incurrir en error debido a la similitud ortográfica que se origine por la igualdad en las letras … el diseño del logotipo o arte final de la marca gráfica o el elemento predominante en la mixta. …Tratándose de signos denominativos, el aspecto fonético cobra una mayor importancia, pues si la palabra que utiliza un signo tiene como pronunciación de conjunto una percepción fonética tal que no permita distinguir un sonido de otro, se producirá confusión auditiva entre los signos, lo que impediría su registrabilidad; esto sucedería de igual manera al tratarse de dos signos que pese a tener un componente gráfico adicional al denominativo, el elemento predominante en uno y otro sea el denominativo …”. “… El juez o examinador deberá entonces, determinar en cada caso cuál es el elemento que prevalece en una marca mixta …” “… Los criterios generales que según la doctrina pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se han precisado en los siguientes términos:

Regla 1La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas…”.2 Como quedó visto, la marca cuyo titular es la parte actora “D&G DOLCE & GABBANA” es de naturaleza mixta, pues las letras “D&G” corresponden al elemento gráfico y las palabras “DOLCE & GABBANA” al elemento denominativo, ubicado en letra de menor tamaño, bajo dichas iniciales, mientras que la marca registrada posteriormente mediante el acto acusado, es de tipo denominativo, compuesta únicamente por la expresión “DOLCE EYEWEAR”. Obsérvese entonces, que las marcas enfrentadas comparten una palabra en común: “DOLCE”, la cual constituye una semejanza a nivel visual. Sin embargo, como no le es dado al juez realizar una comparación fraccionada sino de conjunto, ha de concluirse que tal semejanza no es suficiente para generar riesgo de confusión en el público consumidor, habida cuenta de que, al apreciarse en forma sucesiva y simultánea las expresiones DOLCE EYEWEAR / D&G DOLCE & GABBANA, se desvanece la mencionada impresión visual de la palabra “DOLCE”, común en una y otra marca. Además, la pronunciación de una y otra marca difiere.

En efecto, el hecho de que en la marca objeto de la demanda, la expresión “DOLCE” esté seguida de la palabra “EYEWEAR”, que significa “GAFAS” (o accesorios para ojos) en inglés, impone que dicha expresión también se pronuncie en ese idioma, lo que no ocurre con la marca de la cual es titular la demandante, que tiene origen italiano. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre de 2001, proferida en el expediente núm. 1999-5603-01(5603). M.P.

Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

Tampoco las marcas enfrentadas guardan similitud a nivel conceptual o ideológico, comoquiera que la opositora “D&G DOLCE & GABBANA” alude a sus creadores, mientras que “DOLCE EYEWEAR” evoca en la mente del consumidor, a lo sumo, la idea de unas gafas (o accesorio para ojos), pues, esta marca se compone de una expresión de fantasía (dolce), que no tiene significado en el inglés y de otra (eyewear), que sí lo tiene en esta lengua y que se traduce como “gafas” o accesorio para ojos. Como corolario, el cargo de nulidad por violación de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no tiene vocación de prosperidad, pues al aplicar los criterios generales que la doctrina ha señalado para determinar la existencia de riesgo de confusión, no se advierten

similitudes entre las marcas cotejadas, capaces de inducir al público consumidor en error. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la afectación de la identidad y prestigio de una persona públicamente reconocida, con la solicitud de registro de una marca que reproduzca su nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura, resulta pertinente traer a colación las precisiones de la Sala al respecto. Al efecto, ha dicho la Sala: “También resulta pertinente precisar que los signos enfrentados consisten en expresiones que en sus respectivos idiomas constituyen nombres propios. Puesto que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, la negación del rendido como marca de un signo que se forme con un nombre propio no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos en este caso permiten su diferenciación.”3 (Las negrillas y subrayas no son del texto original). Quiere decir lo anterior que, al cotejar marcas que consisten en nombres propios o, como en este caso, apellidos, es fundamental tener en cuenta el idioma respectivo, esto es, aquél en el que se expresa la marca. Adicionalmente, en el aparte de la sentencia transcrita, la Sala señala que en casos como el presente no basta la similitud entre una marca consistente en un nombre propio, con otra que lleve el mismo nombre o su equivalente en otro idioma, pues éstos no son apropiables en forma exclusiva. Será menester analizar, además, si existen otros elementos que permitan su diferenciación.

En el presente asunto, solo la marca previamente registrada “D&G DOLCE & GABBANA” se compone de los apellidos de sus creadores, los señores Doménico Dolce y Stefano Gabbana, los cuales, como quedó visto, se expresan en italiano, mientras que la marca “DOLCE EYEWEAR” se pronuncia parcialmente en inglés, pues la expresión “DOLCE”, en este idioma carece de significado. En esa medida, mal podría decirse que la expresión “DOLCE” en inglés (“dolci”), reproduce el apellido italiano “DOLCE” (“dolche”), por lo que a este respecto, tampoco prospera el cargo de nulidad propuesto. Se aduce en la demanda como relevante el hecho de que los productos amparados por una y otra marca sean los de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se