CE-11001-03-24-000-2007-00364-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Consumidores especializados Así las cosas, como quiera que el cotejo marcario se traduce en la comparación de los signos LEGEND y GOLD, es claro para la Sala que entre los mismos no existen similitudes que puedan generar riesgo alguno de confusión entre el público consumidor, si se tiene en cuenta que en el campo ortográfico como en el fonético son evidentemente diferentes. Agréguese a lo anterior, que desde el punto de vista conceptual no hay lugar a examen alguno, toda vez que se trata de signos constituidos por expresiones en idioma extranjero y, pese a tener traducción en el idioma español (LEYENDA y ORO, respectivamente), su significado no hace parte del conocimiento común entre el público consumidor. Este riesgo, en todo caso, sería descartable además a partir de los elementos gráficos de las marcas en conflicto, pues claramente en la marca AMERICAN LEGEND predomina la figura de un ave con sus alas extendidas, mientras que en la marca AMERICAN GOLD prevalece dentro del conjunto de elementos gráficos, por razón de su tamaño, la figura de una bandera de colores rojo y azul, no siendo relevante en ese conjunto la figura del ave que aparece en su parte superior y que es de un tamaño menos significativo. En esta misma dirección, debe destacar la Sala, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el consumidor de los productos comprendidos en la Clase 34 Internacional, contrario a lo que sostiene la parte actora, es un consumidor especializado. En efecto, los clientes o consumidores habituales de este tipo de productos son personas que por su misma adicción al cigarrillo, conocen e identifican cabalmente las marcas de su predilección, sin que el poco o

mucho parecido que pudiere existir entre ellas, pueda llegar a generar en sus mentes algún riesgo de asociación o de confusión. Ciertamente, el comprador habitual de los productos de la Clase 34 Internacional, es una persona especializada y adicta al consumo de cigarrillos, quien se casa con una determinada marca, circunstancia que, en términos generales, hace que no incurra en error al momento de seleccionar los cigarrillos y demás artículos de esta clase, que sean de su preferencia. Por consiguiente, se reitera, entre las marcas AMERICAN LEGEND y AMERICAN GOLD no existen similitudes que puedan generar en el público consumidor riesgo de confusión o de asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL I / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 172

NOTA DE RELATORIA: Consumidor especializado, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2009, Rad. 2003-00411, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; sentencia de 11 de febrero de 2010, Rad. 2004-00376, MP.

Marco Antonio Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 09494 DE 2005 (29 de abril) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 06973 DE 2007 (9 de marzo) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 15402 DE 2007 (30 de mayo) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00364-00

Actor: COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina interpuso la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca AMERICAN LEGEND (Mixta), a favor de la firma KARELIA TOBACCO COMPANY INC., para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes 1.- Pretensiones. a) Declarar la nulidad de la Resolución núm. 09494 de 29 de abril de 2005, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. y concedió el registro de la marca AMERICAN LEGEND (Mixta) en la Clase 34, a nombre de la sociedad KARELIA TOBACCO COMPANY INC. b) Declarar la nulidad de la Resolución núm. 06973 de 9 de marzo de 2007, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 09494, y concedió el recurso subsidiario de apelación formulado contra dicha resolución. c) Declarar la nulidad de la Resolución núm. 15402 de 30 de mayo de 2007, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 09494. d) Como consecuencia de la declaración de nulidad de las mencionadas resoluciones, se ordene la cancelación del registro de la marca AMERICAN LEGEND (Mixta), en la Clase 34, a nombre de la sociedad KARELIA TOBACCO

COMPANY INC.

e) Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin a este proceso. 2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 27 de septiembre de 2004, la sociedad KARELIA TOBACCO COMPANY INC. solicitó el registro del signo “AMERICAN LEGEND” (mixto), para distinguir tabaco, artículos para fumadores y cerillas, productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 546 de 30 de noviembre de 2004. Dentro de la oportunidad legal para hacerlo, la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. presentó oposición a la solicitud de registro del signo AMERICAN LEGEND (mixto), por considerar que éste es similarmente confundible con su marca “AMERICAN GOLD” (mixta), previamente registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución núm. 09494 de 29 de abril de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición formulada por la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. y, en consecuencia, concedió el registro del signo “AMERICAN LEGEND” (mixto), para distinguir tabaco, artículos para fumadores y cerillas, productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a

favor de la sociedad KARELIA TOBACCO COMPANY INC. Inconforme con la anterior decisión, la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. interpuso contra ella recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 9 de marzo de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 06973, por medio de la cual atendió el recurso de reposición, confirmando lo decidido en la Resolución 09494. Con posterioridad, a través de la Resolución núm. 15402 de 30 de mayo de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad, se desató el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la decisión impugnada, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de tales normas, afirmó que la marca AMERICAN LEGEND + GRÁFICA, solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 internacional, carece de distintividad y presenta similitud con capacidad de producir confusión con la marca AMERICAN GOLD +

GRÁFICA.

Señaló, igualmente, que como la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos que cubre la marca AMERICAN GOLD + GRAFICA, esto es, los de la Clase 34, se aumentan las probabilidades de confusión para el público

consumidor, en caso de coexistir dichas marcas en el mercado. Precisó que entre los signos AMERICAN LEGEND + GRÁFICA y AMERICAN GOLD + GRÁFICA existen similitud, de tal naturaleza y dimensión, que se generaría riesgo de confusión en el público consumidor, así: Desde el punto de vista visual: - la parte nominativa de ambas marcas está conformada por la combinación de dos expresiones, siendo una de ellas la expresión AMERICAN, la cual además ocupa la misma posición, esto es, al comienzo de cada una de las marcas; - en la parte gráfica ambas marcas se destacan por la presencia del diseño de un águila o ave con sus alas extendidas, rodeada por un círculo de estrellas entrecortado por las alas extendidas de dicha ave; - es decir, la marca solicitada reproduce la figura de un águila y la expresión AMERICAN; - además, no se podría afirmar que la expresión AMERICAN es genérica para productos de la clase 34 ni tampoco que la figura de un águila es comúnmente utilizada por los empresarios para identificar cigarrillos. Desde el punto de vista ortográfico: - la marca otorgada incluye ocho de las doce letras que forman la marca previamente registrada; - además, la expresión AMERICAN no es de uso común, si se tiene en cuenta que está incluida apenas en seis marcas, cuatro de las cuales son de propiedad de la demandante (en las dos que se incluye la palabra AMERICAN se hace más para identificar al fabricante que al producto como tal: BRITISH AMERICAN y BRITISH AMERICAN

TOBACCO LIMITED).

Desde el punto de vista fonético: la pronunciación de ambos signos es bastante

similar, ya que comparten la expresión AMERICAN. Desde el punto de vista conceptual: no es cierto, como se dice en los actos acusados, que la expresión AMERICAN indica la procedencia de los productos que pretenden identificar ambas marcas, no siendo la expresión AMERICAN LEGEND verdaderamente indicativa de la procedencia de los productos a identificar con ella, pues la sociedad solicitante del registro de la misma está domiciliada en Grecia. Por consiguiente, de concederse el registro de dicha marca, se incurriría además en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486, pues se estaría permitiendo que coexista en el registro de la Clase 34 una marca engañosa en cuanto a la procedencia de los productos a distinguir con ella. Indicó, así mismo, que los productos de la Clase 34, para los cuales están registradas las marcas AMERICAN LEGEND + GRAFICA y AMERICAN GOLD + GRAFICA, son de consumo popular o generalizado, en donde el adquirente de los mismos en ningún caso será un consumidor especializado, sino más bien alguien que si bien, no descuida totalmente el análisis de la marca y producto, tampoco destina a la comparación de los mismos demasiado tiempo ni precaución, resultando probable que llegue a equivocarse en la selección del producto en el momento de la compra, pues puede llegar a pensar que AMERICAN LEGEND es un nuevo producto que comercializa la Compañía Colombiana de Tabaco, más aún si se tiene en cuenta que en el mercado coexisten tan solo 6 marcas que incluyen la expresión AMERICAN, 4 de ellas de propiedad de la demandante. Destacó que la confusión en el consumidor se refuerza aún más al observarse que

en la cajetilla de los cigarrillos nuevos que se encuentra en el mercado también hay un águila como parte de su diseño, lo cual es una coincidencia muy grande, si se tiene en cuenta que en el mercado solo la demandante es quien incluye un águila en su producto. Concluyó que la Administración no siguió el criterio sobre cotejos marcarios establecido y reconocido, según el cual debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias de los signos en disputa, restando valor a la clara semejanza de la expresión AMERICAN y al hecho de existir un águila en las dos marcas. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones: Explicó que efectuado el estudio de confundibilidad se estableció que si bien los signos en controversia coinciden en la palabra “AMERICAN”, esta coincidencia no es determinante a efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, habida cuenta que los elementos gramaticales “LEGEND” y “GOLD” le imprimen a cada signo la suficiente distintividad. Precisó, en cuanto al aspecto conceptual, que cada signo tiene su significado propio que los diferencia plenamente entre sí, pues mientras la expresión “LEGEND” significa “leyenda”, la expresión “GOLD” significa “oro”. Agregó que los signos AMERICAN LEGEND y AMERICAN GOLD son fonéticamente diferentes entre sí, teniendo en cuenta la pronunciación de “LEGEND” y “GOLD”. Señaló, así mismo, que tomando el conjunto de los elementos gráficos que

conforman cada una de las marcas en conflicto, se concluyen sin dificultad que son muy diferentes entre sí. Concluyó que del estudio de los mencionados signos se observan diferencias en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual, las cuales impiden el riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. II.2 La firma KARELIA TOBACCO COMPANY INC., tercero con interés directo en el proceso, dio contestación a la demanda en los siguientes términos: Expresó que no se cumple con uno de los supuestos de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, como quiera que la marca AMERICAN LEGEND no es idéntica ni similar a la marca AMERICAN GOLD, previamente registrada por la sociedad demandante. Precisó que la palabra AMERICAN debe excluirse del cotejo marcario, puesto que se ha convertido en una expresión de uso común para los productos de la Clase 34, al estar contenida en varias marcas a nombre de diferentes titulares. Agregó que la consecuencia de que una expresión sea o se convierta en de uso común, es su debilidad, lo que se traduce en que se titular no puede impedir a terceros la inclusión de la expresión en sus marcas. Por ende, el cotejo en este caso debe hacerse entre las expresiones LEGEND y GOLD, las cuales no presentan similitud alguna. Afirmó que entre las marcas cotejadas existen claras diferencias conceptuales: la marca concedida es la expresión “Leyenda Americana”, mientras que la marca de la sociedad demandante es “Oro Americano”, siendo evidente que aun compartiendo la idea de “americano/americana”, las marcas comparadas evocan

conceptos totalmente diferentes, toda vez que en ambos casos el término común es apenas adjetivo calificativo, donde el concepto retenido por el consumidor es el sustantivo calificado. Apuntó que desde el punto de vista gráfico las marcas tampoco son confundibles, si se tiene en cuenta que en los elementos gráficos de la marca AMERICAN GOLD, el que salta a la vista y se fija en la memoria del consumidor es el de una bandera de franjas azules y rojas, en tanto que el águila o ave que aparece en la parte superior es de tamaño insignificante en relación con los demás elementos del conjunto marcario, necesitando el consumidor fijarse mucho en ello para recordar un elemento tan poco relevante dentro de una etiqueta (lo cual no es su proceder habitual), mientras que en la marca AMERICAN LEGEND, el elemento gráfico predominante sí es el ave o águila. Finalmente, advirtió que los consumidores de los productos de la Clase 34 son consumidores selectivos, y por ende prestan particular atención a la marca del producto que están adquiriendo y no les da los mismo comprar una u otra, pudiendo tolerar pequeñas similitudes entre las marcas sin ser inducido a confusión. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demanda, así como el tercero con interés directo en el proceso, presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes (fls. 222 a 251). El señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardó silencio.

IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 117-IP-2011 de fecha 18 de noviembre de 2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

2. En el caso de las marcas mixtas, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina que si en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el

ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable.

6. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común.

En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso

que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

7. Según lo determina el artículo 135 literal i) de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia geográfica, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.

Basta que exista el riesgo de engaño para no registrar el signo solicitado. V.- DECISIÓN No observando ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca AMERICAN LEGEND (Mixta), a favor de la firma KARELIA TOBACCO COMPANY INC., para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. En el curso del trámite administrativo correspondiente la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE

TABACO S.A., invocando su condición de titular de la marca AMERICAN GOLD (Mixta), se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registradas para distinguir productos de las Clase 34 y que, por ende, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.- En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación prejudicial emitida en este asunto: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN D ELA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […]”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad […] i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o

servicios de que se trate; […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 3.- En términos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria para que un signo sea registrable como marca. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo

para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. De otro lado, debe resaltarse que la normativa comunitaria establece unas prohibiciones para el registro de marcas, entre éstas que el signo solicitado para registro pueda engañar a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto que el mismo pretende distinguir, pues, ello desconocería que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro. Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular. Por otra parte, la normativa comunitaria antes citada es clara al señalar que

cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión1 o asociación2 en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. 1 El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 2 Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 4.- En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las

siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, acogidas por la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 117IP-2011, emitida en este proceso: “Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.3 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mismo tratadista ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad