CE-11001-03-24-000-2008-00016-00-2011

RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA / INSPECCION JUDICIAL - Rechazo.

Improcedencia para examen de confundibilidad de marcas / MARCASInspección judicial impertinente Observa la Sala que conforme se infiere del texto de los actos acusados, de la demanda y de la contestación de la misma, el problema jurídico que debe resolverse en el proceso de la referencia gira en torno a establecer el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de la marca ANDITEL (mixta), que la Superintendencia de Industria y Comercio negó por su posible confusión con las marcas registradas ANDINATEL (nominativa) y ANDINATEL (mixta). En consecuencia, las pruebas deben estar encaminadas a probar o desvirtuar los fundamentos que tuvo la entidad para negar el registro del signo solicitado. En virtud de lo anterior, si bien es cierto que el objeto de la inspección judicial es determinar desde qué fecha y la forma cómo se usa el signo, así como las actividades y servicios desarrolladas por ANDITEL S.A., no lo es menos que esto no se relaciona con el problema jurídico a dilucidar, toda vez que el mismo concierne a la posible confundibilidad y no la forma y su uso en el tiempo. En efecto, como se anotó, de los actos demandados se desprende claramente que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca ANDITTEL (mixta) debido a su confundibilidad con las marcas ANDINATEL (mixta) y ANDINATEL (nominativa), lo cual en palabras de la misma entidad puede conducir a “error en el consumidor y fallas en la identificación de bienes y servicios”. De

igual manera, lo expone la actora en el escrito de la demanda, cuando fundamenta sus pretensiones en la distintividad extrínseca de las marcas, lo cual permitiría su registro. Lo anterior, conduce a colegir que la prueba rechazada era impertinente y por lo tanto el Magistrado conductor del proceso podía negarla, con base en lo dispuesto en el artículo 178 del C.P.C., que prevé que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso, contrario a ello serán rechazadas de plano, así como las manifiestamente superfluas, prohibidas o ineficaces.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 178

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00016-00

Actor: ANDITEL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA Se decide el recurso ordinario de súplica oportunamente interpuesto por el apoderado de la parte actora, contra el proveído de 20 de agosto de 2010, proferido por la Sala Unitaria del señor Consejero Doctor MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, a través del cual denegó como prueba la inspección judicial solicitada en la demanda.

I.- FUNDAMENTOS DEL AUTO SUPLICADO Mediante auto de 20 de agosto de 2010, el Consejero conductor del proceso

denegó como prueba la inspección judicial en el establecimiento comercial ubicado en la Carrera 18 núm. 79-22 de Bogotá, solicitada por la actora, toda vez que la normativa comunitaria andina establece los factores de prueba que deben ser considerados para demostrar el uso del nombre comercial, datos que deben ser aportados por el interesado.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO.

El apoderado de la recurrente, manifiesta que el objeto de la inspección judicial es determinar la forma como se usa el signo, las actividades y servicios desarrolladas por ANDITEL S.A., demostrar desde qué fecha y como se usa el signo distintivo

ANDITEL.

Considera que sólo a través de la inspección judicial se puede probar única y exclusivamente el uso del signo Distintivo ANDITEL, como nombre, enseña y marca comercial, así como todos los hechos a que se refiere en forma expresa la prueba solicitada. Señala que para que exista protección legal para un nombre y una enseña comercial, no basta su depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio o su registro ante la Cámara de Comercio, como se acredita con las otras pruebas decretadas, sino que es legalmente necesario probar el uso real y actual de los signos a la fecha de contestación de la demanda.

III.- CONSIDERACIONES.

De conformidad con el artículo 183 del C.C.A., modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, el recurso ordinario de súplica procede en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente, que por su misma naturaleza serían apelables, de haberse dictado por el inferior, en consecuencia, en la medida en que el auto suplicado –niega la práctica de una inspección judicial

-, es susceptible del recurso de apelación según lo dispone el artículo 181, numeral 8°, ibídem. Observa la Sala que conforme se infiere del texto de los actos acusados, de la demanda y de la contestación de la misma, el problema jurídico que debe resolverse en el proceso de la referencia gira en torno a establecer el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de la marca ANDITEL (mixta), que la Superintendencia de Industria y Comercio negó por su posible confusión con las marcas registradas ANDINATEL (nominativa) y ANDINATEL (mixta). En consecuencia, las pruebas deben estar encaminadas a probar o desvirtuar los fundamentos que tuvo la entidad para negar el registro del signo solicitado. En virtud de lo anterior, si bien es cierto que el objeto de la inspección judicial es determinar desde qué fecha y la forma cómo se usa el signo, así como las actividades y servicios desarrolladas por ANDITEL S.A., no lo es menos que esto no se relaciona con el problema jurídico a dilucidar, toda vez que el mismo concierne a la posible confundibilidad y no la forma y su uso en el tiempo. En efecto, como se anotó, de los actos demandados se desprende claramente que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca ANDITTEL (mixta) debido a su confundibilidad con las marcas ANDINATEL (mixta) y ANDINATEL (nominativa), lo cual en palabras de la misma entidad puede conducir a “error en el consumidor y fallas en la identificación de bienes y servicios”. De igual manera, lo expone la actora en el escrito de la demanda, cuando fundamenta sus pretensiones en la distintividad extrínseca de las marcas, lo cual

permitiría su registro. Lo anterior, conduce a colegir que la prueba rechazada era impertinente y por lo tanto el Magistrado conductor del proceso podía negarla, con base en lo dispuesto en el artículo 178 del C.P.C., que prevé que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso, contrario a ello serán rechazadas de plano, así como las manifiestamente superfluas, prohibidas o ineficaces. En ese orden de ideas, se confirmará el auto suplicado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, RESUELVE: CONFÍRMASE el auto recurrido. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 7 de abril de 2011.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO