CE-11001-03-24-000-2008-00017-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto PIRELLI y la marca nominativa PINELLI previamente registrada / SIGNOS DE FANTASÍA – No se pueden cotejar desde el aspecto ideológico o conceptual / CONEXIÓN COMPETITIVA – Criterios / RIESGO DE CONFUSIÓN Y RIESGO DE ASOCIACIÓN / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación: debe protegerse la marca previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto PIRELLI en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgos de confusión y asociación con la marca nominativa PINELLI registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “PIRELLI” y “PINELLI”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y en sus terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “P”- “I”-“E”- “L”- “L” “I”; y que la única diferencia radica en la letra “R” de la marca cuestionada, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que la marca solicitada reproduce las letras “P”- “I”-“E”- “L”- “L” “I” de la marca registrada, en las cuales se encuentra toda la fuerza distintiva de

la expresión. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “P”- “I”-“E”- “L”- “L” “I”. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas tanto ortográficas como fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] [L]a Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, la marca cuestionada “PIRELLI” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Vestidos, calzados y sombrerería […]”. La marca previamente registrada, “PINELLI”, distingue los mismos productos de la citada Clase 25: “[…] Vestidos, calzados y sombrerería [...]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que las marcas cotejadas amparan los mismos productos, los cuales se pueden promocionar por los mismos

medios, -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas y a que identifican los mismos productos. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que conllevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que llevará al consumidor en mención a creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente. MARCA NOTORIA - Protección / MARCA NOTORIA – Prueba / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Análisis probatorio / MARCA NOTORIA – No se probó tal condición respecto del signo PIRELLI / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Para la Sala, los documentos allegados por la actora no demuestran la notoriedad

de la marca “PIRELLI”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, en primer lugar se observa que los documentos titulados “Cien Años” y “El Desfile Fuoriconcorso de Bentleys” son de julio de 2007 y de junio de 2019; y el denominado “The Mission” se encuentra sin fecha, es decir que no prueban que al momento de la solicitud de registro de la marca cuestionada, “PIRELLI”, esto es, el 11 de agosto de 2005, fuera notoriamente conocida, teniendo en cuenta que “[…] la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro […]”. En segundo lugar, algunas pruebas no cuentan con traducción oficial, requisito este que debe ser cumplido, conforme lo establece el artículo 260 del CPC (hoy artículo 251 del Código General del Proceso). En tercer lugar, las pruebas no dan cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto de la citada marca “PIRELLI” ni de un amplio despliegue publicitario que hubiera hecho que dicha marca fuera conocida por un alto porcentaje de la población en general, para el sector pertinente de vestidos, calzados y sombrerería, factores estos, entre otros, que pueden ser determinantes para probar la notoriedad de la marca, conforme a los criterios antes expuestos. […] Asimismo, cabe resaltar que la marca notoria “[…] es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente […]”, conforme lo indicó la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso. Además, no puede perderse de vista que la marca notoriamente

conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, lo cual no puede predicarse en este caso. En igual sentido, debe resaltarse que para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial en el cual se haya reconocido dicha condición, sino que es necesario presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio en cada caso en particular FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00017-00

Actor: PIRELLI & C.S.P.A

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: ENTRE LA MARCA SOLICITADA DE LA ACTORA “PIRELLI” Y LA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “PINELLI” EXISTEN SEMEJANZAS

SIGNIFICATIVAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE

DISTINGUEN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad PIRELLI & C.S.P.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 24005 de 3 de agosto de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca nominativa “PIRELLI” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como publicar la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 11 de agosto de 2005 solicitó el registro como marca del signo nominativo "PIRELLI" (mixta), para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue publicado en la Gaceta de Propiedad Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industrial el 30 de septiembre de 2005, presentándose oposición por parte de la

sociedad MANUFACTURAS ELIOT S.A., por encontrarla similarmente confundible con su signo “PINELLI”. 2°: Agregó que mediante la Resolución núm. 029362 de 30 de octubre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "PIRELLI" (mixta), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, decisión frente a la cual la sociedad MANUFACTURAS ELIOT S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación. 3º: El 15 de enero de 2007, a través de la Resolución núm. 000189, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, decidió el recurso de reposición interpuesto de manera confirmatoria. 4º: El 3 de agosto de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, mediante la Resolución núm. 24005, revocó la Resolución núm. 000189 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MANUFACTURAS ELIOT S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, y denegó el registro de la marca “PIRELLI” (mixta), para identificar productos de la citada Clase 25 Internacional. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir la resolución demandada violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la

Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, toda vez que las marcas en conflicto 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no generan confusión en el público consumidor, pues, contrario a lo expresado por la entidad demandada, falta la primera de las condiciones establecidas en la norma señalada para concluir que un signo es irregistrable, error de apreciación que la llevó a denegar equívocamente el registro de la marca “PIRELLI” (mixta), para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Agregó que no basta con que dos signos sean semejantes para concluir que uno de ellos es irregistrable por encontrarse en la causal descrita anteriormente, sino que, además, es necesario que tales semejanzas sean realmente capaces de generar confusión en el público consumidor. Señaló que la SIC dejó de analizar hechos de gran relevancia que demuestran que los signos “PINELLI” y “PIRELLI” pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, circunstancias estas que permiten concluir que las marcas en conflicto coinciden en algunas letras, pero que no resultan ser suficientes para que los consumidores las confundan en el mercado. Resaltó que la marca cuestionada es suficientemente distintiva y, en consecuencia, es registrable, sin que exista riesgo alguno de ser confundida con la marca previamente registrada “PINELLI”. Adujo que las circunstancias que la entidad demandada omitió son las siguientes:

1.- El conocimiento previo que los consumidores tienen de la marca “PIRELLI”. Explicó que la SIC dejó de examinar, en primera medida, que el elemento nominativo de la marca “PIRELLI” predomina por sobre el elemento gráfico; y, en segunda medida, que los consumidores colombianos han estado en contacto con Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicha marca desde hace más de 33 años, de modo que al encontrar en el mercado productos de la Clase 25 identificados con dicha marca, resultaría lógico que la asociarán con aquella, ya que la reconocen y están acostumbrados a encontrarla en el comercio. 2.- El carácter notorio del signo “PIRELLI”. Indicó que los consumidores colombianos no solamente han estado acostumbrados a encontrar en el mercado productos identificados con la marca “PIRELLI”, desde hace más de 33 años, sino que reconocen que el mencionado signo es notoriamente conocido, por cuanto ha sido ampliamente difundido, tiene un uso generalizado y está ligado a un producto que puede comunicarse con el consumidor y diferenciarse de otros productos. 3.- La actual coexistencia de las marcas “PIRELLI” y “PINELLI”, para identificar productos que se encuentran relacionados en la misma clase, sin que hasta ahora se haya generado confusión en el mercado. Afirmó que aunque los signos en controversia comparten algunas letras en su composición, el conocimiento y la notoriedad de la marca solicitada impiden que se confunda con la marca de la sociedad opositora, coexistiendo en el mercado

pacíficamente sin generar ningún riesgo de confusión al público consumidor para identificar productos relacionados. De lo anterior, concluyó que el acto acusado no se ajusta a derecho, por cuanto fue el resultado de la falta de consideración de los hechos y circunstancias que permiten Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evidenciar que los signos en pugna no representan confusión alguna para los consumidores, cumpliendo así lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que el signo solicitado está compuesto dentro del término “PIRELLI” con un diseño especial de letras, donde la letra “P”, inicial, comprende el resto de la expresión. Anotó que la marca previamente registrada está compuesta por la expresión “PINELLI”, que se presenta de forma nominativa sin ningún distintivo gráfico. Indicó que al cotejar las marcas en controversia se encuentran similitudes de orden ortográfico y fonético, ya que tienen vocales idénticas y en el mismo orden e igual sílaba final, lo que lleva a concluir que su coexistencia en el mercado induciría al público consumidor a error. Adujo que conceptualmente no procede la comparación entre los signos en conflicto,

en la medida en que carecen de significado conocido por el público consumidor. Alegó que desde el punto de vista fonético y ortográfico son confundibles, pues en su parte nominativa solo difieren en una consonante, lo cual no le otorga a la marca Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionada solicitada la suficiente distintividad que permita diferenciarla de la marca previamente registrada, generando riesgo de confusión. Advirtió que si bien es cierto que el signo solicitado, a diferencia del previamente registrado, tiene naturaleza mixta, por lo que contiene un estilo especial de letras, también lo es que el elemento que predomina es el nominativo sobre el gráfico, con base en el cual se encuentra confundible con la marca registrada. Que lo anterior generaría en la mente del consumidor la idea de que los productos que distinguen los signos en conflicto provienen del mismo empresario, al adquirir un producto de la marca solicitada con la convicción errada de que se trata de uno protegido por la marca previamente registrada, induciendo a error. Sostuvo que, por lo anterior, la marca cuestionada no tiene la suficiente fuerza distintiva, característica esencial que debe poseer una marca, en la medida que presenta semejanzas con la marca previamente registrada, susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Afirmó que la marca solicitada pretende la protección de productos ya protegidos por la marca previamente registrada, lo cual implica que además de tratarse de signos similarmente confundibles, existe una conexión competitiva, que impiden la posibilidad que coexistan en el mercado.

Manifestó que no es viable la afirmación de la actora acerca de la coexistencia pacífica, en tanto existe un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisó que la coexistencia pacífica no impide el ejercicio de la SIC para determinar la registrabilidad o irregistrabilidad en cada caso particular del signo solicitado, con el fin de proceder a su negación o concesión, como se decidió en el acto acusado. Con respecto al carácter notorio de la marca cuestionada, señaló que para que proceda el reconocimiento previo de la notoriedad de un signo distintivo, esta se debe realizar por parte de la autoridad nacional competente y en cualquier país miembro, para este caso, en Colombia, le corresponde a la SIC, petición que a la fecha no ha sido solicitada por la actora. Observó que cuando la aquí demandante solicitó el registro del signo cuestionado no se basó en la notoriedad del mismo, ni allegó pruebas y factores establecidos en la Decisión 486, en su artículo 228, para demostrar la notoriedad del mismo. Expresó que dicha notoriedad debió ser probada en el momento procesal oportuno, es decir, al presentar las observaciones. Que no puede pretender hoy, mediante la acción de nulidad y restablecimiento, manifestar el argumento de notoriedad. II.-2. MANUFACTURAS ELIOT S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En esta etapa procesal, la parte demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; y la Agencia del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó2: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado PIRELLI (mixto) y la marca previamente registrada PINELLI (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en 2 Proceso 235-IP-2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del

dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. En vista que la controversia radica en la supuesta confusión entre el signo solicitado PIRELLI (mixto) y la marca registrada PINELLI

(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría

lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de

los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo PIRELLI (mixto) y la marca previamente registrada PINELLI (denominativa). […]

3. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 3.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado PIRELLI (mixto) tendría la calidad de notoriamente conocido, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] 3.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 3.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 3.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros

sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente. […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen el principio de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se

conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba. La marca notoria extracomunitaria no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. […] 3.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer si la marca PINELLI (denominativa) habría estado incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega