CE-11001-03-24-000-2008-00020-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica No obstante, dado que las expresiones en conflicto EROXIM y ERAXIS, tienen el mismo número de letras y comparten cuatro de ellas en la misma posición, el resultado probable es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética pueden generar riesgo de confusión. De modo que al existir riesgo de confusión entre ambas marcas, se considera que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, máxime cuando dichos signos están destinados a proteger los mismos productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto cuando se trata de marcas farmacéuticas, debe evitarse que el público consumidor incurra en confusión entre los productos, pues de generarse error, éste podría tener graves repercusiones en la salud de las personas.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00020-00

Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO, LAFRANCOL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La Sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., por medio de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que en el auto admisorio de la demanda se interpretó como de nulidad1, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 34387 del 14 de diciembre de 2006, 11792 del 27 de abril de 2007 y 22676 del 30 de julio de 2007, las dos primeras proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y la tercera por el Superintendente 1 Folios 43 a 46 del expediente. Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A, y se concedió el registro de la marca ERAXIS, a favor de la sociedad VIRUCON PHARMECEUTICALS, INC, para identificar productos de la clase 5 internacional, decisión que se confirmó al ser resueltos los correspondientes recursos de reposición y apelación. Que como consecuencia de lo anterior se ordene a la división de Signos Distintivos anular el registro mencionado. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 1.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1.1.1. El 14 de octubre de 2005, VICURON PHARMACEUTICALS INC., solicitó el registro del signo ERAXIS (denominativo) para distinguir preparaciones

farmacéuticas para el tratamiento de infecciones micóticas o de hongos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2.Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 562, de 31 de marzo de 2006, y la demandante Laboratorio Franco ColombianoLAFRANCOL S.A. presentó oposición en base a su marca registrada EROXIM (denominativa y mixta). 1.1.3.Mediante Resolución Nº 34387, de 14 de diciembre de 2006, se declara infundada la oposición planteada y se concede el registro solicitado. Mediante Resolución Nº 11792, de 27 de abril de 2007, se resuelve el recurso de reposición, confirmándose la resolución anterior. Mediante Resolución Nº 22676, de 30 de julio de 2007, se resuelve el recurso de apelación, confirmándose la resolución anterior, agotándose así la vía gubernativa. 1.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Los signos confrontados ERAXIS (denominativo) y EROXIM (denominativo y mixto) son confundibles al punto de causar riesgo de confusión en el público consumidor, como quiera que la coincidencia 4 de las 6 letras equivale en términos porcentuales al 66% y se encuentran ubicadas en las mismas posiciones, además de que los signos tienen el mismo número de sílabas. En cuanto a la sílaba tónica, no puede decirse que se encuentre en sitios diferentes, máxime si se tiene en cuenta que se trata de denominaciones de fantasía, y en consecuencia el acento puede ser puesto por los creadores o los

consumidores en cualquiera de las dos sílabas. Por otra parte no debe olvidarse que ambos signos distinguen productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y se comercializan por los mismos canales. Por lo anterior concluye el actor que los signos en conflicto tienen más semejanzas que diferencias. En consecuencia, el registro de la marca ERAXIS implica una equivocada interpretación de las normas marcarias aplicables en este asunto, esto es, de los artículos 134 y 136 literal a) de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, notificaciones, fijación en lista, probatoria y alegaciones. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 2.1.La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones argumentó, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. No obstante, el análisis que se realizó en la contestación de la demanda se hizo respecto de las marcas ERASSIN y EROXIM, la primera de las cuales no corresponde a las marcas en conflicto dentro del presente proceso. 2.2.VIRUCON PHARMECEUTICALS, INC, no intervino en el proceso.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Señor Agente del Ministerio Público, en su vista de fondo considera que se debe acceder a las súplicas de la demanda y declarar la nulidad de los actos

administrativos acusados, por considerar que entre las marcas en conflicto existe similitud fonética y ortográfica y que, por su calidad de productos farmacéuticos, comparten canales de comercialización, pues es evidente que son vendidos en establecimientos especializados o en secciones especializadas de los grandes almacenes. Añade que debe recordarse además la reiterada posición del Consejo de Estado, que ubica al consumidor de los productos farmacéuticos como un usuario que suele ser no especializado, que puede confundir los productos, de suerte que es de poca ayuda que el personal que los suministra sea especializado, si se yerra al solicitar aquel, a lo cual se suma la histórica cultural de “automedicación de los colombianos”.( Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Sentencia del 24 de enero de 2008, Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00105-01). IV-. ASUNTO PREVIO El doctor Guillermo Vargas Ayala, se declaró impedido para participar en la decisión que se adopte en el asunto de la referencia, por haber actuado como apoderado del Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. La Sala aceptó el impedimento manifestado por el doctor Guillermo Vargas Ayala.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda,

concluyó:

1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo

no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

2. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

3. El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado ERAXIS (denominativo) y la marca registrada EROXIM (denominativa y mixta), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

4. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el

caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula EROXde la marca registrada EROXIM (denominativa y mixta) es de uso común en la clase 5, tomando en cuenta además que los signos confrontados sólo comparten la partícula ER-, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

5. Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 019-IP-2011, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, cuyo tenor es: DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en

ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 136.- No podrán registrase como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; Al respecto, las marcas en conflicto contienen las siguientes estructuras: ERAXIS (Nominativa) EROXIM (Nominativa) (Mixta) (Mixta) Observa la Sala que tanto en la marca EROXIM como en la marca ERAXIS predomina el elemento denominativo. Desde esta perspectiva, es decir, teniendo en cuenta las denominaciones de ambas marcas, deben aplicarse los criterios generales para analizar la existencia o no del riesgo de confusión, en aplicación de las reglas que señala el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, conforme a la cual, al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos,

el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Ahora bien, como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo han sostenido el Tribunal Andino y esta Corporación en infinidad de providencias. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de

pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en

estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001, publicado en la Gaceta Oficial N° 765, de 27 de febrero de 2002). Adicionalmente, el Tribunal Andino advirtió que: “Como quiera que en el presente caso los signos en conflicto comparten la partícula ER-, es preciso que el Juez Consultante determine si dicha partícula es de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto. (…) Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula EROXde la marca registrada EROXIM (denominativa y mixta) es de uso común en la clase 5, tomando en cuenta además que los signos confrontados sólo comparten la partícula ER-, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor”. De conformidad con lo anterior, la Sala procede a hacer el análisis estableciendo si las partículas EROX Y ER son de uso común en las marcas registradas en la

Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Según el reporte que aparece en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto a la partícula “EROX” la Sala encuentra, que la misma es de uso frecuente en las expresiones registradas como marcas para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, antes de la solicitud de la expresión cuestionada. Ejemplo de ello son las marcas:

COLGATE PEROXIL, AMEROXICAM, EROXIM FAST, PEROX, HYPEROX,

PLENTEROX, PEROX, PEROXIHUM, MEROXIN, PEROXIN, PEROXINORM,

PEROXINORM, PEROXINORM, VEROXIM, MEROXACIN, MEROXIL,

MEROXIL, SEROXAT.

Respecto de la partícula “ER”, es necesario precisar que son muchas las expresiones registradas con anterioridad a la solicitud de la marca cuestionada que utilizan este vocablo en la clase 5ª Internacional. Es así como a manera de ejemplo, a continuación se relacionan algunas, extraídas del archivo de la Superintendencia de Industria y Comercio:

ERGIPAN, ERGO SPORT, ERGOBEN, ERGOCAL, ERGOCOMB, ERGODINA,

ERGON, ERGON-BUSSIE, ERGONAZOL, ERIDZA, ERIFREX, ERIFURAL,

ERIGOTHEEL, ERILIN, ERIPSIBIOL HIDROSA, ERISEP, ERISUL, ERITAMO,

ERITINA, ERITRAL, ERITRAMINA , ERITROCINA, ERKADAN, ERKILL,

ERLAN, ERLODIAN, ERLODUX, ERMA, ERMAFOS, ERMASEL, ERMASID,

EROCETIN, EROCREM, EROGEN, EROKON, EROS INN, EROSTAIN,

EROTHYL, EROTIC, EROXIM, EROXIM FAST, ERPLUS, ERUCTIN ERUNSE, ERUZENT, ERVASIL, ERVET, ERVEVAX, ERY-SP, ERYACNE, ERYC, ERYDERM, ERYFER , entre otros. Considerando que las marcas en conflicto comparten la partícula “ER”, de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el examen se limitará a los elementos restantes de las marcas en conflicto, esto es, “OXIM” y “AXIS” Respecto al aspecto ortográfico, se aprecian las siguientes observaciones: OXIM: es una expresión compuesta por cuatro letras, dos vocales (O-I), dos consonantes (X-M) y dos sílabas (O-XIM).

AXIS: está compuesta por cuatro letras, dos vocales (A-I), dos consonantes (X-S) y dos sílabas (A-XIS).

De lo anterior se encuentra que comparten la consonante X al igual que la vocal I, todas ellas ubicadas en el mismo lugar como se observa a continuación: O X I M A X I S Por su parte, las letras con que comienzan (A y O) y terminan (M y S) permiten concluir que no hay semejanza visual en las expresiones diferentes de las marcas en conflicto. En lo atinente a la fonética es preciso indicar que, los signos en conflicto no responden a palabras conocidas en nuestro medio, y por tanto, como lo señala el actor es difícil determinar la sílaba tónica. De hecho, mientras en la Resolución 34387 de 14 de diciembre de 20062, la Superintendencia de Industria y Comercio

manifestó que el signo solicitado tiene la sílaba tónica en la expresión “RA” y las marcas opositoras la tienen en la expresión “XIM”, lo cual confiere a cada signo una estructura fonética diferente; el Ministerio Público en su concepto consideró que el consumidor medio tendería a acentuar las sílabas XIM y XIS, criterio éste último que comparte la Sala, dado que, como se dijo, se trata de marcas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, en este caso, tiende a marcarse su acento prosódico en la última sílaba3. 2 Folios 96 a 100 del cuaderno principal. 3 Ver al respecto sentencias del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. del veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009). Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación: 2003-00340. Actor: Compañía Colombiana de Inversiones Agrícola S.A. COLINAGRO y del doce (12) de octubre de dos mil nueve (2009). Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación: 2004-00046. Actor: Por su parte, si bien los prefijos “A” y “O” difieren en su fonética, tal diferencia, a juicio de la Sala no resulta suficientemente diferenciadora. Además en las desinencias (XIM_-XIS) no solo se marca el acento en el mismo lugar, sino que se observa que coinciden en la partícula “XI”, ubicada en la igual posición. En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, cabe precisar que no se encuentran

semejanzas, ya que ninguna de las dos marcas tiene significado en nuestra lengua, razón por la cual, puede afirmarse que pertenecen a la clase de signos denominados de “fantasía”. Ahora bien, dado que la marca solicitada para registro “ERAXIS” y la marca “EROXIM” registrada, no son parte del lenguaje común y corriente, obligan al consumidor a realizar el doble esfuerzo de aprehenderlas y enlazarlas con los productos de la clase 5ª que distinguen. No obstante, dado que las expresiones en conflicto EROXIM y ERAXIS, tienen el mismo número de letras y comparten cuatro de ellas en la misma posición, el resultado probable es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética pueden generar riesgo de confusión, veamos: EROXIM - ERAXIS - EROXIM - ERAXIS - EROXIM - ERAXIS – EROXIM - ERAXIS - EROXIM - ERAXIS - EROXIM - ERAXIS – Tecnoquímicas S.A. De modo que al existir riesgo de confusión entre ambas marcas, se considera que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, máxime cuando dichos signos están destinados a proteger los mismos productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto cuando se trata de marcas farmacéuticas, debe evitarse que el público consumidor incurra en confusión entre los productos, pues de generarse error, éste podría tener graves repercusiones en la salud de las personas. En consecuencia, debe la Sala acoger las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: PRIMERO.- DECLÁRESE la nulidad de las Resoluciones 34387 del 14 de diciembre de 2006, 11792 del 27 de abril de 2007 y 22676 del 30 de julio de 2007, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A, y se concedió el registro de la marca ERAXIS, a favor de la sociedad VIRUCON PHARMECEUTICALS, INC, para identificar productos de la clase 5 internacional. SEGUNDO.- SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “ERAXIS”, clase 5ª, otorgado a favor de la

sociedad VIRUCON PHARMECEUTICALS, INC.

TERCERO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. CUARTO.- DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO