CE-11001-03-24-000-2008-00027-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Acuerdo de coexistencia de marcas. Riesgo de confusión indirecta Teniendo en cuenta que en el caso sub examine, el titular del signo cuestionado, no demostró que la utilización de las frases o elementos (logos) que constan en la estructura de dicho signo eran explicativos o informativos al hacer referencia a otras marcas, la Administración no podía registrar tal signo, pues, a los actores en el mercado se les privaría de conocer a ciencia cierta cómo se utilizaría la marca en el comercio. En otras palabras, si se hubiera concedido, omitiendo tal aspecto, se estaría desprotegiendo a los actores en el comercio de bienes y servicios, es decir, tanto a los consumidores como a la competencia, ya que correrían el riesgo de confundir indirectamente el origen empresarial del aludido signo. De manera que la actora no cumplió con los requisitos que se necesitan para insertar los aludidos elementos (COLSUBSIDIO y CAFAM). Se evidencia sin dificultad alguna que el signo “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM” cuestionado, para amparar los servicios comprendidos en la clase 41 Internacional, al utilizar los elementos gráficos y denominativos (logos) de las marcas previamente registradas “COLSUBSIDIO” y “CAFAM”, sin cumplir con los requisitos antes enunciados que contempla la normativa andina, no es susceptible de registro, por generar riesgo de confusión indirecta, tal como lo indica la Superintendencia de Industria y Comercio. El consentimiento unilateral otorgado por tales Cajas a la sociedad demandante para registrar la marca mixta cuestionada, no implica que la Entidad demandada deba proceder a su registro, ya que se debe proteger el interés

general sobre el particular, salvaguardando al público consumidor y a sus competidores, evitándoles que incurran en riesgo de confusión, que les pueda causar perjuicios.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 157 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 159 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 162

NOTA DE RELATORIA: Riesgo de confusión, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, Rad. 2004-00068, MP. María

Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00027-00

Actor: E.P.S. FAMISANAR LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: APELACION SENTENCIA – ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La sociedad E.P.S. FAMISANAR LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 1486 de 30 de enero de 2007, 8131 de 27 de marzo de 2007 y 24378 de 9 de agosto de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se denegó el registro de la marca mixta “FAMISANAR” para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la citada marca a favor de la sociedad actora. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 13 de julio de 2006, la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO E.P.S. FAMISANAR LTDA., solicitó el registro de la marca mixta “FAMISANAR”, para distinguir “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, servicios comprendidos en la clase 41 Internacional. I.1.2. Expresa que el 31 de agosto de 2006 el extracto de la solicitud de registro del signo antes indicado, fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 567. I.1.3. Mediante Resolución 1486 de 30 de enero de 2007, la División de Signos

Distintivos negó el registro del signo “FAMISANAR”. I.1.4. Que la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. I.1.5. A través de la Resolución 8131 de 27 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, confirmando la anterior. I.1.6. Mediante Resolución 24378 de 9 de agosto de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión adoptada. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Que los actos administrativos demandados violaron directamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por falta de aplicación, toda vez que la causal de irregistrabilidad no es aplicable al signo mixto “FAMISANAR”, ya que no presenta riesgo de confusión para los consumidores de los servicios que distingue, puesto que los servicios se encuentran diferenciados de aquellos de semejante naturaleza de los competidores. Afirma que en ningún momento se están afectando indebidamente los derechos que tienen las sociedades Caja de Compensación Familiar Cafam y Caja Colombiana de Subsidio familiar Colsubsidio. I.2.2. Aduce que ha sido violado el artículo 157 de la Decisión 486, en el sentido de que dicha norma permite hacer uso de marcas registradas a favor de terceros

con fines de identificación, información o de la prestación de sus servicios u otras características de estos. Añade que en este caso no se están usando los logos de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO dentro de la marca “FAMISANAR” para identificar servicios de la clase 41 Internacional sin consentimiento de las sociedades CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, pues dichas sociedades mediante documento escrito, la autorizan para tales efectos. “…Lo que realmente se pretende con la incorporación de los logos de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO es que formen un conjunto marcario y que sean parte del elemento, a modo explicativo, lo cual está totalmente permitido por el Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”1. Que entonces queda claro que no existe la posibilidad de que el usuario o consumidor se confunda sobre el origen empresarial de las marcas, ya que en virtud del convenio existente entre las sociedades, no correrán ningún riesgo. Reitera que “…es claro y evidente que las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO se usan dentro del conjunto marcario correspondiente a la marca FAMISANAR (mixta), como explicativas, lo cual quiere decir que no se está tratando de reivindicar ningún tipo de derecho o titularidad alguna sobre ellas”2. Indica que como prueba de lo anterior, la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y la CAJA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO son las socias y dueñas de la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA, CAFAM COLSUBSIDIO FAMISANAR LIMITADA, con lo que

realmente se demuestra que existe una relación comercial entre dichas sociedades. 1 Folio 122. 2 Folio 124. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que el signo mixto solicitado “FAMISANAR”, clase 41, presenta semejanzas con las marcas mixtas previamente registradas “CAFAM” y “SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO”, ambas de la clase 35 Internacional, existiendo alto riesgo de confusión indirecta en el público consumidor. Sostiene que debido a las semejanzas de orden gráfico, impiden su identificación e individualización, en tanto que el signo solicitado contiene dentro de su estructura las marcas adoptadas como fundamento para la negación, sin que la existencia de un acuerdo previo entre dichas sociedades permita desvirtuar el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor al no poder asociar el servicio de un origen empresarial determinado. Agrega que los acuerdos de coexistencia, solo tendrán relevancia en tanto las partes involucradas tomen las medidas necesarias a efectos de evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor en lo que a su origen empresarial se refiere. II.1.2. El CURADOR AD-LITEM, designado para representar al tercero interesado en las

resultas del proceso, en síntesis, adujo que es al Consejo de Estado a quien le corresponde decidir sobre la nulidad de los actos administrativos demandados.

III. ALEGATOS La Agencia del Ministerio Público, guardo silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FAMISANAR (mixta), cumplen con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentran incursos dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y

reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, comparados con un signo denominativo y otro signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Además se deberá tomar en cuenta que dos de los signos sobre la base de los cuales se niega el registro en su parte denominativa están (sic) son compuestos. Los requisitos que se deben cumplir para insertar elementos explicativos en el registro marcario, son los siguientes:  Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.  Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos

explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.  Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.  Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al

efectuar el cotejo marcario.

QUINTO: La licencia de la marca, se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento por medio del cual se plasma la licencia, es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una remuneración, la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina, no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163, prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas

restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina mencionada y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

SEXTO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

La Autoridad Nacional Competente, es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.

SÉPTIMO: En el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente, de igual manera, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

OCTAVO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes servicios de la Clase 35 y 41, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial” (folios 326 a

329). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 171-IP-2012, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 136 literales a) y 157 de la Decisión 486, y de oficio los artículo 134 literales a) y b), 150, 159 y 162 de la misma Decisión. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrase como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo

a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”. “Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso

de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”. La Sala, entra, en primer término, a definir si el acuerdo de coexistencia de marcas, indicado por la sociedad E.P S. FAMISANAR LTDA, es suficiente para registrar el signo solicitado por la misma. El Tribunal de Justicia Andino, sobre el particular, indica lo siguiente: “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”. (Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH mixta”). El Tribunal ha señalado al respecto que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (...). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para

que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”. (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor” (folios 322 a 323). En efecto, el artículo 159 de la Decisión 486, antes transcrito, permite la existencia de registro sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, mediante celebración de acuerdos, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) ) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia3. En la carta de 5 de julio de 2006 suscrita por el Representante Legal de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y dirigida a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se expresa:

“…por medio del presente documento autorizo a la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO, EPS FAMISANAR LIMITADA, de la cual nuestra empresa es social, para utilizar nuestra marca CAFAM con los elementos de diseño de nuestra imagen corporativa en sus marcas y enseña comercial. Esta autorización comprende la facultad de solicitar el registro de nuestro logo como parte integral de sus registros marcarios y depósito de enseña comercial, usar la imagen de CAFAM en su publicidad, anunciarse e identificar sus servicios y establecimientos con el mismo” (folio 165). Igualmente, en la comunicación de 5 de julio de 2006 suscrita por el Representante Legal Suplente de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COLSUBSIDIO y dirigida a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se indica: “…por medio del presente documento autorizo a la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO, EPS FAMISANAR LIMITADA, de la cual nuestra empresa es social, para utilizar nuestra marca COLSUBSIDIO con los elementos de diseño de nuestra imagen corporativa en sus marcas y enseña comercial. Esta autorización comprende la facultad de solicitar el registro de nuestro logo como parte integral de sus registros marcarios y depósito de enseña comercial, usar la imagen de COLSUBSIDIO en su publicidad, anunciarse e identificar sus servicios y establecimientos con el mismo” (folio 167). 3 Proceso 171-IP-2012, de 6 de junio de 2012 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De acuerdo con las pruebas antes reseñadas, se observa, que tales

autorizaciones, constituyen un acuerdo de hecho, pues son simples cartas unilaterales, de las que se deriva la aceptación tácita de la sociedad E.P.S. FAMISANAR LTDA., respecto a la cual, el Tribunal de Justicia Andino, anota lo siguiente: “Respecto a la coexistencia de hecho, nace sobre la base de la jurisprudencia emitida por este Tribunal y surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios (...). La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL)” (folios 322 a 323). Así las cosas, significa que las cartas unilaterales anteriormente trascritas, al ser simples acuerdos de hecho, no generan derechos a la parte actora y son irrelevantes jurídicamente, circunstancias que no impiden el hacer el estudio de

confundibilidad del signo denegado, para saber si se encuentra o no incurso en alguna causal de irregistrabilidad. Respecto a la distintividad, indica el Tribunal de Justicia Andino, lo siguiente: “En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado