CE-11001-03-24-000-2008-00029-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Confundibilidad de los signos La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que entre ellas existen similitudes significativas, al punto que en la estructura de la marca solicitada dos de los elementos que acompañan al elemento denominativo consisten precisamente en los dibujos y expresiones contenidos en las marcas mixtas antes mencionadas (CAFAM, FARMACIA COLSUBSIDIO y SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO), lo cual ciertamente puede generar riesgo de confusión entre el público consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que identifican las respectivas marcas, en este caso, los de la Clase 35 Internacional. Esta circunstancia en efecto hace que el signo sea irregistrable al tenor de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual es claro en señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Ahora bien, aunque el elemento denominativo FAMISANAR diferenciaría a los signos

cotejados, en cuanto que su ortografía y fonética es distinta a la de los otros signos, no puede pasarse por alto que los otros elementos que conforman el signo solicitado son idénticos a los de las marcas previamente registradas y ocupan dentro del conjunto un lugar relevante en razón a su tamaño y ubicación, siendo por ende distintivos en el mismo.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 150 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 157 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 162

NOTA DE RELATORIA: Confundibilidad de signos, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1º de agosto de 2013, Rad. 2008-00026, MP. Marco Antonio Velilla Moreno. Acuerdo de coexistencia de marcas, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de agosto de 2013, Rad. 2008-00027, MP. Marco

Antonio Velilla Moreno. REGISTRO MARCARIO – Acuerdo de coexistencia de marcas Ahora bien, debe anotarse que la autorización del uso de una marca a terceros debe cumplir ciertas formalidades como son la celebración de un contrato de licencia de uso y su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin que una autorización sea suficiente para surtir

efectos frente a terceros y para desvirtuar el riesgo de confusión en el público consumidor, tal como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 170-IP-2011 emitida en este proceso.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 162

NOTA DE RELATORIA: Acuerdo de coexistencia de marcas, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de agosto de 2013, Rad. 2008-00027, MP. Marco

Antonio Velilla Moreno.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00029-00

Actor: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM

COLSUBSIDIO EPS FAMISANAR LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad ENTIDAD

PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO E.P.S.

FAMISANAR LTDA. contra las Resoluciones número 1483 de 30 de enero de 2007, 8133 de 27 de marzo de 2007 y 23866 de 31 de julio de 2007, proferidas por

la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales, en su orden, se negó a la demandante el registro de la marca FAMISANAR (mixta), para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y se confirmó tal decisión, al resolverse, respectivamente, los recursos de reposición y de apelación formulados contra aquella. I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.- Pretensiones. 1.1.1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 1483 de 30 de enero de 2007, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la FAMISANAR (mixta), para distinguir

“ADMINISTRACION COMERCIAL DE SERVICIOS DE SALUD, DROGUERIAS,

FARMACIAS, MERCADEO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COSMETICOS

Y AFINES, VENTA, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION,

EXPORTACION, DE TODO TIPO DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA

SALUD Y LA BELLEZA; ENTRE OTROS, MEDICINA, COSMETICOS, EQUIPOS,

MATERIALES, ASESORIAS A CUALQUIER TIPO DE EMPRESAS, PERSONAS

NATURALES EN ASUNTOS DE LA PROTECCION DE LA SALUD, PENSIONES,

RIESGOS PROFESIONALES Y MATERIAS AFINES CON LOS EMPLEADOS Y

EMPLEADORES. ASESORIAS A CUALQUIER TIPO DE EMPRESAS, Y

PERSONAS NATURALES EN ASUNTOS DE LA PROTECCION, SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y MATERIAS AFINES CON LOS EMPLEADOS Y EMPLEADORES”, servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad ENTIDAD

PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO E.P.S.

FAMISANAR LTDA. 1.1.2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 8133 de 27 de marzo de 2007, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 1483, y concedió el recurso subsidiario de apelación formulado contra dicha resolución. 1.1.3. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 23866 de 31 de julio de 2007, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 1483. 1.1.4. Como consecuencia de la declaración de nulidad de las mencionadas resoluciones, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: i) conceder el registro de la marca FAMISANAR (mixta) para distinguir “ADMINISTRACION

COMERCIAL DE SERVICIOS DE SALUD, DROGUERIAS, FARMACIAS,

MERCADEO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COSMETICOS Y AFINES,

VENTA, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION,

EXPORTACION, DE TODO TIPO DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA

SALUD Y LA BELLEZA; ENTRE OTROS, MEDICINA, COSMETICOS, EQUIPOS,

MATERIALES, ASESORIAS A CUALQUIER TIPO DE EMPRESAS, PERSONAS

NATURALES EN ASUNTOS DE LA PROTECCION DE LA SALUD, PENSIONES,

RIESGOS PROFESIONALES Y MATERIAS AFINES CON LOS EMPLEADOS Y

EMPLEADORES. ASESORIAS A CUALQUIER TIPO DE EMPRESAS, Y

PERSONAS NATURALES EN ASUNTOS DE LA PROTECCION, SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y MATERIAS AFINES CON LOS EMPLEADOS Y EMPLEADORES”, servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ENTIDAD

PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO E.P.S.

FAMISANAR LTDA.; y ii) efectuar la inscripción del certificado de registro de la marca FAMISANAR (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) efectuar la inscripción del certificado de registro de la marca FAMISANAR (mixta) para distinguir los mencionados servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la citada sociedad. 1.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. El 13 de julio de 2008 la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR

LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO E.P.S. FAMISANAR LTDA. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FAMISANAR (mixta), para distinguir “ADMINISTRACION COMERCIAL DE SERVICIOS DE

SALUD, DROGUERIAS, FARMACIAS, MERCADEO DE PRODUCTOS

FARMACEUTICOS, COSMETICOS Y AFINES, VENTA, COMERCIALIZACION,

DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION, DE TODO TIPO DE

PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y LA BELLEZA; ENTRE

OTROS, MEDICINA, COSMETICOS, EQUIPOS, MATERIALES, ASESORIAS A

CUALQUIER TIPO DE EMPRESAS, PERSONAS NATURALES EN ASUNTOS DE

LA PROTECCION DE LA SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y

MATERIAS AFINES CON LOS EMPLEADOS Y EMPLEADORES. ASESORIAS A

CUALQUIER TIPO DE EMPRESAS, Y PERSONAS NATURALES EN ASUNTOS

DE LA PROTECCION, SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y MATERIAS AFINES CON LOS EMPLEADOS Y EMPLEADORES”, servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.2. Publicado el extracto de la citada solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 567 de 31 de agosto de 2006, no se presentaron oposiciones a la misma por parte de terceros. 1.2.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 01483 de 30 de enero de 2007,

resolvió negar el registro solicitado, con fundamento en que la marca pretendida reproduce las siguientes marcas previamente registradas: - Marca mixta CAFAM, con certificado núm. 183070, a nombre de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM; - marca mixta SUPER FARMACIA COLSUBSIDIO, con certificado núm. 273382, a nombre de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO; y marca mixta FARMACIA COLSUBSIDIO, certificado núm. 273383, a nombre de LA CAJA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO; marcas todas registradas para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.4. Inconforme con la anterior resolución, la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO E.P.S. FAMISANAR LTDA. interpuso en su contra recurso de reposición y en subsidio de apelación. 1.2.5. A través de la Resolución núm. 008133 de 27 de marzo de 2007 la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso subsidiario de apelación. 1.2.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 23866 de 31 de julio de 2007, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la decisión recurrida, quedando en esta forma agotada la vía gubernativa.

1.3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte actora los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al efecto manifestó: 1.3.1. Que la primera norma citada fue vulnerada, como quiera que la causal de irregistrabilidad contenida en ella no es aplicable en este caso, al no existir riesgo de confusión para los consumidores de los servicios que distingue, los cuales se encuentran claramente diferenciados de aquellos de semejante naturaleza de sus competidores. 1.3.2. Que en los actos acusados se está desconociendo el derecho que le otorga el artículo 157 de la Decisión 486 a la parte actora de poder hacer uso de marcas registradas a favor de terceros con fines de identificación, información y prestación de servicios. 1.3.3. Que no se están usando los logos de las marcas CAFAM y COLSUBSIO dentro de la marca FAMISANAR (mixta) para identificar servicios de la Clase 35 Internacional, sin consentimiento de las sociedades CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO; y que lo que se pretende realmente con la incorporación de tales logos es que formen un conjunto marcario y que sean parte del mismo de modo explicativo, tal como lo permite el mencionado artículo 157. 1.3.4. Que el hecho de incluir en la marca los logos de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO lejos de generar confusión entre los consumidores, lo que pretende concretamente es que el público consumidor o usuario pueda determinar

correctamente el origen empresarial de la marca y así dar completa transparencia y veracidad a la información que se le proporciona al mismo, cumpliendo de esa forma cabalmente con lo dispuesto en el artículo14 del Decreto 3466 de 1982 (Estatuto de Protección al Consumidor). 1.3.5. Que en virtud del convenio existente entre la EPS y las mencionadas cajas de compensación familiar, el origen empresarial de la marca FAMISANAR (mixta) y de los logos que la acompañan es el mismo, los consumidores no están expuestos a ningún riesgo de confusión. 1.3.6. Que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO son socias capitalistas de la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO FAMISANAR LIMITADA, tal y como consta en la respectiva escritura de constitución; que las dos Cajas de Compensación Familiar autorizaron a la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO FAMISANAR LIMITADA, de la cual son socias, para utilizar las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO con los elementos de diseño de su imagen corporativa en las marcas y enseñas solicitadas por FAMISANAR LIMITADA; que las citadas autorizaciones fueron allegadas a la actuación administrativa; y que lo anterior demuestra que pese a que las Cajas de Compensación Familiar estaban completamente de acuerdo con el uso del logo de sus marcas dentro del conjunto marcario de la marca FAMISANAR (mixta), ello no se tuvo en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.3.7. Que se argumentó equivocadamente el riesgo de asociación empresarial,

pues no se tuvo en cuenta que lo que realmente existe es una relación empresarial con el fin de brindar a los usuarios del servicio un completo sistema que garantiza y mejora la calidad en la prestación de los servicios de salud; y que en virtud de dicha relación empresarial, la cual es en calidad de socios, es imposible que se genere confusión con respecto al origen empresarial de las marcas incluidas dentro del conjunto marcario de la expresión FAMISANAR. 1.3.8. Que se realizó una apreciación incorrecta de la marca FAMISANAR (mixta), en la cual se desconoció -al restarle importanciael elemento principal dentro del conjunto marcario; y que se realizó una comparación inadecuada entre los signos al afirmarse que la marca solicitada reproduce las marcas registradas CAFAM y COLSUBSIDIO. 1.3.9. Que siguiendo con lo establecido por el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en ningún momento se ha inducido al público a error, ya que dentro de toda la publicidad de los servicios que ofrece la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA, CAFAM COLSUBSIDIO FAMISANAR LIMITADA, se hace claridad sobre la procedencia de los servicios al público y dentro de las instalaciones se da pleno conocimiento y veracidad de los servicios ofrecidos, por medio de folletos, cartillas, manuales, guías, volantes informativos y encuestas, siendo esto garantía de protección al consumidor. 1.3.10. Que FAMISANAR LIMITADA es titular de numerosas marcas y dos enseñas comerciales que hacen referencia a COLSUBSIDIO y CAFAM. 1.3.11. Que en un caso similar la Superintendencia de Industria y Comercio sí

concedió el registro solicitado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1.- La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, aduciendo que con la expedición de las resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina; que como acertadamente lo señaló la División de Signos Distintivos la marca FAMISANAR (mixta), en la Clase 35, presenta semejanzas de orden gráfico con las marcas CAFAM (mixta) y COLSUBSIDIO (mixta), ambas también de la Clase 35, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría entre ellos confusión indirecta; que en efecto el signo solicitado contiene dentro de su estructura las marcas adoptadas como fundamento para su negación, sin que la existencia de un acuerdo previo celebrado entre las sociedades titulares de los registros marcarios y la sociedad solicitante permita desvirtuar el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor, al no poder asociar el servicio a un origen empresarial determinado; y que los acuerdos de coexistencia solo tendrán relevancia en tanto que las partes involucradas tomen las medidas necesarias a efecto de evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor en lo que a su origen empresarial se refiere, garantizando que la titularidad de las marcas quedará en cabeza de una persona o que por la delimitación de sus productos o servicios no exista concurrencia en el mercado, lo cual no acontece en el presente caso.

2.2.- Las sociedades CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR y CAJA

COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO, terceros con interés directo en el proceso, no contestaron la demanda. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte actora y la entidad demandada reiteraron, en lo fundamental, las razones esgrimidas tanto en la demanda como en la contestación a ésta, respectivamente. (Fls. 309 a 341). Los terceros con interés directo en las resultas del proceso tampoco intervinieron en esta etapa del mismo. El Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 170-IP-2011 de fecha 6 de junio de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo

de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto FAMISANAR y las marcas mixtas CAFAM, SÚPER FARMACIA COLSUBSIDIO, y FARMACIA COLSUBSIDIO, utilizando los criterios establecidos en la presente providencia para la cotejo de esta clase de signos.

Los requisitos que se deben cumplir para insertar elementos explicativos en el registro marcario, son los siguientes: - Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. - Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni

utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. - Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. - Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán

relevantes al efectuar el cotejo marcario.

CUARTO: La licencia de la marca, se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento por medio del cual se plasma la licencia, es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una remuneración, la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina, no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163, prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de

registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina mencionada y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

V.- CONSIDERACIONES 5.1. Las resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio negaron a la demandante el registro de la marca FAMISANAR (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La anterior decisión fue adoptada por la Superintendencia, en razón a que el signo solicitado reproduce las marcas previamente registradas, CAFAM y COLSUBSIDIO, reproducción que generaría riesgos de confusión y asociación en el público consumidor, configurándose por ende la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable al mismo: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios

u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.” “Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”. 5.3. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

MARCA SOLICITADA

MARCAS CON FUNDAMENTO EN LAS CUALES SE NEGÓ EL REGISTRO SOLICITADO 5.4. En Sentencias de 1º y 8 de agosto de 2013, proferidas respectivamente en los

expedientes con radicados número 2008-00026 y 2008-00027, con ponencia del Consejero de Estado Doctor Marco Antonio Velilla Moreno, la Sala se pronunció sobre el registro de la marca FAMISANAR (mixta) -cuya conformación es idéntica a la marca aquí cuestionada que se solicitó para distinguir servicios de la Clase 35pero referida a los servicios de que tratan las Clases 381 y 412 de la Clasificación Internacional de Niza, y estimó que tal como lo concluyó la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados en tales procesos no era procedente dicho registro en razón a la confundibilidad de la marca FAMISANAR (mixta) con las marcas CAFAM y SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO, reproducidas como elementos con connotación marcaria en el conjunto del signo mixto cuestionado. En esta oportunidad, aunque también se incluye la marca mixta FARMACIA COLSUBSIDIO dentro de aquellas con fundamento en la cual la Superintendencia 1 La marca se solicitó para distinguir “Servicios de telecomunicacione