CE-11001-03-24-000-2008-00032-00-2014

RIESGO DE CONFUSION – Concepto / RIESGO DE ASOCIACION – Concepto El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. REGISTRO MARCARIO – Similitud ortográfica no significativa La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que aunque desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen algunas similitudes éstas no son sustanciales. En efecto, se advierte que en ambas marcas aparecen las letras P-I-N-T ocupando una misma posición. No obstante lo anterior, esta coincidencia de fonemas no permite concluir que la similitud ortográfica sea significativa, si se tiene en cuenta la distinta conformación de cada uno de los signos. En primer lugar, por el número de letras: el demandado, está conformado por cuatro consonantes (P-N-T-R) y dos vocales (I-O), y el opositor, por cuatro consonantes (P-N-T-C) y tres vocales (I-U-O). Y en segundo término, por el número se sílabas: el primero, por dos sílabas (PIN-TOR), y el segundo, por tres (PIN-TU-CO).

REGISTRO MARCARIO – Inexistencia de similitud fonética entre PINTUCO y PINTOR Desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. Lo anterior se puede apreciar a continuación: PINTOR-PINTUCO-PINTOR-PINTUCO-PINTORPINTUCO-PINTOR-PINTUCO-PINTOR-PINTUCO-PINTOR-PINTUCO-PINTORPINTUCO-PINTOR-PINTUCO-PINTOR-PINTUCO. La diferencia en el número sílabas y la distinta terminación de cada expresión claramente suponen que al pronunciarse se escuchen de forma diferente. La marca opositora se pronuncia con un número mayor de golpes de voz y ello determina de manera evidente la falta de similitud con el signo cuestionado que solo se compone de dos sílabas y que tiene una terminación diferente al registrado (PIN-TOR vs. PIN-TU-CO). REGISTRO MARCARIO – Similitud ideológica irrelevante Vistas las marcas en su conjunto como signos mixtos entre éstos existe un grado de similitud, como quiera que evocan la idea de la pintura y el oficio de las personas que aplican ese producto o hacen arte con él. No obstante lo anterior, esa similitud no es sustancial ni relevante en este caso, si se tiene en cuenta que en el caso de la marca PINTUCO existe un alto grado de proximidad del signo evocativo con el producto que ella ampara, pues, como lo indica la parte actora, el gráfico de su marca contiene una ilustración con una figura humana que hace

alusión precisamente a un pintor. En esos casos, como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial emitida en este proceso, el signo es considerado marcariamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 3236 DE 2007 (13 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 13357 DE 2007 (11 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 23854 DE 2007 (31 de julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) /

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00032-00

Actor: COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A – GLOBALPAINT S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda que interpuso la COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. – GLOBALTAINT S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada por el Despacho sustanciador como acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, contra las Resoluciones números 3236 del 13 de febrero de 2007, 13357 del 11 de mayo de 2007 y 23854 del 31 de julio de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la demandante que se sustentó en el registro previo de su marca mixta PINTUCO para la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza y concedió el registro de la marca mixta PINTOR a favor de la sociedad MAYUN LIMITADA, para distinguir productos comprendidos en la clase 8 de esa misma Clasificación.

I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

II.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. “2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 3236 del 13 de febrero de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decidió conceder el registro de la marca PINTOR (MIXTA) para distinguir: Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas, máquinas de afeitar; productos comprendidos en la clase 08 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad MAYUN LIMITADA rechazando así la oposición presentada por mi representada (antes COMPAÑÍA PINTUCO S.A.). 2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 13357 del 11 de mayo de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decide el recurso de reposición contra la Resolución No. 3236 de 2007, interpuesto por mi representada, confirmando así la decisión de otorgar el registro de la marca PINTOR (MIXTA) en la clase 08 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad MAYUN LIMITADA. 2.3. Que se declare la nulidad de las Resolución No. 23854 del 31 de julio de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto por mi representada, confirmando la Resolución 3236 del 13 de febrero de 2007, mediante la cual se otorgó el registro de la marca PINTOR (MIXTA) en la clase 08 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad MAYUN LIMITADA. 2.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordenen a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca PINTOR (MIXTA) registrada en la clase octava (8) internacional, expediente No. 05-82441 de propiedad de la sociedad MAYUN LIMITADA. 2.5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia” (Fls. 50 y 51 del expediente – mayúsculas sostenidas del texto original) 2.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1. La sociedad MAYUN LIMITADA solicitó el 19 de agosto de 2005 el registro como marca del signo mixto PINTOR para distinguir “Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas, máquinas de afeitar”, productos de la clase 8 Clasificación Internacional de Niza. El signo solicitado es el siguiente: 2.2.2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 556 de 30 de septiembre de 2005, la sociedad COMPAÑÍA PINTUCO S.A.

presentó oposición a dicha solicitud, con fundamento en el registro previo de su marca mixta PINTUCO, registrada en Colombia bajo el certificado número 94894, para distinguir “Colores, barnices, lacas; Conservantes contra la herrumbe y el deterioro de la madera; Materias tintóreas; mordientes; Resinas naturales en estado bruto; Metales en hojas y polvo para pintores, decoradores impresores y artistas”, productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. El signo opositor es el siguiente: 2.2.3. Mediante la Resolución número 3236 del 13 de febrero de 2007 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la mencionada oposición y concedió el registro solicitado, acto éste contra el cual la sociedad demandante (antes COMPAÑÍA PINTUCO S.A.) interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 2.2.4. Al resolver el recurso de reposición la División de Signos Distintivos confirmó su decisión inicial mediante la Resolución número 13357 del 11 de mayo de 2007. 2.2.5. Mediante la Resolución número 23854 del 31 de julio de 2007el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto impugnado, que concedió el registro de la marca mixta PINTOR. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte actora los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486

de la Comisión de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas disposiciones manifestó: 2.3.1. Que se vulneró el artículo 136 literal a) de la citada normativa, puesto que la marca otorgada es “confundiblemente similar” con su marca mixta PINTUCO previamente registrada para distinguir productos de la Clase 2 Internacional; que la coexistencia en el mercado de tales marcas va a causar riesgo confusión y de asociación en el público consumidor, más aun cuando los productos que distingue la marca PINTUCO son conexos con los productos que pretende distinguir la marca PINTOR (son complementarios y se comercializan en los mismos sitios); y que se desconocen con la decisión acusada los derechos de exclusiva y de exclusión que se derivan del registro en su favor de la marca PINTUCO. 2.3.2. Que al aplicar las reglas de cotejo marcario, se observa que entre las marcas confrontadas existe similitud gráfica; y que desde el punto de vista nominativo existen similitudes visuales, ortográficas, fonéticas e ideológicas, que hacen que la marca PINTOR sea irregistrable; al respecto explicó: (i) Que desde el punto de vista gráfico se tiene que: - ambas marcas encierran dentro de un óvalo o elipse cerrada y de trazado fuerte la parte denominativa del signo; - el óvalo o elipse de ambas marcas se encuentra en posición horizontal; - la fuente de la letra en que se encuentran escritas ambas marcas es una letra cursiva que simula la “letra pegada” manuscrita; y - la letra “P” con la cual inician ambas marcas -PINTOR Y PINTUCOes de mayor tamaño que las demás letras

que conforman las expresiones y su gráfica es similar, pues se escribe en este caso de forma abierta en su parte superior izquierda. (ii) Que igualmente la parte denominativa de las marcas es confundible si éstas se comparan desde el campo visual, pues es efecto altamente semejante su percepción, más si se tiene en cuenta que en ambas marcas la primera letra es la “P”, la primera vocal cerrada es la “I”, y la primera sílabas es “PIN”, además que están conformadas por las mismas cuatro primeras letras (P-I-N-T); y que la marca PINTOR se acompaña de la expresión explicativa “CALIDAD DE PINTA”, la cual, de un lado, es confundiblemente similar con el lema comercial “EL COLOR DE LA CALIDAD” registrado en la Clase 2 a favor de la demandante, y de otro, hace referencia con la acción de “PINTAR”, la que guarda estrecha relación con la figura humana que se observa en la marca PINTUCO, que se encuentra precisamente pintando. (iii) Que también hay similitudes ortográficas entre los signos, en razón a que sus primeras cuatro letras y su primera sílaba son iguales, y tienen casi la misma longitud, sin que las letras “O” Y “R” de la marca cuestionada le otorguen suficiente distintividad respecto de la registrada previamente. (iv) Que igualmente existe similitud fonética, tal como se evidencia al escuchar las dos expresiones sucesiva y alternativamente, advirtiéndose identidad en la primera sílaba, que resulta ser en ambas la sílaba tónica. (v) Que desde el punto de vista ideológico o conceptual también existe similitud,

pues es evidente la asociación que el público hará de las expresiones PINTUCO y PINTOR, por cuanto son palabras que evocan la pintura y el oficio de las personas que aplican la pintura o hacen arte con ella; y que resulta importante tener en cuenta que el gráfico de la marca de PINTUCO contiene una ilustración con una figura humana que hace alusión precisamente a un pintor. (vi) Que no resulta razonable decir que no hay la posibilidad de riesgo de que el público consumidor confunda productos relacionados, complementarios y conexos, identificados con marcas confundiblemente similares como las enfrentadas, PINTOR y PINTUCO. 2.3.3. Que se infringieron los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486, como quiera que el signo mixto PINTOR carece del elemento esencial de toda marca que es la distintividad, al ser confundiblemente similar con la marca mixta registrada PINTUCO. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3.1.- La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante y señaló que en la expedición de los actos acusados no se incurrió en violación de las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En defensa de la legalidad de las resoluciones demandadas afirmó: 3.1.1. Que la marca demandada es distintiva y no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de esta normativa, al no ser confundible con la marca PINTUCO de la demandante, ni ortográfica, ni

fonética ni ideológicamente: lo primero, porque el número de letras que conforman cada marca es diferente y las letras finales son radicalmente distintas; lo segundo, porque al ser pronunciados el sonido que generan es distinto; y lo tercero, porque no representan ni evocan una misma idea, pues la palabra PINTOR tiene un significado en el idioma castellano en tanto que la palabras PINTUCO es una denominación de fantasía. 3.1.2. Que si bien los signos comparados tienen coincidencias éstas son debilitadas por los elementos diferenciadores, los cuales otorgan un impacto visual, fonético e ideológico que mantiene a salvo su capacidad diferenciadora. 3.1.3. Que cuando los signos no son confundibles, como en este caso, es irrelevante el tema de la conexidad competitiva. 3.2.- En el proceso se dio la orden de vincular a la sociedad MAYUN LIMITADA como tercera con interés directo, quien notificada de la demanda no presentó contestación a ésta, tal como consta en el expediente. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO En esta etapa solo intervino la entidad demandada para reiterar, en lo fundamental, las consideraciones expuestas en la contestación de la demanda. (Fls. 332 a 340). El Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 39-IP-2012 de fecha 4 de julio de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha

Corporación, son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos PINTOR y PINTUCO, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

QUINTO: Los requisitos que se deben cumplir para insertar elementos explicativos en el registro marcario, son los siguientes:  Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.  Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.  Que se limite al propósito de identificación o información.

Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es

una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.  Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusión o asociación en relación con otros signos distintivos. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario.

SEXTO: Como algunos de los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.” (Fls. 328 y 329 – mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original).

VI.- CONSIDERACIONES 6.1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y

Comercio, concedieron el registro de la marca mixta PINTOR a favor de la sociedad MAYUN LIMITADA para distinguir productos comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante, invocando su condición de titular de la marca PINTUCO (mixta), se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir productos de la Clase 2ª (conexos y complementarios a los de la Clase 8ª) y que, por ende, carece de distintividad y está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable a éste: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

[…]” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] “b) carezcan de distintividad; […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 6.3. La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el

riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 6.4. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 39IP-2012, dictada en este proceso: “La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

• Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno al concepto de los signos mixtos, calidad que tienen los signos enfrentados en este asunto, así como a las reglas de comparación de éstos: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004.

Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en