CE-11001-03-24-000-2008-00037-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Imposibilidad de registro de las expresiones descriptivas Los signos descriptivos sirven para informar las características, cualidades, usos, ingredientes, efectos, procedencia u otras propiedades de los productos o servicios. La prohibición de registro de las expresiones descriptivas tiene como fundamento que éstas carecen de poder distintivo, pues el consumidor al observarlas no las reputará como marcas sino como elementos de información adheridos al producto o a su envase o referidos al respectivo servicio. Estos signos deben permanecer libremente disponibles para que puedan ser utilizados por todos los empresarios, pues los términos descriptivos dotados de carga positiva podrían fácilmente agotarse si se permitiera que fueran apropiado individualmente, lo cual imposibilitaría que los comerciantes pudieran describir a sus productos o servicios, atentándose a su vez contra el derecho de los consumidores a ser informados. La Sala encuentra en este punto que sí le asiste razón al demandante, pues en efecto la marca mixta ETBE consiste exclusivamente en un signo que sirve en el comercio para describir algunas informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse, en concreto porque refiere directamente uno de los productos que son objeto de “compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación”. A este respecto es pertinente anotar que el signo ETBE describe ciertamente el aditivo para combustibles que en el sector especializado al cual se dirigen los servicios que pretende distinguir es conocido precisamente con ese mismo nombre, tal como dan cuenta los distintos documentos que obran como anexos de la demanda, cuyo contenido no fue desvirtuado por la entidad demandada. De esta forma se advierte claramente que el signo referido simplemente describe el objeto del servicio a

través de una denominación que constituye exclusivamente una información necesaria y conocida del mismo, información que por ende no puede ser de apropiación exclusiva por ningún empresario. Lo anterior es demostrativo claramente de la vulneración de lo dispuesto en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con lo señalado en los literales a) y b) de dicha norma, pues a través del acto acusado se concedió el signo que incurre en causal objetiva de irregistrabilidad y que por ende carece de poder o fuerza distintiva para constituirse como marca.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL E / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135

LITERAL F / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 135 LITERAL G / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL I / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 1542 DE 2005 (31 de enero)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00037-00

Actor: GRUPO GIULETI S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, interpuso la sociedad GRUPO GIULETI S.A. contra la Resolución núm. 1542 de 31 de enero de 2005 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta ETBE a favor de la sociedad LUDECOL S.A. para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, actuando a través de apoderado, presentó ante esta Corporación demanda de nulidad para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones. “1.1. Que es nula la Resolución 1542 del 31 de enero de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió registro para la marca ETBE & DISEÑO para identificar compra, venta, distribución,

comercialización, importación y exportación de aceites, grasas industriales, lubricantes, aditivos para combustible, incluyendo gasolina para motores, servicios comprendidos en la clase 35 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro 292.368 de la marca ETBE & DISEÑO en la Clase 35 Internacional de Niza. 1.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.”1 (Cursivas del texto original) 2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.1.- La sociedad LUDECOL S.A. a través de apoderado solicitó el 28 de junio de 2004 ante la División de Signos Distintivos el registro de la marca mixta ETBE & DISEÑO para distinguir compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación de aceites, grasas industriales, lubricantes, aditivos para combustible, incluyendo gasolina para motores, servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.- La mencionada solicitud de registro no fue objeto de oposición por parte de terceros. 2.3.- Por medio de la Resolución núm. 1542 de 31 de enero de 2005 la Jefe la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad LUDECOL S.A. el registro de la marca ETBE & DISEÑO

en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza en la siguiente forma: 3.- Normas violadas y concepto de la violación 1 Folios 258 y 259 del expediente. Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 134 y 135 literales a), b), c), e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, bajo el siguiente concepto de violación2: 3.1.- Por falta de aplicación el literal c)3 del artículo 135 de la Decisión 486, pues al concederse el registro de la marca ETBE & DISEÑO para identificar servicios de la Clase 35 no se tuvo en cuenta que el elemento figurativo que acompaña al nombre químico consiste en la forma usual de envase de los productos combustibles y relacionados, por lo cual carece de distintividad. 3.2.- Por falta de aplicación el literal f)4 del artículo 135 de la Decisión 486, como quiera que la denominación ETBE es la sigla del nombre químico del aditivo para combustibles conocido con el mismo nombre, siendo ésta una expresión genérica que se ha registrado para identificar servicios de comercialización de comestibles y productos relacionados. En el extracto del Merck Index -la enciclopedia más conocida sobre compuestos químicosaparece la expresión ETBE como el nombre del compuesto químico Ethyl Tert Butyl Ether, sigla que además se usa en o junto con productos de las clases 1ª o 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, según aparece en diversos documentos de internet. Igualmente, como la sigla ETBE describe un compuesto químico, en el comercio se encuentran diversos productos competidores que

incluyen dicha expresión, la cual se usa para indicar al consumidor el referido aditivo químico conocido en el sector porque favorece la biodegrabilidad de la gasolina. Por consiguiente, la concesión del registro para la expresión ETBE es contraria a la función propia de las marcas, es decir, distinguir un servicio en el mercado así como su fuente empresarial, ya que dicha expresión es comúnmente usada en el mercado, tanto en la literatura sobre el componente químico que identifica, como en las etiquetas de los productos que los contienen, por lo que su registro para 2 Se presenta este capítulo en el mismo orden en que fue expuesto en la demanda. 3 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate […]”. 4 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: […] f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate […]”. identificar la comercialización del mismo resulta ser descriptivo y por tanto debió ser negado. 3.3.- Por falta de aplicación el literal e)5 del artículo 135 de la Decisión 486, pues por constituir la expresión ETBE la sigla con la cual se identifica el aditivo químico para combustibles la misma sirve para describir el producto que se comercializa con la marca. 3.4.- Por falta de aplicación el literal i)6 del artículo 135 de la mencionada Decisión. En su sentir, la comercialización de productos bajo la marca ETBE que no

contengan dicho aditivo resulta ser engañosa, toda vez que ante el público consumidor el servicio que se pretende identificar consiste únicamente en la comercialización del aditivo ETBE. 3.5.- Por falta de aplicación los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 4867, ya que con el registro concedido a la marca ETBE & DISEÑO en la Clase 35 se concedió exclusividad sobre el uso de una expresión que se destina para comercializar un producto cuyo nombre genérico es ETBE, lo cual resulta ilegal y vulnera claramente el ordenamiento jurídico andino. 3.6.- Por aplicación indebida del artículo 1348 de la Decisión 486, en cuanto que se concedió el registro de una marca que incurrió en causales de irregistrabilidad. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante con sustento en las siguientes razones: 5 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios […]”. 6 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el

modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate […]”. 7 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; // b) Carezcan de distintividad. […]”. 8 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrase como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.” a) La Oficina Nacional Competente hizo el respectivo estudio de la marca dentro de un criterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina, concluyendo que está provista de los suficientes elementos que le dan fuerza distintiva y que por lo mismo cumple con los requisitos para ser registrada como tal. b) La marca ETBE no constituye la forma usual de los servicios de la Clase 35 y no designa de manera clara, inmediata ni directa el producto amparado, de tal forma que no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad que aduce la parte actora. II.2 La firma LUDECOL S.A., tercero con interés directo en el proceso, dio contestación a la demanda para oponerse a sus pretensiones con fundamento en las siguientes razones: a) El signo ETBE cumple los requisitos objetivos para constituirse en marca y por ende no puede solicitarse su irregistrabilidad. Además, el artículo 134 no habla de genericidad ni descriptividad. b) Nunca se pretendió obtener protección sobre el envase, siendo la marca

concedida de aquellas de tipo mixto conocida como “etiqueta”, esto es, la marca tal como se ve en el mercado. Si se hubiese pretendido la reivindicación del envase o empaque se hubiera solicitado como marca tridimensional o como diseño industrial y no como marca mixta. Además, no existe un envase típico para los servicios que se quiere comercializar con la marca. c) No existe en el mercado ningún servicio de la Clase 35 que se denomine ETBE, siendo suficiente para comprobar esto preguntarse qué es el servicio de LUDECOL S.A. a lo cual nunca se responderá ETBE, lo que descarta la genericidad del signo. Además, la demanda nada dice sobre los productos de la Clase 4 y por lo tanto el signo solicitado para registro no viola el artículo 135 literal f) de la Decisión 486. d) La marca cuyo registro solicitó no es un término descriptivo de los servicios reivindicados, pues no designa el destino de los mismos, ni su origen ni nada primordial. Y si se pregunta cómo son los servicios de LUDECOL S.A. la respuesta tampoco será ETBE ni podrá decirse, como se aduce en la demanda, que es el nombre de los productos, pues no se trata de una característica principal de los mismos y no informa de manera directa que esos son los productos que se comercializan con la marca de servicios atacada, si acaso podrá evocarlos, pero en tal evento el signo así concebido será de fantasía para los mismos servicios. e) El signo solicitado para registro no engaña a nadie. Simplemente evoca los servicios que con el signo se prestan, lo que está permitido por el ordenamiento jurídico.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

III.1.- La parte actora reitera los fundamentos esgrimidos en la demanda y agrega (i) que la marca objeto de este proceso consiste en un conjunto de elementos del que hacen parte la denominación ETBE como elemento principal y reivindicado a título de marca en la solicitud y otros elementos gráficos accesorios consistentes en el dibujo de un recipiente común y figuras geométricas elementales; (ii) que la genericidad o descriptividad de una denominación se predica tanto del producto que con ella se describe como del servicio mediante el cual se comercializa dicho producto, por lo que no se puede sostener, por ejemplo, que la palabra “Helados” es genérica para distinguir el producto Helado pero no para distinguir la venta de los mismos, por tratarse esta última de una actividad inmaterial; y (iii) que como se desprende de la norma la prohibición abarca el registro como marca de toda indicación que pueda servir de información de los productos o servicios para los cuales se usará tal indicación. III.2.- La sociedad LUDECOL S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, reitera los argumentos de defensa consignados en el escrito de contestación de la demanda haciendo especial énfasis en que la marca se registró para identificar servicios y no productos. III.3.- La parte demandada no intervino en esta etapa del proceso. III.4.- El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en este asunto. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 122-IP-2011 de fecha 25 de enero de 2012 en donde se exponen las reglas

y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar en primer lugar si el signo ETBE (mixto) en su conjunto es descriptivo, genérico o de uso común en relación con los productos (sic) de la clase 35 y, si esto no es así, debe determinar si los elementos del signo mixto ETBE son genéricos, descriptivos y de uso común, y de esta manera analizar el grado de distintividad del conjunto marcario.

TERCERO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo ETBE es evocativo y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.

CUARTO: La causal de irregistrabilidad consagrada en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo por sí mismo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición, se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide

su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.” V.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- El acto acusado Está constituido por la Resolución núm. 1542 de 31 de enero de 2005 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual concedió en favor de la sociedad LUDECOL S.A. el registro de la marca mixta ETBE para para distinguir compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación de aceites, grasas industriales, lubricantes, aditivos para combustible, incluyendo gasolina para motores, servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad GIULETI S.A. estima que el citado acto es violatorio de lo dispuesto en los artículos 134 y 135 literales a), b), c), e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues a su juicio el signo referido no podía constituirse como marca por incurrir en distintas causales de irregistrabilidad. 2.- La normativa aplicable al asunto

De acuerdo con lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso son aplicables al presente asunto las siguientes disposiciones de la Decisión 486: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […].” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

[…] i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; […]” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” Se aclara por el Tribunal que no resulta aplicable el literal c) del artículo 135 de la Decisión 4869 citado en la demanda, porque no se está solicitando el registro de un signo tridimensional sino el de uno mixto con un gráfico de un envase. Por lo tanto en el examen de fondo que sigue no se abordará la censura relativa a la supuesta violación de dicha disposición. 3.- Examen de fondo del asunto 3.1. El concepto de marca y los requisitos para que un signo sea registrado como tal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o

usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:  La perceptibilidad, que es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. 9 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […]”. En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.  La distintividad, que es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo

para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.  La susceptibilidad de representación gráfica, que es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. 3.2. Los signos descriptivos, genéricos, comunes o usuales y los engañosos. La Sala se referirá también a manera de premisa general a los conceptos de los referidos signos con fundamento en las anotaciones expresadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial correspondiente a este proceso: a) Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva cuando al formular la pregunta ¿cómo es?, en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que sean exclusivamente designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la

posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. b) La denominación genérica determina el género del objeto que identifica, por lo cual no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. Los signos genéricos en principio carecen de aptitud distintiva, ya que si bien conceptualizan a los propios productos y servicios no sirven para individualizarlos10. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando precisamente la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. En efecto, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 10 En ese sentido, la denominación genérica es reputada la antítesis de la marca, pues por su propia naturaleza este signo se refiere a un género de cosas, mientras que la función de la marca es especificar productos y servicios dentro del género.

El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto en tanto que el mismo en su conjunto resulte suficientemente distintivo. c) Los signos comunes corresponden a aquellas indicaciones que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país son las designaciones comunes o usuales de los productos o servicios de que se trate. Si bien el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. En relación con los elementos gráficos ocurre lo mismo que con los elementos nominativos. Si son de uso común pueden formar un conjunto marcario al unirse con otros elementos que generen distintividad. d) El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece la irregistrabilidad de los signos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general. Sobre esta prohibición el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha manifestado de la siguiente manera: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin

necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresa