CE-11001-03-24-000-2008-00050-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Cotejo marcario Precisamente, la Sala considera que las palabras SENSITIVE y WHITENING son descriptivas de los productos que distingue la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues describen características de los mismos, como lo son los efectos sensitivos y de blanqueamiento de las pastas de dientes o dentríficos. En efecto, a pesar que ambas palabras son denominaciones en ingles, lo cierto es que resulta evidente para los consumidores que ellas describen características de los productos que distingue la clase 3 internacional, pues, por un lado, la estructura del vocablo SENSITIVE es prácticamente igual a la de la palabra SENSITIVO, que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es un adjetivo que se refiere a “…la virtud de excitar la sensibilidad”; y, por otro, WHITENING, que en su forma de gerundio proviene del adjetivo en ingles WHITE, cuyo significado conceptual se han generalizado en la sociedad colombiana por las masivas campañas publicitarias de blanqueamiento dental, significa blanco y está relacionado precisamente con el blanqueamiento de dientes.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A NOTA DE RELATORIA: Prevalencia de elemento denominativo o gráfico, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad. 200300111, MP. María Claudia Rojas Lasso.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 34769 DE 2006 (15 de diciembre) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 11298 DE 2007 (25 de abril) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 23165 DE 2007 (30 de julio) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

REGISTRO MARCARIO – Comparación ortográfica, fonética e ideológica De la confrontación que se hace de los elementos diferentes de las marcas en conflicto, la Sala no advierte que exista similitud ortográfica entre ellas. De hecho, el elemento diferente de cada una de las marcas tiene una longitud distinta, pues el del signo cuestionado está compuesto por once (11) letras y el de los previamente registrados, COLGATE y COLGATE TOTAL PLUS, por siete (7) y dieciséis (16), respectivamente. Aunado a lo anterior, salta a la vista que la secuencia vocálica los elementos diferentes de las marcas es completamente diferente, pues ninguno es coincidente. Asimismo, se advierte que no hay semejanza fonética entre los elementos diferentes de los signos cotejados, habida cuenta que la pronunciación de los vocablos FLUOCARDENT, COLGATE y COLGATE TOTAL PLUS produce una tonalidad completamente diferente. Por otro lado, se encuentra que no es dable comparar ideológicamente los signos, pues las partículas FLUOCARDENT y COLGATE son de fantasía, ya que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. En conclusión, se observa

que la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING no es semejante, a los signos COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING, porque las partículas FLUOCARDENT, COLGATE y COLGATE TOTAL PLUS, que constituyen el elemento diferente de las marcas, sobre el cual debe recaer el cotejo marcario, se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados.

NOTA DE RELATORIA: Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 2002-00274, MP.

Camilo Arciniegas Andrade. REGISTRO MARCARIO – Registro de asociación y/o confusión En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING se otorgó para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que se habían concedido previamente a las marcas COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING son para distinguir “cremas dentales y enjuagues bucales” en la misma clase. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING es suficientemente distintiva respecto de COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING, pues a pesar de que

identifican productos análogos, lo cierto es que los elementos diferentes de las marcas son distintos y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados. En este orden de ideas, la Sala considera que el signo FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING, cuyo registro se concedió para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado y no es idéntica ni similar a las marcas

COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING.

NOTA DE RELATORIA: Riesgo de confusión y/o asociación, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1 de noviembre de 2012, Rad. 2004-00406, MP.

María Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00050-00

Actor: COLGATE PALMOLIVE COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por COLGATE PALMOLIVE COMPANY contra las Resoluciones 34769 de 2006 (15 de diciembre), 11298 de 2007 (25 de abril) y 23165 de 2007 (30 de julio), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING, a favor de la sociedad J.G.B. S.A., para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA COLGATE PALMOLIVE COMPANY, domiciliada en Nueva York, Estados Unidos de América, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 34769 de 2006 (15 de diciembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de J.G.B. S.A., el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING, para distinguir “preparaciones para

blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 11298 de 2007 (25 de abril), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por el actor, confirmando lo decidido en la Resolución 34769 de 2006 (15 de diciembre).  Que se declare nula la Resolución 23165 de 2007 (30 de julio), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recuso de apelación propuesto por el actor, confirmando lo decidido en la Resolución 34769 de 2006 (15 de diciembre).  Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y proferir una nueva resolución que permita adoptar cabalmente lo ordenado en éste fallo. 1.2. Los Hechos El 19 de enero de 2006 la sociedad J.G.B. S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca

FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, fue objetada por el actor, quien consideró que dicha marca era confundible con los signos COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING, previamente registrados a su favor para distinguir productos de la misma clase. Mediante Resolución 34769 de 2006 (15 de diciembre) la Superintendencia de Industria y Comerció concedió a J.G.B. S.A. el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Inconforme con tal decisión, el actor presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 11298 de 2007 (25 de abril) y 23165 de 2007 (30 de julio), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 34769 de 2006 (15 de diciembre). 1.3. Norma violada y concepto de la violación El demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134,

135 literales a) y b), 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1. Artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Señala que los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, lo siguiente: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.”, “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad” y ” No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. En este orden de ideas, considera que debe cancelarse el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING, concedida a favor de la sociedad J.G.B. S.A. para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el

cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues reproduce los vocablos SENSITIVE y WHITENING de las marcas COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING, previamente registradas a su favor para distinguir productos de la misma clase. De hecho, afirma que el registro de la marca genera confusión en el público consumidor, ya que existe conexión competitiva entre ésta y las marcas registradas a su favor, pues son confundibles y distinguen productos de higiene personal, que pueden comercializarse y publicitarse por los mismos medios. En este sentido, afirma que J.G.B. S.A. no puede apropiarse de los vocablos SENSITIVE y WHITENING, ya que al ser palabras en idioma extranjero se consideran de fantasía. 1.3.2. Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Por otro lado, el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones señala que “cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. En este orden de ideas, sostiene que debe cancelarse el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING, pues fue registrada en desarrollo de una práctica desleal de J.G.B. S.A., en virtud de la cual ha copiado sus iniciativas empresariales de publicidad de forma sistemática y reiterada. En efecto, afirma que J.G.B. S.A. ha copiado las campañas publicitarias que

adelantó con la presentación “llévala contigo”, “colgate massager”, “colgate zigzag flexible” y “colgate premier ultra” con otras bajo la denominación “siempre contigo…”, “fluocardent ultra 3 massager”, “fluocardent ultraflex zigzag” y “fluocardent ultra 2 max control”.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones del demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING era suficientemente distintiva para distinguir productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, advirtió que la marca poseía diferencias ortográficas y fonéticas con los signos COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING, que permitían a los signos coexistir pacíficamente en el mercado. De hecho, sostuvo que los vocablos COLGATE y FLUOCARDENT eran claramente diferenciables en el mercado y no inducían a confusión al público consumidor, pues poseían la fuerza distintiva en las marcas que pretendían distinguir. Finalmente, señaló que el cotejo marcario debía excluir las palabras SENSITIVE y WHITENING, pues eran de uso común por estar relacionadas con cremas dentales y productos para la salud oral, identificados en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. La sociedad J.G.B. S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que los actos acusados habían sido expedidos conforme a derecho. En este sentido, manifestó que el cotejo marcario debía hacerse entre los signos FLUOCARDENT, COLGATE y COLGATE TOTAL PLUS, pues los vocablos SENSITIVE y WHITENING que contenían eran descriptivos y de uso común en la clase 3 de la Clasificación, lo cual constituía una excepción al cotejo conjunto de marcas. Bajo el anterior contexto, afirmó que no existía confundibilidad entre los signos, pues no existían semejanzas entre las palabras COLGATE y FLUOCARDENT, que pudieran inducir a confusión al público consumidor. Aunado a lo anterior, señaló que el actor no probó que hubiera desarrollado prácticas constitutivas de competencia desleal.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 118-IP-2013, respecto de las normas invocadas en la demanda, se citan a continuación. “PRIMERO: El juez Consultante debe analizar si el signo FLOUCARDENT SENSITIVE WHITENING (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los Artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que en relación con este, el sino que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una

marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para servicios o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o asociación con base a principios y reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signo mixto comparado con uno denominativo es necesario conservar la unidad grafica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

Sin embargo, el efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cual de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto y uno denominativo se determina que si en este predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta interpretación prejudicial; y si, por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento grafico frente al

denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que el ampara, ya que ningún consumidor recordara ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por el protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La Decisión 486 establece una protección mas amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad, y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución, y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. De no probarse la notoriedad alegada, el juez consultante deberá analizar la conexión competitiva.

SEXTO: Una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se ha de solicitar en el futuro.

SEPTIMO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las

propiedades o características de los productos o de los servicios que pretendan amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es, en su conjunto, descriptivo, o si alguna de sus partes es descriptiva pero el conjunto marcario es distintivo.

OCTAVO: Los signos de fantasía son distintivos y por tanto registrables.

Se presume que los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento comun, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía procediendo, en consecuencia, su registro. En el presente caso, el juez consultante deberá determinar si el signo FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING (denominativo) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma ingles.

NOVENO: Para que una marca registrada llegue a consolidase, en necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por si solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137,

deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar facilitar, o consolidar un acto de competencia desleal a través de la imitación de la marca previamente conocida. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la sociedad J.B.G S.A. solicito el registro del signo FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING (denominativo) de mala fe.

DECIMO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a la misma Clase 3, pero que especifican el tipo de producto que amparan, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 2008-00050, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como de dar cumplimiento a lo previsto en el Articulo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio y J.G.B. S.A. reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.

4.2. El actor guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING, cuyo registro se concedió a favor de la sociedad J.G.B. S.A. para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente: “Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.(…) Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en

particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING, a favor de la sociedad J.G.B. S.A., para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado. 5.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”…

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por lo signos en disputa…” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y las marcas previamente registradas, se expresan como se señala a

continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE

MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS

CUESTIONA

FLUOCARDENT SENSITIVE COLGATE TOTAL PLUS

COLGATE SENSITIVE

WHITENING WHITENING

(MIXTA CLASE 3)

(NOMINATIVA CLASE 3 ) (MIXTA CLASE 3)

FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección1, al momento de realizar un cotejo marcario debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca nominativa por la existencia de otras que son mixtas, debe recordarse que el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial 106-IP-2011: “Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP98, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de

24 de febrero de 1999).” En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto pasará a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING, COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues los vocabl