CE-11001-03-24-000-2008-00053-00-2014

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Conexión competitiva Así las cosas, la marca “PRIME RENEWAL” del tercero interesado en las resultas del proceso, para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca “RENEWAL” de la parte actora, para distinguir los productos de la Clase 3ª, resulta idéntica, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, pues se reitera, que el vocablo PRIME, por tratarse de una partícula de uso común en muchas marcas, no podría tenerse en cuenta en el análisis, ya que puede ser utilizada por cualquier persona en marcas destinadas a proteger alguno o algunos de los productos de la Clase 5ª de la referida Clasificación. Ahora, del estudio de los señalados criterios, advierte la Sala que existe un riesgo de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de productos en disputa o de su origen empresarial, dada la identidad ortográfica, fonética y conceptual que hay en la expresión “RENEWAL” contenida en las marcas en conflicto, la similitud con el signo “TUPIELRENEWAL.COM” y el uso común de la expresión PRIME antes mencionado, que suponen que dichos productos provienen del mismo productor, además de que los productos amparados en ellas tienen los mismos canales de comercialización, toda vez que suelen expenderse en los mismos establecimientos, de lo que se infiere el riesgo de confusión que puede generar a sus consumidores. Por consiguiente, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el

artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL H / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 225 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 228 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 229

NOTA DE RELATORIA: Conexidad competitiva, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2012, Rad. 2006-00373, MP. María Elizabeth

García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00053-00

Actor: RENEWAL CIA. LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RENEWAL CIA. LTDA., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 031581 de 28 de noviembre de 2005, “Por la cual se decide un registro de marca”, y 35531 de 22 de diciembre de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 26674 de 28 de agosto de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 7 de marzo de 2005, la sociedad FERROSAN A.S. presentó solicitud de registro de la marca “PRIME RENEWAL”, para distinguir los productos de la Clase 5ª, que una vez admitida fue registrada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 551 de 29 de abril de 2005. 2º: Dentro del término legal, la sociedad actora RENEWAL CIA. LTDA. presentó oposición contra la anterior solicitud, con fundamento en que existía similitud entre las marcas “RENEWAL”, de la cual es titular y la solicitada “PRIME RENEWAL”,

lo que, a su juicio, daría lugar a confusión sobre su origen empresarial, ya que los productos que distinguen la Clase 3ª y la Clase 5ª se expenden en la misma clase de establecimientos: farmacias y droguerías. 3º: Mediante la Resolución núm. 031581 de 28 de noviembre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “PRIME RENEWAL” y declaró infundada la oposición. 4°: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 5º: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 35531 de 22 de diciembre de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 26674 de 28 de agosto de 2007, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece como causal de irregistrabilidad la identidad o similitud entre las marcas y el inducir al público a error. Señaló que en el caso bajo examen se puede presentar confusión sobre el origen empresarial de las marcas, ya que el consumidor puede creer erróneamente que los productos que distingue el signo “RENEWAL”, Clase 3ª (productos

cosméticos) y los que identifica la marca “PRIME RENEWAL”, Clase 5ª (farmacéuticos), provienen del mismo dueño o empresa, debido a que dichos productos se expenden en la misma clase de establecimientos: farmacias y droguerías. Sostuvo, además, que la marca “RENEWAL” es ampliamente conocida en el mercado colombiano y que si bien los signos en disputa pertenecen a Clases diferentes, existe una relación entre ellos, debido a que los productos farmacéuticos están íntimamente relacionados con los productos cosméticos, lo que causa un alto riesgo de asociación o confusión. Por lo anterior, estimó que los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que de mantenerse el registro del signo “PRIME RENEWAL” se generaría un riesgo de confusión o de asociación, o se podría generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusividad de terceros, lo que conlleva a que se configure la antes citada causal de irregistrabilidad.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Alegó que los actos demandados no han incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y,

en especial, en lo relacionado con el artículo 136, literal a), de la mencionada

Decisión.

Consideró que entre las marcas en disputa no existen semejanzas que induzcan a error al público consumidor; que si bien dichas marcas comparten la expresión “RENEWAL”, los productos que amparan poseen canales de comercialización diferentes, ya que los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende amparar la marca “PRIME RENEWAL” se encuentran en farmacias, mientras que los de la Clase 3ª de la citada Clasificación, que protege la marca “RENEWAL” de la actora, se encuentran dispuestos en el mercado a través de tiendas dedicadas a la cosmetología. Concluyó que se otorgó el registro de la marca cuestionada, mediante los actos administrativos acusados, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca “PRIME RENEWAL”, que ampara los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes y que, además, no se configuró causal de irregistrabilidad alguna, que afectara la concesión del registro de la citada marca cuestionada. II.1.2.- FERROSAN A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que no obstante las marcas en conflicto comparten uno de los elementos que las conforman, esto es, la expresión “RENEWAL”, es evidente que unas y otras cuentan con diferente extensión y elementos adicionales que permiten

diferenciarlas de manera clara, pues su lectura, escritura e impresión visual son disímiles. Expresó que la marca “RENEWAL”, previamente registrada, cuenta con un diseño particular, que permite diferenciarla de la marca solicitada. Manifestó que no es cierto, entonces, que exista riesgo de confusión entre las marcas en disputa, ya que al pronunciarlas el público consumidor diferenciará claramente una marca de la otra. Recordó que al realizar el estudio marcario, deben observarse los signos enfrentados como un todo y no podrán analizarse los elementos que conforman los mismos separadamente. Adujo que las referidas marcas no son similarmente confundibles, ni generan la misma impresión en la mente del consumidor, razón por la cual la causal de irregistrabilidad no es aplicable al presente caso. Anotó que los signos de la actora amparan productos para el cuidado exterior, belleza y apariencia de seres humanos, mientras que la marca cuyo registro se cuestiona, protege productos dirigidos al cuidado de la salud y la vida. Afirmó que los productos amparados por las marcas enfrentadas no tienen relación alguna, ya que se trata de productos completamente diferentes, en cuanto a su finalidad, naturaleza, canales de comercialización y promoción diferentes. Que dichos productos tampoco son complementarios o sustitutos, toda vez que un individuo no adquiriría un cosmético, un producto de aseo o belleza, en conjunto, como complemento de un medicamento, o a fin de sustituir uno por el otro. Que, así las cosas, no existe conexión competitiva entre los productos identificados con la marca cuestionada y las previamente registradas, por lo tanto, no se crea riesgo de confusión en el consumidor, de manera que se induzca en

error, al momento de elegir el producto deseado. Anotó que la Superintendencia demandada obró en cumplimiento y desarrollo del principio de especialidad, ya que la marca solicitada no pertenece a la misma Clase en que se encuentra el signo previamente registrado y tampoco ampara productos que guarden una conexión competitiva con los identificados con dicho signo, lo que hace que la marca solicitada sea susceptible de ser registrada. Concluyó que las marcas en conflicto divergen sustancialmente y, por ello, hay lugar a la coexistencia de las mismas en el mercado, sin que se induzca en error o confusión al consumidor. Propuso las excepciones de “BUENA FE”, porque, a su juicio, ha obrado en la actuación con absoluta y total buena fe, de manera que lo único que pretende es poder usar una expresión que combinada con otros elementos, contenga la potencialidad de ser registrada; y de “PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD”, ya que las Resoluciones demandadas se encuentran amparadas por dicha presunción, por lo que es la actora quien corre con la carga de probar que los referidos actos administrativos se expidieron con violación de la Ley; y las demás excepciones que se demuestren dentro del proceso.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación

gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos PRIME RENEWAL y TUPIELRENEWAL.COM, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo PRIME RENEWAL y el mixto RENEWAL, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. 1 Proceso 34-IP-2012.

QUINTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma

extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

SEXTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

SÉPTIMO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: . Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. . Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. . Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de

los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B), C) y D) de la presente providencia. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la

Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

OCTAVO: Como los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

NOVENO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: Corresponde a la Sala, en primer término, pronunciarse sobre las excepciones de buena fe y presunción de legalidad, propuestas por el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la sociedad FERROSAN A.S.

Al respecto, cabe señalar que dichas excepciones serán desestimadas, dado que sus fundamentos envuelven la defensa de los actos acusados, lo cual significa que ellas no constituyen una excepción, pues la finalidad de ésta es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que impide al fallador entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado. Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de La Resolución núm. 031581 de 28 de noviembre de 2005, concedió el registro de la marca “PRIME RENEWAL”, para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación

Internacional de Niza, por considerar que no existen similitudes entre dicha marca y las marcas previamente registradas “RENEWAL” (mixta) y “TUPIELRENEWAL.COM” (denominativa) para las Clases 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, no son confundibles y poseen canales de distribución diferentes. Por su parte, la actora alegó que la marca solicitada para registro se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que se cumplen los requisitos de similitud entre las marcas y de inducir al público a error. Adujo que en el caso bajo examen se puede presentar confusión sobre el origen empresarial, ya que el consumidor puede creer erróneamente que los productos que distingue la marca previamente registrada “RENEWAL” y los que identifica el signo solicitado “PRIME RENEWAL”, provienen del mismo dueño o empresa, y porque los productos se expenden en la misma clase de establecimientos: farmacias y droguerías. Señaló, además, que la marca “RENEWAL” es ampliamente conocida en el mercado colombiano y que si bien los signos en disputa pertenecen a Clases diferentes, existe una relación entre ellos, debido a que los productos farmacéuticos están íntimamente relacionados con los productos cosméticos, lo que causa un alto riesgo de asociación o confusión. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial

solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literal a), 136, literales a), h), 224, 225, 228, literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), y 229, literales a), b), c), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “PRIME RENEWAL” para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: Decisión 486. “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)” “Artículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de

asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…)”. “Artículo 224.-Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” (…) “Artículo 228.-“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los

productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 229.-No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero…” Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso:  “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.”2 Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 2Proceso 34-IP2012

PRIME RENEWAL

MARCA REGISTRADA CUESTIONADA (CLASE 5ª)

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (CLASE 3ª)

TUPIELRENEWAL.COM MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (CLASE 3ª) Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta (“RENEWAL”), como lo es una de las registradas por la actora, con otra marca denominativa (“PRIME RENEWAL”), es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de

determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento predominante en la marca mixta cuestionada es el denominativo, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica, que consiste en la grafía especial, sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una

idea idéntica o semejante.”3 Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “PRIME RENEWAL” y “RENEWAL”, es preciso indicar que en ambas marcas coincide la palabra “RENEWAL”; y que el signo cuestionado, a diferencia de la marca previamente registrada, es compuesto, al estar conformado por las expresiones PRIME y

RENEWAL.

Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: 3 Ibídem “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).” Y con relación a los signos conformados por palabras en idioma extranjero, el

referido Tribunal de Justicia, señala: “En atención a que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra conformado por las palabras prime y renewal, vocablos en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de signos marcarios. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede r