CE-11001-03-24-000-2008-00056-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo GLAM y la marca nominativa GLAMOUR previamente registrada / EXPRESIÓN EVOCATIVA – Lo es GLAMOUR / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es GLAM / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo GLAM en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza por no tener similitud con la marca nominativa GLAMOUR previamente registrada en la clase 9 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Comparación Ortográfica […] [L]a Sala encuentra que las marcas tienen diferente conformación, por lo que no existe similitud alguna. En efecto, la primera se compone de una (1) vocal, tres (3) consonantes y una (1) silaba (GLAM); y la segunda está conformada por tres (3) vocales, cuatro (4) consonantes y dos (2) silabas (GLA-MOUR); motivo por el no existe similitud. […]Comparación Fonética […] Atendiendo a que las marcas están conformadas por diferente número de vocales, consonantes y sílabas, la Sala, aplicando la visión de conjunto, considera que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas. […] Comparación Ideológica […] La Sala considera que la palabra GLAMOUR, que compone la marca de la parte demandante, corresponde a una expresión evocativa, ya que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de que se trata de un producto con encanto sofisticado, elegante, relativo a la moda, encantador, sensual, etc. […] Respecto de la palabra GLAM, que conforma la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala encuentra que no

tiene significado alguno en el idioma español, por lo que la misma puede considerarse de fantasía en la medida en que corresponde a una elaboración propia del ingenio e imaginación de su autor. […] Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que no existe similitud ortográfica ni fonética entre las marcas objeto de comparación, motivo por el cual, no se configura el primer supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00056-00

Actor: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Temas: Riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; requisitos para la procedencia de un registro cuando se reproduce total o parcialmente otra marca. Distintividad como requisito de procedibilidad. Reiteración jurisprudencial: entre la marca GLAM y GLAMOUR no existe riesgo de confusión o de asociación.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Advance Magazine Publishers Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33562 de 6 de diciembre de 2006, 11007 de 23 de abril de 2007 y 22716 de 30 de julio de 2007. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Advance Magazine Publishers Inc., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 33562 de 6 de diciembre de 2006, “[…] Por la cual se decide una solicitud de marca […]”6, y ii) 11007 de 23 de 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 24 a 63 3 “[…] Artículo 172. De la Nulidad del Registro. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. 4 “Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial” 5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 6 Cfr. Folios 76 a 79 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co abril de 2007, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”7: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 22716 de 30 de julio de 2007, “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”8, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa GLAM que identifica

servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Imagen Satelital S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso. Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones9: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 33562 del 6 de diciembre de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decidió conceder el registro de la marca GLAM (NOMINATIVA) para distinguir: emisión y transmisión de programas de radio, programas de televisión; películas y videos, por medio de ondas aéreas, satélite, cable e Internet; servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A. rechazando así la oposición presentada por mí representada, ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. 2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 11007 del 23 de abril de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por mí representada contra la Resolución No. 33562 de 2006, confirmando así la decisión de otorgar registro de la marca GLAM

(NOMINATIVA) en clase 38 internacional a favor de la sociedad

IMAGEN SATELITAL S.A.

2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 22716 del 30 de julio de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la Resolución 33562 del 6 de diciembre de 2006, mediante la cual se otorgó el registro de la marca GLAM (NOMINATIVA) en clase 38 internacional a favor de la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A. 7 Cfr. Folios 80 a 83 8 Cfr. Folios 70 a 73 9 Cfr. Folios 26 y 27 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca GLAM (NOMINATIVA) registrada en clase treinta y ocho (38) internacional, expediente No. 05-090783 de propiedad de la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A. 2.5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 8 de septiembre de 2005, el registro como marca del signo nominativo GLAM para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de octubre de 2005, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 557, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa GLAMOUR, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos concedió, por medio de la Resolución núm. 33562 de 6 de diciembre de 2006, el registro como marca del signo nominativo GLAM para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.1. Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 33562 de 6 de diciembre de 2006. 4.2. La Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 11007 de 23 de abril de 2007, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33562 de 6 de diciembre de 2006. 4.3.El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 22716 de 30 de julio de 2007, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33562 de 6 de diciembre de 2006. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 13410, del literal a)11 del

artículo 135 y del literal a)12 del artículo 136 de la Decisión 486. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó que “[…] el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 fue quebrantado por la administración, porque en los actos acusados se concedió el registro de la marca nominativa GLAM, para identificar "Emisión y transmisión de programas de radio, programas de televisión; Películas y videos, por medio de ondas aéreas, satélite, cable e internet, de la clase 38 internacional, sin tener en cuenta la preexistencia de los derechos de mi representada sobre la marca GLAMOUR, certificado de registro No. 205.673 que identifica productos comprendidos en la clase 9 internacional, la cual es vinculada y relacionada con la clase 38 internacional. [...]”13. 6.2. Sostuvo que “[...] (e)n las resoluciones aquí impugnadas, la Administración consideró que no existía confundibilidad entre la marca nominativa GLAM solicitada, y la marca nominativa GLAMOUR previamente registrada. En efecto, en las resoluciones aquí demandadas evidentemente la Oficina de Marcas, determinó que las mencionadas marcas no eran similarmente confundibles, debido a que no 10 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre

otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 11 “[…] a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; […]”. 12 “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 13 Cfr. Folio 32 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co existían semejanzas entre las marcas comparadas y por lo tanto omitió pronunciarse para demostrar la relación de productos o servicios a distinguir por la marca solicitada y por la marca previamente registrada. [...]”14. 6.3. Agregó que “[...] (r)espetuosamente consideramos que la administración violó la ley por las siguientes razones: - La marca GLAMOUR es una marca anterior a la marca GLAM. - Ambas marcas son confundiblemente similares entre sí. - Ambas marcas identifican productos y servicios relacionados y vinculados entre sí. Lo

anterior indica que la administración no utilizó los criterios jurisprudenciales y, doctrinales que rigen la materia, y de manera simplista concluyó que no existen semejanzas entre las marcas GLAMOUR y GLAM que distinguen productos de la clase 9 internacional y servicios de la clase 38 internacional respectivamente […]”15. 6.4. Precisó que “[...] (v)isualmente, al comparar los signos en conflicto, se observa que en efecto, la impresión que genera dicha visión es de una similitud muy grande entre ambos signos demuestra entonces que EN CONJUNTO, la "percepción" de la marca GLAM otorgada en el acto acusado, es altamente semejante a la percepción que se deriva del signo GLAMOUR, previamente registrado, lo cual hace incuestionable que esa percepción de los signos genere riesgo de confusión, lo cual tendría la indudable capacidad de inducir al público consumidor a error, así como de generar riesgo de asociación. En otras palabras, al realizar una simpe visión de ambos signos se puede generar riesgo de confusión porque el consumidor puede percibir que el signo recientemente concedido es una derivación del signo previamente registrado. [...]”16. 6.5. Destacó que “[...] (d)e lo anterior se desprende con claridad, que la ausencia de las letras “O”, “U” Y “R” y la marca recientemente otorgada, no le otorga distintividad a la marca en conflicto, porque entre GLAMOUR y GLAM hay coincidencia en la raíz de las expresiones, la cual puede causar riesgo de confusión y de asociación entre el público porque la marca GLAM evoca la marca

GLAMOUR y además distingue servicios vinculados a los productos de la clase 9 internacional identificados con la marca de ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. [...]”17. 14 Cfr. Folio 33 15 Cfr. Folios 33 y 34 16 Cfr. Folios 38 y 39 17 Cfr. Folios 40 y 41 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.6. Precisó que “[...] (d)esde el punto de vista fonético es incuestionable que, al pronunciar los signos en conflicto, esta causa un sonido muy similar, al punto que si las marcas son pronunciadas rápidamente, pueden generar un sonido semejante capaz de generar confusión auditiva. Lo anterior se debe a que las marcas analizadas presentan identidad en la expresión "GLAM", cuyas letras son las de más fácil recordación para el público consumidor, porque sobre ellas recae la retentiva lectora por parte de los mismos. [...]”18. 6.7. Concluyó que “[...] (n)o obstante la identidad entre las marcas, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que dichos signos no eran similarmente confundibles, y omitió el estudio de la relación de productos y servicios, aduciendo que los signos enfrentados no eran confundibles y que por ello no eran susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación. […] Como se ha demostrado ampliamente, se observan semejanzas visuales, ortográficas,

fonéticas e ideológicas, entre GLAMOUR y GLAM, que hacen irregistrable esta última. Adicionalmente ambas marcas identifican servicios y productos conexos, complementarios vinculados y relacionados de la clase 9 y 38 internacional y generan conexidad competitiva entre ellos. Es por las anteriores razones, que su coexistencia en el mercado generaría riesgo de confusión y de asociación en el consumidor, pues este no contaría con elementos suficientes para diferenciar una marca de otra, ni el origen empresarial de cada una [...]”19.

Segundo cargo: violación del artículo 134 y del literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 6.8. Sostuvo que: “[…] (e)s claro que el signo GLAM goza de perceptibilidad porque es expresado en letras y gráficas y puede ser aprehendido por sus consumidores a través de los sentidos. No obstante lo anterior, es claro también que el signo GLAM carece de la característica esencial de toda marca que es LA DISTINTIVIDAD, por cuanto es confundiblemente similar con una marca anteriormente registrada para productos relacionados y conexos que se denomina GLAMOUR. Esta circunstancia lleva a que los servicios identificados con GLAM y prestados por IMAGEN SATELITAL S.A. no se distingan de los productos 18 Cfr. Folio 43 19 Cfr. Folio 54

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificados con la marca GLAMOUR de ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., y que en consecuencia no se distinga su origen empresarial […]”20.

6.9. Concluyó que “[...] (p)or lo anterior, se formula este cargo por indebida aplicación del artículo 134 de la Decisión 486, conforme al cual para que un signo pueda ser registrado como marca, debe tener aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado y en el caso de la solicitud de registro de la marca GLAM es evidente que no existía tal condición [...]”21. Contestación de la demanda La parte demandada

7. La parte demandada22 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas23, así: Sobre los cargos de violación del artículo 134, del literal a) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 7.1. Indicó que “[...] (s)iguiendo los lineamientos anteriores, fundamentados en los criterios jurisprudenciales y legales antes mencionados, efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas "GLAM", clase 38 y "GLAMOUR", clase 9 se tiene que estas no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético bien diferenciadores entre sí y suficientemente distintivos. […]”24. 7.2. Concluyó que “[...] (d)e conformidad con lo anterior, también ha de descartare cualquier tipo de confusión visual, ya que los signos cotejados, además no presentan la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra y la longitud es completamente diferente. En efecto, reiteramos, la marca previamente registrada presenta una mayor extensión frente a la marca solicitada no coincidiendo en la estructura vocálica, en la terminación, ni en la percepción

20 Cfr. Folio 57 21 Cfr. Folio 59 22 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 101 23 Cfr. Folios 106 a 110 24 Cfr. Folio 108 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sonora o auditiva. Así las cosas se descarta todo tipo de identidad o similitud visual o fonética […]”25. 7.3. Agregó que “[…] si bien los signos en conflicto comparten algunas letras, al observarlos en su conjunto, no se presenta confusión entre las mismas si coexisten en el mercado. De otra parte, se presentan diferencias desde el punto de vista conceptual habida cuenta que GLAMOUR se refiere al concepto como tal, del encanto sensual que fascina, según el Diccionario de la Real Academia, y la expresión GLAM carece de contenido semántico. Por lo anterior, la expresión GLAM para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 es un signo que reúne todos los requisitos de registrabilidad. En consecuencia, los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulos, se ajustan a pleno derecho y no violentan normas de carácter superior tal y como lo aduce la demandante. [...]”26. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso27 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas28, así: Sobre los cargos de violación del artículo 134, del literal a) del artículo 135 y

del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 8.1. Indicó que “[...] (d)e acuerdo con la ley y la jurisprudencia, no son valederos los argumentos del apoderado en ADVANCE MAGAZINE PUBLISHER, INC, que asevera que son confundibles las marcas “GLAM” Clase 38 y “GLAMOUR” Clase 9 [...]”29. 8.2. Resaltó que “[…] (e)n el presente caso observamos que no existe confundibilidad desde el punto de vista visual o gráfico entre las marcas "GLAM" (Nominativa) clase 38 y "GLAMOUR" (nominativa) clase 9, por el simple hecho de que si dos marcas son nominativas y están formadas por letras comunes que se usan identificar cualquier otra marca de carácter nominativo, no se puede alegar. 25 Cfr. Folio 109 26 Ibidem 27 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 129 28 Cfr. Folios 111 a 128 29 Cfr. Folio 114 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que quien usa letras en una marca de uso común se está apropiando de las letras de otra marca que también usa letras de uso común […]”30. 8.3. Estableció que “[…] (d)ebido a lo expuesto, dadas las diferencias evidentes de las marcas comparadas desde el punto de vista ortográfico, lo anterior determina su no confundibilidad desde este punto de vista, debido a que la percepción de las personas al observar las marcas en el mercado siempre es sobre su totalidad y no sobre fragmentos de las mismas como lo pretende el

apoderado de la parte demandante contraviniendo las normas de la lógica y de la Jurisprudencia […]”31. 8.4. Señaló que “[…] (t)eniendo en cuenta lo expuesto, si desde el punto de vista visual o gráfico, ortográfico, fonético, ideológico o conceptual no existe confundibilidad entre las marcas "GLAM" y "GLAMOUR", no tiene importancia para el presente caso que eventualmente pueda existir algún tipo de relación entre los productos de la clase 9 que se identifican con la marca "GLAMOUR" y los servicios de la clase 38 que se identifican con la marca "GLAM", debido a que la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado ha sido muy clara en el sentido de que dos marcas pueden distinguir productos o servicios similares o referirse a productos y servicios que se relacionan entre sí, pero si las mismas dadas sus características no son similares entre si, lo anterior implica que no son confundibles, tal como lo determinó el Consejo de Estado en Sentencia del 17 de marzo de 2005 donde fue parte actora la sociedad PARKE DAVID & CO LIMITED, en el cual fue ponente la Honorable Consejera Doctora MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO donde se determinó que no era confundible la marca "HALITOS" Clase 29 con la marca "HALLS" Clase 30 y cuyo titular es la sociedad actora. Por lo expuesto, ha contrario de lo afirmado por el apoderado de la parte demandante no existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas "GLAM" clase 38 y "GLAMOUR" clase 9, ya que el análisis antes enunciado lo que demuestra es que las marcas enunciadas no son confundibles, lo que determina que el riesgo

planteado no puede presentarse en ninguna forma. […]”32. 8.5. Concluyo que “[…] (s)i como ya tuve oportunidad de demostrarlo en la contestación a la presente demanda, no existe confundibilidad entre las marcas "GLAM" Clase 38 y "GLAMOUR" Clase 9, desde el punto de vista gráfico, 30 Cfr. Folio 115 31 Cfr. Folio 119 32 Cfr. Folio 123 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ortográfico, fonético y conceptual, donde si se analiza la marca "GLAM" Clase 38, la misma puede representarse gráficamente y claramente es un signo que sirve para distinguir los productos de la clase 38 Internacional, lo anterior también nos lleva a la conclusión que la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar la citada marca a la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A., no vulnero las normas enunciadas. Según lo expresado, solicitó a esta Honorable Corporación fallar en contra de las pretensiones de la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHER, INC, por carecer de todo fundamento legal. […]”33. Auto de pruebas

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 11 de febrero de 201034, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de agosto de 201735, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para

que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

11. Dentro del término legal, la parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. La parte demandante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 21 de noviembre de 201836, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 33 Cfr. Folios 126 y 127

34Cfr. Folio 152 35 Cfr. Folio 187 36 Cfr. Folios 192 y 193 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

13. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 728-IP-2018 de 8 de mayo de 202037, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de las siguientes normas: Articulo 134, Literales a) y b) del Artículo 135 y Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486,

por ser pertinente. 2. No procede la Interpretación Prejudicial del Articulo 134 de la Decisión 486, toda vez que no se analizará el concepto de marca ni los requisitos para su registro, ni de los Literales a) y b) del Artículo 135 de la Decisión 486, ya que no se discute la distintividad intrínseca de un signo. 3. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para analizar la figura de la conexión entre productos y servicios. […]” (resaltado fuera de texto) y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestión previa: reanudación del proceso iii) los actos administrativos acusados; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 728-IP-2018 de 8 de mayo de 2020; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. Visto el artículo 128 numeral 7.º38 del Código Contencioso Administrativo39, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los 37 Cfr. Folios 218 a 231

38 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 39 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co términos del artículo 30840 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201141, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1342 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201943, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Cuestión previa: reanudación del proceso

17. Vistos el artículo 33 del Anexo44 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 199945 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 200146 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el

ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno.

18. Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y solicitar vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la 40 “[…] A