CE-11001-03-24-000-2008-00061-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto WANAMA y la marca mixta JOE BANANNA previamente registrada / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto WANAMA en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca mixta JOE BANANNA registrada en la clase 25 [U]na vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que la marca concedida no es semejante a la marca registrada, que conlleven a la configuración de un riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor por lo que no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. […] Así las cosas, en relación con el cotejo de las marcas WANAMA y JOE BANANA es dable concluir con base en lo anterior, que los actos administrativos acusados no vulneran el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativa [C]onsiderando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el

restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca mixta WANAMA; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca mixta JOE BANANA, respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486. Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional

proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00061-00

Actor: HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Marca mixta WANAMA. Comparación entre marcas mixtas SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Héctor Humberto Cáceres Mora contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.16058 de 31 de mayo de 2007, 020254 de 29 de junio de 2007 y 25200 de 15 de agosto de 2007.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Héctor Humberto Cáceres Mora, en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte 1 Promoviendo la demanda por medio de agente oficioso y ratificando la actuación con el poder visible a folios 34 a 38 2 Cfr. Folios 16 a 26

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante

Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 16058 de 31 de mayo de 20074, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 020254 de 29 de junio de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio; y la Resolución núm. 25200 de 15 de agosto de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta WANAMA que identifica productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es BIG BLOOM S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1.1 Que se declare la nulidad de la resolución # 16058 del 31 de Mayo de 2.007, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada y se concedió el registro de la marca comercial WANAMA (M) en la clase 18. 2.1.2 Que se declare la nulidad de la resolución # 020254 del 29 de junio de 2.007 expedida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual

se confirmó la resolución anterior. 2.1.3 Que se declare la nulidad de la resolución # 25200 del 15 de agosto de 2.007, expedida por la Superintendente Delegado para la Propiedad 3 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. “[…] ARTICULO 85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. […]”. 4 Esta resolución concedió el registro de la marca mixta “WANAMA”. 5 Cfr. Folio 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industrial de la superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se confirmó de manera definitiva el registro de la marca comercial. 2.1.4 Igualmente y como consecuencia de la nulidad solicitada y a título de restablecimiento del derecho, solicito que se declare funda la demanda de oposición debidamente formulada y como consecuencia se niegue el registro de la marca comercial WANAMA (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 solicitada por la sociedad BIG BLOOM S.A. restableciendo de esta manera el derecho que le asiste al HECTOR HUMBERTO CACERES MORA al uso exclusivo de su marca comercial

JOE BANANA (m) para distinguir productos de la clase 18, 25 según certificado de registro #s 292673 y 25492 entre otros. 2.1.5 Igualmente y a título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la nulidad se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar en los libros de registro de esta entidad, el certificado de registro asignado a la marca comercial WANAMA BAY (M) (sic) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la clasificación internacional. 2.1.6 Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de industria y Comercio conforme a lo establecido en el artículo 2° Literal d) Decreto Legislativo 209 de 1.957. 2.1.7 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar Cumplimiento a la sentencia dentro del término que establece el artículo 176 del C.C.A. […]” (Destacado del texto). Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. Big Bloom S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó, el 2 de marzo de 2005, ante la parte demandada el registro como marca del signo mixto WANAMA para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La solicitud se publicó el 31 de agosto de 2005 en la Gaceta de la Propiedad

Industrial núm. 555, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca mixta JOE BANANA, que identifica productos de las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Cfr. Folios 17 y 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 16058 de 31 de mayo de 2007, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca WANAMA para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso, el 20 de junio de 2007, ante la División de Signos Distintivos recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm.16058 de 31 de mayo de 2007. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 20254 de 29 de junio de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 16058 de 31 de mayo de 2007. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 25200 de 15 de agosto de 2007, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 16058 de 31 de mayo de 2007. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 1347, 135 literal b)8 y

136 literal a)9 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486. Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: “Violación del artículo 134 de la Decisión 486, en concordancia con lo dispuesto en el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión” 7 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.[…]” 8 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad […]” 9 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen,

a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7. Manifestó que “[…] al proferirse la resolución respecto de la cual se solicita su nulidad, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al conceder el registro de la marca comercial WANAMA (M) clase 18, toda vez que dicho signo carece de la capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerada como marca, teniendo en cuenta que esta reproduce totalmente una marca previamente registrada [...]”10.

8. Concluyó que “[…] en primer lugar que es un signo que a pesar de percibirse por los sentidos, no es distintiva ya que no tiene la capacidad de diferenciarse de cualquier otro signo por lo tanto no puede ser objeto de un derecho privativo. En esta medida la División de Signos Distintivos violó los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la misma decisión, al conceder el registro de una marca que no llena todos los requisitos legales para ser registrada [...]”11.

Segundo cargo: “Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”

9. Adujo que “[…] la marca registrada es similarmente confundible a la marca previamente registrada por mi cliente, en razón de similitud fonética y gráfica y de

permitirse su utilización en el mercado, inducirá sin lugar a dudas al público consumidor a error, vulnerando no solo los derechos de mi cliente sino los del público consumidor […]”12.

10. Indicó que “[…] las marcas objeto de comparación están compuestas por el mismo número de letras, por las mismas vocales en el mismo orden y además una parte figurativa similarmente confundible […]13.

11. Agregó que “[…] las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma muy similar, para lo cual han de tomarse en cuenta los elementos que forman parte de la marca consistente en la expresión BANANA que frente a la expresión WANAMA, no resulta suficientemente distintiva, presentándose similitud fonética

[…]”14.

12. Concluyó que “[…] las marcas en conflicto son prácticamente idénticas, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio erró en su análisis, atribuyéndole a 10 Cfr. Folio 20 11 Cfr. Ibidem 12 Cfr. Folio 21 13 Cfr. Folio 22 14 Cfr. Folio 23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la solicitud unas diferencias sustanciales, que como se acaba de apreciar no existen […]”15. Contestación de la demanda Parte demandada

13. La parte demandada16 contestó la demanda17 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Legalidad de los actos administrativos acusados 13.1. Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo que no violan las normas de la Decisión 486, en razón a que “[…]

efectuando el examen conjuntual de las marcas enfrentadas “WANAMA” y “JOE BANANA” (mixta) no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos […]”18. 13.2. Agregó que “[…] la expresión “WANAMA BAY” (sic) clase 18, al contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntal de los signos comparados se tiene que, las expresiones enfrentadas se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial […]”19. 13.3. Indicó que “[…] las expresiones en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficiente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado […]”20. 13.4. Adujó que “[…] la expresión WANAMA BAY” (sic) en castellano, no posee definición alguna, es decir, está desprovista de significado por lo que se constituye un signo de fantasía para identificar los productos solicitados. En cambio, la palabra 15 Cfr. Ibidem 16 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 129 17 Cfr. Folios 121 a 126 18 Cfr. Folio 124 19 Cfr. Ibidem

20 Cfr. Ibidem Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co BANANA, en ingles significa “plátano” o “banano” cuya evocación conceptual se ve reforzada en el signo al incorporar en su etiqueta dos figuras que reproducen la forma de las frutas mencionadas […]”21. 13.5. Manifestó que, desde el punto de vista gráfico “[…] los signos comparados contienen elementos bien distintivos. Por ejemplo, la marca solicitada posee una palmera tradicional sobre puesta a la denominación WANAMA escrita en un tipo de letra especial; mientras que la marca JOE BANANA incorpora una figura de dos delgados “plátanos” o “bananos” los cuales vienen enmarcados por un fondo oscuro rectangular […]”22 13.6. Indicó que “[…] al no coincidir en la misma forma toda la estructura de la palabra ha de descartarse la similitud e identidad de los signos confrontados tanto desde el punto de vista visual como del fonético […]”23. 13.7. Concluyó que “[…] teniendo en cuenta también las diferencias fonéticas, gráficas, ortográficas y visuales ya explicadas entre las marcas confrontadas, es claro que, estas dos marcas pueden coexistir de forma pacífica en el mercado, toda vez, que con ellas no se induce a error ni se genera confusión entre las mimas, razón por la cual se podría constituir, en un acto de competencia desleal […]”24. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

14. El tercero con interés directo en las resultas del proceso25 contestó la demanda26

y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 14.1. Adujo que “[…] la marca WANAMA en clase 18 presentada por el Sr. Cáceres se fundó solamente en el registro No. 292673 para la marca JOE BANANA en la Clase 25. Si las clases 18 y 35, hay que aclarar que dichos derechos no se utilizaron en los procesos de oposición por lo cual mencionarlos en la demanda ante esta Honorable corporación solamente puede tener como propósito tratar de hacer ver la existencia de múltiples derechos marcarios a favor del Sr. Cáceres, derechos que ni formaron parte del proceso de oposición adelantado en la vía gubernativa contra la marca WANAMA, ni hubieran contribuido en lo más mínimo a obtener una decisión favorable al opositor, y más bien hubiera subrayado lo infundado de la oposición, en 21 Cfr. Folio 125 22 Cfr. Ibidem 23 Cfr. Ibidem 24 Cfr. Ibidem 25 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 113 a 115 26 Cfr. Folios 99 a 112 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co virtud de que en los registros en las clases 18 y 35 de la palabra JOE es mucho más visible, tal como lo mostró el diseño arriba incluido […]”27. 14.2.Advirtió que “[…] Comparadas las marcas en su conjunto, de manera sucesiva, teniendo en cuenta sus semejanzas y no sus diferencias, y poniéndose en el lugar del más desprevenido de los consumidores, resulta francamente muy difícil siquiera

considerar la posibilidad de equivocarse y pensar que al observar un producto con la marca WANAMA, el comprador pueda pensar en JOE BANANA y hacer una elección viciada por causa de la confusión […]”28. 14.3.Indicó que “[…] entre WANAMA y BANANA hay una sucesión fonética no conlleva en el presente caso una semejanza automática entre las palabras que la presentan que pueda dar lugar a confusión. Mal podría llegarse a esa conclusión, ya que precisamente hay que revisar las palabras en su integridad y no solamente las vocales que las conforman, de manera que el resto de los elementos es lo que permite concluir finalmente si hay semejanzas o no. Porque si la sucesión fonética de la letra “A” produjera una semejanza entre BANANA y WANAMA, entonces habría que decir que también habría confusión entre cualquiera de dichas palabras con otras palabras con igual sucesión fonética de vocales como “MAÑANA”, “SANTANA” o “PALADA”, entre otros miles de términos del idioma español que presentan la sucesión de tres letras “A” […]”29. 14.4.Agregó que “[…] las figuras que acompañan las denominaciones son además los elementos que acaban por definir la total disimilitud de las marcas enfrentadas en este caso, y llama en verdad la atención que en la demanda se afirme (página 7) que las marcas presentas “una parte figurativa similarmente confundible” siendo totalmente innecesario extenderse en teorías sobre las diferencias entre los elementos que se incluyen […]”30. 14.5. Concluyó que “[…] el hecho de que al encontrarnos ante marcas que amparan

clases diferentes, y considerando las diferencias de conjunto que se aprecian a simple vista entre las marcas comparadas, diferencias que no se pueden dejar de ver a menos que se descomponga en su totalidad la unidad de los signos comprados y se extraiga de ellos el elemento que puedan tener en común ( la letra “A”) […]”31. 27 Cfr. Folio 103 28 Cfr. Folio 104 29 Cfr. Ibidem 30 Cfr. Folio 106 31 Cfr. Folio 108 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Solicitud de Interpretación Prejudicial

15. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante de 8 de julio de 201432, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

16. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 316-IP-2015 el 23 de junio de 201633, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que “[…] La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, Artículo 135 y del Literal b) y del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] Se interpretará únicamente el Artículo 136 literal a) de la antes aludida Decisión 486, por ser procedente, no así los artículos 134 al no ser directamente aplicable al caso sub lite y el 135 literal b) del citado cuerpo legal porque este se refiere a las causales absolutas y en el proceso interno se hace referencia a causales relativas de

irregistrabilidad […]”.

17. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

18. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 201434, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

19. Durante el término legal, la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado en el proceso reiteraron los argumentos expuestos en la contestación. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 32 Cfr. Folios 166 y 167 33 Cfr. Folios 206 a 219 34 Cfr. Folio 165

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

20. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) cuestiones previas: reanudación del proceso y adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; iii) los actos administrativos acusados; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación

Prejudicial 3116-IP-2015 proferida el 23 de junio de 2016; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) la solución del caso concreto. Competencia de la Sala

21. Visto el artículo 128 numeral 7.º35 del Código Contencioso Administrativo36, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30837 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201138, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1339 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201940, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

22. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub lite. 35 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 36 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 37 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así

como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 38 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 39 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 40 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cuestión previa: reanudación del proceso

23. Vistos el artículo 33 del Anexo41 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 199942 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 200143 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno.

24. Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y solicitar vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina: ii) el Tribunal profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual se encuentra en el expediente44; y iii) en el auto por medio del cual se suspendió el proceso no se estableció la reanudación proceso una vez se allegara la interpretación proferida; la Sala considera necesario decretar la reanudación del proceso.

Cuestión previa: Adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho Marco normativo de las acciones de nulidad previstas en la Decisión 486

25. Visto el artículo 172 de la Decisión 486, sobre la acción de nulidad relativa de un registro marcario, que establece: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. 41 Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, fue aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C227-99 proferida el 14 de abril de 1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y está en vigor para Colombia. 42 Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 43“Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. 44 Cfr. Folios 206 a 219

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