CE-11001-03-24-000-2008-00077-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Marcas descriptivas Por su parte de la denominación “FACTORING EXPRESS” se evoca al factoring como contrato comercial que hace parte de los productos que prestan entidades del denominado sector financiero por lo que devela la calidad, cantidad, destino, valor, datos o características del servicio, en ese sentido la Sala encuentra que el signo es evidentemente descriptivo. En efecto, la denominación “FACTORING EXPRESS” coincide con las características de los servicios contemplados en la clase 36, esto es, describe los elementos propios del servicio que se pretende prestar bajo el susodicho signo distintivo ya que la denominación “EXPRESS” no se revela como elemento que imprima al signo de la fuerza distintiva, quedando demostrado que el argumento de la entidad demanda al negar el registro solicitado obedeció a una correcta aplicación de la normatividad andina.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

- ARTICULO 135 LITERAL E

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00077-00

Actor: FACTOR GROUP COLOMBIA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por el actor mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra las Resoluciones No. 19618 de 29 de junio de 2007, 27980 de 31 de agosto de 2007 y

32141 de 28 de septiembre de 2007, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro de la marca “FACTORING EXPRESS” nominativa, para distinguir productos de la clase 36 de la clasificación internacional de Niza. I.- LA DEMANDA El actor en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C. C. A.1, solicita a la Sala mediante apoderado que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución No 32141 de 28 de septiembre de 2007 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación resolviendo confirmar la Resolución No. 19618 de 29 de junio de 2007.

Segunda.- Declarar la nulidad de la Resolución No. 27980 de 31 de agosto de 2007 proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora contra la Resolución No. 19618 de 29 de junio de 2007. Tercera.- Declarar la nulidad de la Resolución No. 19618 de 29 de junio de 2007 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro de la marca “FACTORING GROUP” nominativa para distinguir productos de la clase 36 de la clasificación internacional de Niza. Cuarta.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de

restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada registrar la marca nominativa “FACTORING EXPRESS” para distinguir productos de la clase 36 de la clasificación internacional, en cabeza de la sociedad FACTOR GROUP

COLOMBIA S. A.

Quinta.- Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Hechos expuestos en la demanda 1 Si bien en el escrito de demanda se manifesta que la acción impetrada es la de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C. C. A., la Sala interpreta que la acción incoada es la contenida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

La sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), para distinguir “servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”, comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de la mencionada solicitud, el 29 de diciembre de 2006 se publicó el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 571 sin que se presentaran oposiciones para el registro. Así las cosas la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se dispuso a realizar el examen de registrabilidad, profiriendo la Resolución No. 19618 del 29 de junio de 2007, resolviendo negar el registro del signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza por considerar que el signo era descriptivo de los servicios que pretendía amparar.

Notificada de la decisión la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de los recursos fue resuelto el 31 de agosto de 2007 mediante la Resolución No. 27980 confirmando la decisión y otorgando el recurso de apelación. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial conoció el recurso de apelación, de manera que el 28 de septiembre de 2007 expidió la Resolución No. 32141 en la que dispuso confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 19618 de 29 de junio de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

3. Normas violadas y concepto de la violación Señala como vulnerados los artículo 35, 59 y 85 del C. C. A., 61 de la Constitución Política y los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las razones que se resumen así: Considera la accionante que la expresión “FACTORING EXPRESS” es suficientemente distintiva para constituirse en marca en tanto que la denominación está compuesta por dos palabras siendo la primera de éstas evocativa del nombre de la sociedad solicitante, característica que le permitirá al público consumidor tener una idea inequívoca del origen empresarial de los servicios identificados con la misma.

Agrega que la expresión EXPRESS otorga fuerza distintiva a la denominación FACTORING, más aun tratándose de una marca de fantasía, por esta razón, no comparte el fundamento de los actos demandados dirigido a sostener que la expresión “FACTORING EXPRESS” es descriptiva, razonamiento que desconoce

que el signo en conjunto carece de significación alguna y no tiene la entidad de describir las cualidades o características de los servicios ubicados en la clase 36 internacional. En ese mismo sentido, arguye que la Superintendencia de Industria y Comercio presume equivocadamente que la marca cuyo registro se solicita identifica exclusivamente servicios administrativos relacionados con el contrato de factoring, olvidando que el registro se solicitó para identificar servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, de los cuales dicho contrato es apenas una de las diferentes formas contractuales a las que se puede acceder en la prestación de tales servicios Finalmente advierte que la decisión administrativa demandada no es consecuente con decisiones administrativas anteriores de la misma entidad, ya que en el estudio de registrabilidad de las marcas “FACTORING DE LOS ANDES”, “FACTORING DE OCCIDENTE”, “FACTORINGLO”, “FACTORING MARKET”, “FAST FACTORING G”, “COLTEFINANCIERA” y “FINAN FACTORING” los registros solicitados fueron concedidos, situación que en su sentir permite afirmar que se presenta a una clara violación al principio fundamental de la igualdad. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- La Superintendencia de Industria y Comercio. La entidad demandada considera que el signo ‘FACTORING EXPRESS’ se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, toda vez que consiste en un signo que carece de la suficiente distintividad para ser registrado como marca, lo anterior, en atención a que la denominación indica de manera directa y exclusiva que se trata de servicios administrativos financieros relacionados con el contrato de factoring, lo

que se traduce en que describe las características específicas de los servicios que busca distinguir. En lo relacionado con otros registros de marcas anteriormente otorgadas por la oficina nacional competente, resaltó que se trata de registros marcarios concedidos dentro de otras actuaciones administrativas fundamentadas en distintas situaciones de hecho y de derecho, sin que de ellas pueda conferirse o derivarse derecho alguno para terceros.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1.- FACTOR GROUP COLOMBIA S. A.

Alegó que el contenido de los actos administrativos y la contestación de la demanda muestran las inconsistencias en que incurrió la Administración ya que esta asegura negar el registro solicitado con fundamento en que se trata de un signo descriptivo, más no verifica cómo es el producto o servicio amparado por éste a fin de establecer la coincidencia entre el producto y el signo. En este mismo sentido advirtió que no existe en el mercado producto financiero alguno que se denomine FACTORING EXPRESS, lo que prueba que el signo no es descriptivo sino evocativo en la medida que recuerda una idea de los servicios que se prestan. En lo demás, reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 2.- Superintendencia de Industria y Comercio. Presentó alegatos de conclusión dentro de la oportunidad procesal correspondiente, reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL2

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, mediante escrito de radicación 72-IP-2011 recibido en esta corporación el 14 de diciembre de 2012 señala: 2 Folios 244 A 252 del Cuaderno Principal.

“El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), fue presentada el 22 de noviembre de 2006, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 150 (Examen de registrabilidad y debida motivación) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que resulta pertinente para la resolución del presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. Concluyó el Tribunal Andino lo siguiente: “

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo

134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

3. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del servicio de que se trate, comunes a otros servicios del mismo género.

4. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de los servicios de la clase 36 exigiéndose, en

consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio; y, en consecuencia, si es o no registrable.

5. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo.

En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

6. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.

7. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un

signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo.

8. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.” V.- CONSIDERACIONES 1.- El acto administrativo enjuiciado Está conformado por las Resoluciones No. 19618 de 29 de junio de 2007, 27980 de 31 de agosto de 2007 y 32141 de 28 de septiembre del mismo año, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro de la marca “FACTORING EXPRESS” nominativa, para distinguir productos de la clase 36 de la clasificación internacional de Niza. 2.- Examen de los cargos Conforme se ha anotado a lo largo de esta providencia, se delata el problema jurídico puesto a consideración de la Sala en la inconformidad de la accionante con los actos administrativos demandados que decidieron negar el registro de la

marca “FACTORING EXPRESS” nominativa para distinguir servicios de clase 36 de la clasificación internacional. La negativa de la entidad nacional competente se fundamentó en que el signo solicitado es descriptivo y por tanto no puede ser registrado como marca según los dispone el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. Así las cosas le corresponde a la Sala dirimir si el registro de la marca “FACTORING EXPRESS” se negó por motivos legales fundados, esto es, porque corresponde a un signo descriptivo o si por el contrario se trata de un signo con las características legales necesarias para ser registrado para lo cual se debe acudir a la aplicación de las siguientes reglas: 2.1 – Marcas descriptivas Una marca es descriptiva cuando designa de manera exclusiva la calidad, cantidad, destino y otros datos que revelan ostensiblemente las características propias de los productos o servicios que se pretenden distinguir con su registro, de forma tal que la designación acogida por la marca se confunde con el producto o servicio en sí mismo. La interpretación prejudicial dada para este asunto señala: “El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.” Por consiguiente, un signo que contemple esas características incurre en causal de irregistrabilidad conforme el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 que

dispone: “e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…)”. 2.2 – El caso concreto. A fin de establecer si la marca cuyo registro fue negado se encuentra incursa en la causal precitada, se debe verificar la coincidencia entre la denominación escogida para la marca y el servicio que se pretende distinguir, de manera que si los dos coinciden, se estará ante una típica marca descriptiva. En palabras del Tribunal Andino, “uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medioes igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. También ha de tenerse en cuenta que el estudio de registrabilidad obedece al estudio en conjunto del signo, a la totalidad del mismo, sin que sea dable fragmentarlo o descomponerlo dado que ello no es propio del estudio que en el contexto del mercado realiza el consumidor medio ya que este acude al signo en su totalidad. Ahora bien, ¿cómo es el servicio que se pretende distinguir con la marca “FACTORING EXPRESS” contenido en la clase 36 de la clasificación internacional? La clase refiere servicios financieros, negocios financieros,

negocios monetarios y negocios inmobiliarios. Asimismo estos servicios son prestados por entidades autorizadas según las reglas establecidas en el Estatuto Financiero en lo referido a los primeros, a más de las reglas civiles y comerciales contenidas en las correspondientes codificaciones de ese tipo aplicables a todos estos. Por su parte de la denominación “FACTORING EXPRESS” se evoca al factoring como contrato comercial que hace parte de los productos que prestan entidades del denominado sector financiero por lo que devela la calidad, cantidad, destino, valor, datos o características del servicio, en ese sentido la Sala encuentra que el signo es evidentemente descriptivo. En efecto, la denominación “FACTORING EXPRESS” coincide con las características de los servicios contemplados en la clase 36, esto es, describe los elementos propios del servicio que se pretende prestar bajo el susodicho signo distintivo ya que la denominación “EXPRESS” no se revela como elemento que imprima al signo de la fuerza distintiva, quedando demostrado que el argumento de la entidad demanda al negar el registro solicitado obedeció a una correcta aplicación de la normatividad andina. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: En firme la presente decisión archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el

26 de junio de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA

GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA Ausente con excusa