CE-11001-03-24-000-2008-00112-00-2014

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica Ahora bien, no puede predicarse que sean idénticos o semejantes ortográfica, fonética o conceptualmente, pues mientras que “SUAVE HELENE CURTIS” y “HELENE CURTIS SUAVE”, son marcas compuestas, el signo cuestionado “SUAZ” es de naturaleza simple, siendo relevante, en la primera de las nombradas, como ya se explicó, las palabras HELENE CURTIS, cuestión que en lo más mínimo se relaciona con el vocablo “SUAZ”. Se observa que entre las marcas “SUAZUL”, previamente registrada y “SUAZ”, existe similitud ortográfica, en particular, por tener en común las primeras cuatro letras; sin embargo, a juicio de la Sala, no es significativa, en el sentido de que la partícula UL, le da una connotación disímil que obstaculiza la existencia del más mínimo riesgo de confusión directa o indirecta, o de asociación. Respecto a la similitud fonética, no puede predicarse que exista semejanza, pues la sílaba tónica en la marca mixta “SUAZUL” se encuentra en su última sílaba ZÚL, mientras que en “SUAZ”, su acento prosódico se localiza en su única sílaba SUÁZ. Conceptualmente, no existen semejanzas, puesto que la marca “SUAZUL”, es de aquellos signos denominados por la doctrina “evocativos”, ya que invoca en la mente del consumidor la idea del color azul, mientras que la marca “SUAZ” es llamada también por la doctrina de “fantasía” en cuanto no evoca concepto alguno.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL H / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 225 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 228 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 229

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 12340 DE 2007 (30 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 25718 DE 2007 (22 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 34769 DE 2007 (25 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00112-00

Actor: CONOPCO, INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La sociedad CONOPCO, INC., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 12340 de 30 de abril de 2007, 25718 de 22 de agosto de 2007 y 34769 de 25 de octubre de 2007 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “SUAZ” para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta la actora que el 11 de octubre de 2005, la sociedad JABONERÍA WILSON S.A., solicitó el registro de la marca nominativa “SUAZ” para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2. Agrega que el 30 de noviembre de 2005, fue publicado el extracto de la solicitud de registro, en la Gaceta de Propiedad Industrial 558 y que el 12 de enero de 2006 la sociedad HELENE CURTIS, INC., presentó oposición a dicha solicitud, por falta de distintividad, y confundibilidad con las marcas previamente registradas “HELENE CURTIS SUAVE” y “SUAVE HELENE CURTIS”, ambas de la clase 3

Internacional. Además, que el 13 de enero de 2006 la sociedad FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A. DE C.V., presentó oposición contra la citada solicitud, con fundamento en la falta de distintividad y la confundibilidad con la marca previamente registrada “SUAZUL”, también de la clase 3 Internacional. I.1.3. Mediante Resolución 12340 de 30 de abril de 2007, la División de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro del signo nominativo “SUAZ”. I.1.4. Estando dentro del término legal, la sociedad CONOPCO, INC., quien para ese momento ya era titular de la marca fundamento de la oposición, y la sociedad FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A. de C.V., interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación. I.1.5. Por Resolución 25718 de 22 de agosto de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución impugnada. I.1.6. Mediante Resolución 34769 de 25 de octubre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmado la Resolución inicial. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Al aplicar las normas de la Decisión 486, puede verse que la solicitud de la marca “SUAZ” debió ser rechazada, toda vez que la marca incurre en las causales de irregistrabilidad por ser una marca similarmente confundible con la marca notoriamente conocida “Helene Curtis SUAVE”.

Además que de la lectura del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, una de las causales de irregistrabilidad es que “constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial…”. Este requisito se encuentra en el caso concreto, pues la marca solicitada hace una reproducción parcial de la marca notoriamente conocida. Expresa que existe una conexión competitiva entre los productos que se amparan con las marcas en cuestión, ya que ambos productos están dirigidos al mismo consumidor, y se comercializarán en el mismo mercado, es decir, el de productos de aseo y limpieza. Que en efecto dichos productos se comercializan en tiendas y supermercados y siempre están puestos en la misma góndola y sección, lo cual evidentemente causará confusión en el consumidor. Adicionalmente la función principal de una marca es precisamente diferenciar los productos que se pretenden amparar con ella de los demás productos de sus competidores. En consecuencia un signo que no tenga capacidad distintiva frente a los demás signos ya registrados, es evidentemente imposible de registrar. Arguye que los productos amparados en la clase 3 son de consumo masivo, por lo cual es claro que el consumidor de los mismos es desprevenido y no presta tanta atención al momento de seleccionar el producto que desea adquirir. Por esta razón el riesgo de confusión en esta clase de productos es aun mayor. Indica que es importante tener en cuenta que las normas violadas buscan en parte la protección del consumidor, ante la presencia de signos que siendo idénticos o semejantes, amparan los mismos productos, o servicios, y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirlo a confusión o a error, al creer que

con la misma marca está adquiriendo un producto de igual empresario o, que el producto con la marca similar también proviene del mismo origen empresarial, al tiempo que pretende proteger al titular de un registro frente a una solicitud de registro posterior, situación que, como se demostró se da en el presente caso. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Que el signo denominativo solicitado “SUAZ” y las marcas opositoras “SUAZUL” (mixta), “SUAVE HELENE CURTIS” (denominativa) y “HELENE CURTIS SUAVE” (denominativa), no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta. La extensión de sus palabras entre los signos en conflicto, varía, lo que realza las diferencias fonéticas. Si bien los signos comparten la partícula SUA, sus demás sílabas difieren en sus vocales y consonantes, confiriéndole a cada signo una estructura visual y fonética única y distinta, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación. Sostiene que el signo solicitado no se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina. II.1.2. JABONERÍA WILSON S.A., en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo: Arguye que se equivoca el actor al afirmar que la marca denominativa registrada “SUAZ”, reproduce a las marcas opositoras, ya que no es similar desde los puntos de vista ortográfico, ni fonético y, que por lo tanto, no constituye una copia ni una reproducción de las marcas “SUAVE HELENE CURTIS” (denominativa) y “HELENE CURTIS SUAVE” (denominativa). Agrega que la marca “SUAZ” no es similar a las otras marcas, puesto que ellas difieren en su ortografía, pronunciación y significación conceptual. La imagen que estas marcas despiertan en la mente de los consumidores es tan diferente, que no hay el más mínimo riesgo que se confundan cuando encuentren en el mercado productos distinguidos con la marca del actor y productos con la marca “SUAZ”. Indica que la marca “SUAZ” es distintiva porque tiene la aptitud para distinguir productos y servicios en el mercado, en particular de la clase 3 de la Clasificación Internacional, y además porque tiene la capacidad de diferenciarlos de otros productos ofrecidos por empresarios distintos dentro del mismo mercado. Su distintividad ha sido reconocida incluso por las Oficinas de Marcas del Perú, Ecuador y Chile. Afirma que el actor resalta la notoriedad de las marcas “SUAVE HELENE CURTIS” (denominativa) y “HELENE CURTIS SUAVE” (denominativa), en Uruguay, Argentina y

Brasil, pero no mencionó en ninguna parte el nivel de conocimiento en Colombia, ni en la región andina, que por definición es la extensión geográfica que la Decisión 486 le ha reconocido a este tipo de marcas. Tampoco adujo que haya invertido en publicidad en Colombia o en la región andina, como tampoco hay prueba de la asociación de la marca de su fabricante, ni de las cifras de venta. Tal parece entonces que, el mercado colombiano, ni siquiera es del interés del actor.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, guardó silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El tercero interesado en las resultas del proceso, titular del signo cuestionado “SUAZ”, presentó las siguientes excepciones: “1. BUENA FE. La entidad demandada ha obrado en este caso con absoluta y total buena fe, al igual que mi poderdante en su calidad de tercero interesado, puesto que lo único que ha pretendido desde el momento que se solicitó el registro de la marca SUAZ en Colombia ha sido usar una marca novedosa, original y suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 3 internacional en el mercado local, como lo ha venido haciendo desde antes en los mercados Peruano, Ecuatoriano y Chileno.

2. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD. Se solicita tener en cuenta que las resoluciones impugnadas están amparadas por la presunción de legalidad, de manera que es el actor quien corre con la carga de probar que los actos administrativos se expidieron ciertamente con violación a la ley.

3. Las demás que se demuestren dentro del proceso y que por no requerir

formulación expresa deben ser declaradas de oficio…” (folio 281).

1. BUENA FE. Debe anotarse que la primera de las excepciones transcritas, simplemente se refiere a una descripción de la conducta, con la que presumiblemente ha actuado la sociedad JABONERÍA WILSON S.A., en los trámites administrativos de registro del signo cuestionado, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero en ningún momento constituye una excepción, pues en la demanda no se cuestiona la buena fe con que haya actuado el tercero interesado en las resultas del proceso. De manera que esta excepción no tiene vocación de prosperar.

2. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD. Respecto de esta excepción, a juicio de la Sala la misma no contiene la connotación de tal, puesto que se trata del asunto que ocupa a esta Sala, para lo cual se tendrán en cuenta los antecedentes administrativos y demás pruebas que obran en el proceso sobre la legalidad de los actos administrativos. Por consiguiente, esta excepción tampoco tiene visos de éxito.

Resuelto lo anterior, se trae a colación la respuesta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, el cual concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la

doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general, en este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común (SUA), éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

QUINTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra una definición de signo notoriamente conocido, con las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486; b) Debe haber ganado dicha notoriedad en cualquiera de los Países Miembros; c) Que haya ganado dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección mucho más amplia de los signos

notoriamente conocidos, que implica, por un lado, fractura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia” (folios 369 a 370).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 111-IP2012, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134 limitándose al literal a), 136 literales a) y h), y de oficio los artículos 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486; y, no se interpretará el artículo 135 literal b) por no ser pertinente. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su

registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario (…)”. “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las demás normas para la protección contra la

competencia desleal del País Miembro”. “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

“Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

El debate se centra en: (1) si el signo denominativo “SUAZ”, es confundible con las marcas opositoras “SUAVE HELENE CURTIS” (denominativa) y “HELENE CURTIS SUAVE” (denominativa) de la sociedad CONOPCO, INC., actual titular de las referidas marcas, y “SUAZUL” de la sociedad FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A. DE C.V. y, (2) si la marca cuestionada carece de distintividad.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, en la Interpretación Prejudicial solicitada en este proceso, precisa: “…La Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:  La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales,

pueden incrementar la confusión.  La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.  La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante” (folio 364).

1. Respecto a las marcas denominativas SUAVE HELENE CURTIS” y “HELENE CURTIS SUAVE” de la sociedad CONOPCO, INC., y el signo denominativo “SUAZ”, se hará su cotejo teniendo en cuenta las anteriores reglas. Sin embargo, se considerará lo expresado por el Tribunal de Justicia Andino, en lo relativo a las partículas de uso común.

Las marcas opositoras son denominativas compuestas, toda vez que están integradas por tres palabras cada una, por lo tanto habrá de examinarse, especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que forman parte de la marca cuestionada, que en este caso es simple por estar estructurada con una sola palabra. Así lo indica el Tribunal de Justicia Andino, en los siguientes términos: “…no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”. En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos

queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”1 (folio 365). El Tribunal, sobre las partículas de uso común, expresa: “Al respecto la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan 1 “Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA”. deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 113-IP2007, marca: “BIFLEX”, indicado en la Gaceta Oficial N° 1565, de 27 de noviembre de 2007, emitido en la causa interna N° 2004-00043)-01” (folio 367). Las marcas en conflicto, como ya se dijo son: SUAVE HELENE CURTIS” y

“HELENE CURTIS SUAVE”. De ellas, la actora le da relevancia a la palabra SUAVE. Esta Sala, contrario a lo afirmado por la sociedad demandante, considera que el vocablo SUAVE, no es un elemento distintivo de dichas marcas, ya que describe la calidad de los productos que ampara, pues ante la pregunta ¿cómo es? La respuesta será SUAVE2. De manera, que dicho vocablo, como bien la anota el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no es susceptible de ser apropiado por el titular de dichas marcas y, menos aún, sirve para oponerse a la solicitud de un registro marcario. Ahora bien, no puede predicarse que sean idénticos o semejantes ortográfica, fonética o conceptualmente, pues mientras que “SUAVE HELENE CURTIS” y “HELENE CURTIS SUAVE”, son marcas compuestas, el signo cuestionado “SUAZ” es de naturaleza simple, siendo relevante, en la primera de las nombradas, como ya se explicó, las palabras HELENE CURTIS, cuestión que en lo más mínimo se relaciona con el vocablo “SUAZ”. 2 suave adj. 1 Que tiene una superficie lisa, blanda y agradable al tacto: los melocotones tienen la piel suave. áspero. 2 Que resulta agradable porque no causa impresiones fuertes o bruscas a los sentidos: se oía una música suave. 3 Se aplica a la persona que no opone resistencia y está de acuerdo con lo que se le dice, especialmente después de haberse mostrado alterado o enfadado. 4 Que se maneja sin brusquedad y sin necesidad de hacer mucha fuerza. Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial,

S.L. Ahora bien, en gracia de discusión, el término SUAVE frente a la expresión SUAZ, si bien es ofrece algún grado de semejanza (en SUA), no resulta suficiente para concluir que pueda generar confusión directa o indirecta en el público consumidor, pues la primera de las citadas palabras al tener la partícula VE, no solo cambia en el aspecto ortográfico, sino en el fonético, ya que su acento prosódico se marcaría en la segunda sílaba, mientras que en el signo cuestionado, se encontraría en la única sílaba que contiene. Además, conceptualmente la diferencia es más acentuada, en virtud de que el vocablo SUAVE, tiene significado en nuestra lengua (ya definido), mientras que el término SUAZ, es de fantasía, al no tener definición y, por ende, no evocar en la mente del consumidor idea alguna. Por las razones expuestas, y a pesar de que la sociedad actora, presentó pruebas de la notoriedad de sus marcas, esta Sala considera, que no es necesario pronunciarse sobre este aspecto, pues son muchas más las diferencias que las semejanzas encontradas entre las marcas en conflicto, así todas ellas se hayan registrado para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Así las cosas, estima esta Sala, que la actora no desvirtuó la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Toda vez que en la Interpretación Prejudicial solicitada, se menciona la marca mixta “SUAZUL”, previamente registrada, se hará el cotejo frente al signo denominativo “SUAZ” cuestionado.

Entre la marca mixta “SUAZUL” y el signo denominativo “SUAZ”, debe en primer

lugar analizarse el elemento (palabra o figura) que prevalece en la citada marca mixta. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, señala: “Al efectuar el cotejo de las marcas mixtas se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico” (folio 366). En el caso sub exámine, se observa que el elemento que predomina en esta marca es el denominativo, el cual llega con mayor facilidad al intelecto del consumidor, ya que la gráfica es abstracta, lo que dificulta su retención mental. En segundo término, se hará el cotejo entre las citadas marcas, para lo cual se tendrá en cuent