CE-11001-03-24-000-2008-00116-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica y fonética. Coexistencia marcaria La impresión de conjunto de las marcas enfrentadas permite a la Sala concluir que la estructura de las mismas en efecto es diferente, en tanto que la marca identificada con el núm. 1 está compuesta por cuatro (4) palabras, y la identificada con el núm. 2, por siete (7), lo que igualmente determina que el número de letras y de sílabas en cada una de ellas sea distinto. En ese orden, siendo diferente su estructura, es claro también que desde el punto de vista fonético las marcas confrontadas son disímiles, lo cual se constata con su pronunciación sucesiva. Ahora bien, en el conjunto de las marcas analizadas es evidente que predomina o sobresale un elemento, que es la expresión ELT, la cual, en criterio de la Sala, es la que le da la fuerza distintiva a las marcas, en la medida en que penetra con mayor intensidad sobre la mente del consumidor y determina la impresión general que el distintivo causa al mismo. En efecto, pese a que la expresión ELT está acompañada por otros elementos, es ella la de mayor relevancia, debido a su disposición dentro del conjunto marcario, siendo entonces la misma el elemento sobre el cual debe gravitar la comparación. Por lo tanto, al ser esta expresión idéntica en las marcas (ELT – ELT), es evidente el riesgo de confusión para el consumidor, pues serán apreciadas por éste en igual forma tanto visual como fonéticamente. Sobre lo anterior, resulta suficiente decir que no es a este organismo judicial a quien le corresponde imprimir aprobación o adoptar alguna otra decisión similar respecto de ese tipo de acuerdos, como se pretende por la

demandante, pues, conforme al artículo 159 de la citada Decisión 486, dichos acuerdos de coexistencia deben ser inscritos en la oficina nacional competente en la materia, en este caso, en la Superintendencia de Industria y Comercio.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 159.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., cuatro (04) de abril de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00116-00

Actor: ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso la sociedad ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó a la sociedad Especialidades Luminotécnicas S.A. el registro de la marca ELT ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS S.A (mixta), solicitado para distinguir

productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones. 1.- Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 023441 de 31 de julio de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual negó el registro de la marca mixta “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.” + Diseño, para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. 2.- Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 31820 de 27 de septiembre de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, en el sentido de confirmarla. 3.- Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 40706 de 30 de noviembre de 2007, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto como subsidiario contra el primer acto, confirmando lo en él dispuesto. 4.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia el registro de la

marca mixta “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.” + Diseño, para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. 5.- Que se ordene la publicación de la sentencia que resuelva este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 3 de octubre de 2006, la sociedad ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. solicitó el registro de la marca “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.” + Diseño (marca mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La citada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 570 de 30 de noviembre de 2006, sin que dentro del término legal fueran presentadas oposiciones de terceros a la solicitud de registro. El 31 de julio de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 23441, mediante la cual negó el registro de la marca, argumentando que el registro solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto que es similarmente confundible con la marca “ELT ELETTRONICA-MIND IS THE FIRST DEFENCE” + Diseño, solicitada posteriormente el 17 de enero de 2007 por la sociedad

ELETTRONICA S.P.A invocando la prioridad italiana núm. RM 2006C 004284, también para distinguir productos de la Clase 9 internacional. Contra la citada decisión se interpusieron el 14 de agosto de 2007 los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos, respectivamente, a través de la Resolución núm. 31820 de 27 de septiembre de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la Resolución núm. 40706 de 30 de noviembre de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, actos que confirmaron la decisión impugnada, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. El 26 de noviembre de 2007 las sociedades ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. y ELETTRONICA S.P.A. suscribieron un acuerdo para la coexistencia de las marcas “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS” y “ELT ELETTRONICA-MIND IS THE FIRST DEFENCE”. 3.- Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de la violación de la primera norma citada, afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio no hizo un examen minucioso del signo,

puesto que lo fraccionó limitando la comparación a las expresiones ELT vs. ELT, omitiendo otros elementos que hacen parte del signo como lo son las expresiones ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. y ELETTRONICA-MIND IS THE FIRST DEFENCE y el diseño característico que acompaña a cada signo, con lo cual desconoció las reglas que deben aplicarse cuando se comparan o cotejan marcas similares, a partir de las cuales debía concluirse que la marca solicitada goza de la suficiente distintividad y novedad para ser concedido su registro. Precisó, refiriéndose a la segunda norma invocada como vulnerada, que la Superintendencia fundamentó su decisión en que el signo solicitado reproduce el elemento esencial de la marca registrada, desconociendo por completo los elementos adicionales, predominantes y sustanciales en ambos signos, como son las expresiones que indican claramente el origen empresarial y los diseños especiales y característicos de cada uno, que impiden que exista algún riesgo de confusión para los consumidores. Estimó, igualmente, que los fundamentos de la decisión de negar el registro de la marca “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.” + DISEÑO violan el principio de seguridad jurídica y uniformidad de los actos administrativos, pues, no obstante la autonomía del funcionario para determinar y establecer la semejanza de los signos, éste debe atender y observar ciertas reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia que son las que garantizan un fallo equitativo y ajustado a derecho. Insistió que se desconocen los parámetros establecidos por el Tribunal Andino de

Justicia para el estudio de registrabilidad de signos, en particular que éstos sean cotejados o comparados en su conjunto como un todo indivisible y sin fraccionamientos. Señaló que no obstante compartir la expresión ELT no existe ningún riesgo de confusión entre las marcas confrontadas; que el impacto visual no genera confusión alguna, debido a la notoria diferencia de los signos en sus diseños y expresiones adicionales y sustanciales; que cada signo tiene un diseño de letras y una distribución de colores diferente; y que es evidente que la lectura de la expresión “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.” + Diseño por ligera, espontánea o rápida que sea, no genera una sensación de semejanza ni de identidad de sonido frente a la lectura de la expresión “ELT ELETTRONICA-MIND IS THE FIRST DEFENCE”, más aun cuando las terminaciones de los signos son tan disímiles, al punto que están en idiomas diferentes. Finalmente, indicó que es fundamental que se considere y tenga en cuenta el acuerdo de coexistencia suscrito entre las sociedades ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A., solicitante de la marca “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. + Diseño” y ELETTRONICA S.P.A., titular de la marca “ELT ELETTRONICA-MIND IS THE FIRST DEFENCE + Diseño”, base de la negativa, en el cual se estableció i) que ELETTRONICA S.P.A. se compromete a no oponerse, cancelar o impedir de cualquier forma el uso, los registros o las solicitudes de las marcas consistentes o en las que se incluyan las letras “ELT”

para la Clase 9 internacional por parte de la sociedad ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A., y ii) que ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. se compromete a no oponerse, cancelar o impedir de cualquier forma el uso, los registros o las solicitudes de las marcas consistentes o en las que se incluyan las letras “ELT” para la Clase 9 internacional por parte de ELETTRONICA S.P.A., en consideración a que dicho acuerdo cumple los requisitos establecidos por esta Corporación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1 La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones: Precisó que la marca “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.” (marca mixta solicitada), para la clase 9, presenta semejanzas con la marca “ELT ELETTRONICA-MIND IS THE FIRST DEFENCE”, existiendo un alto riesgo de confusión para los consumidores. Afirmó, en efecto, que la marca solicitada reproduce las letras ELT de la marca previamente registrada, que constituye el elemento predominante, sin que las expresiones que se adicionan la primera, es decir, ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A., le proporcionen la suficiente distintividad, ya que ocupan un lugar secundario debido a su disposición, tamaño y color amarillo, que resulta difícilmente perceptible, de tal suerte que de coexistir en el mercado llevarían, de un lado, a error al consumidor sobre el origen empresarial de los productos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un

mismo titular, o de otro, a pensar que existe entre los empresarios vinculación jurídica o económica, lo cual no sucede. Señaló, igualmente, que las marcas en debate amparan productos comprendidos en la clase 9, existiendo en consecuencia relación entre los servicios y productos pretendidos, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos. Finalmente, en relación con el argumento de la coexistencia pacífica de las marcas en debate, advirtió que ello no impide el ejercicio de la función de la Superintendencia de Industria y Comercio de determinar la registrabilidad o irregistrabilidad del signo solicitado en cada caso particular, con el fin de proceder a su negación o concesión. II.2 La firma ELETTRONICA S.P.A, tercero con interés directo en el proceso, pese a que fue notificada legalmente de la demanda, no dio contestación a la misma. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demanda presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. (Fls. 119 a 139 del expediente). El señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 67-IP-2011 de fecha 9 de septiembre de 2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de

dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. En el caso de las marcas mixtas, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina que si en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el

público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

La Autoridad Nacional Competente, es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.

6. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el

análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo.

7. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. V.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, negaron a la parte actora el registro de la marca ELT ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS S.A. (mixta), solicitado para distinguir

productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la confundibilidad de aquella con la marca ELT ELETTRONICA-MIND IS THE FIRST DEFENCE (mixta), con certificado de prioridad de fecha 18 de julio de 2006. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no la normativa que la parte actora mencionó como violada, cuyo texto, así como el de las demás disposiciones interpretadas oficiosamente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es del siguiente tenor: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […].” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo

uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […].” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas

comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.” La normativa comunitaria citada, de un lado, es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. De otro lado, reconoce la posibilidad de que se suscriban acuerdos de coexistencia de marcas. En efecto, el artículo 159 de la Decisión 486 prevé que cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas

marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. No obstante, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Así las cosas y en orden a determinar si existen riesgos de confusión o asociación entre los signos ELT ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS S.A. (mixto) y ELT ELETTRONICA-MIND IS THE FIRST DEFENCE (mixto), ambos para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor, siguiendo para ello las reglas que ha elaborado la jurisprudencia del Tribunal Andino y que se reiteran en la interpretación prejudicial rendida en este proceso. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen

empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, acogidas por la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 67IP-2011, emitida en este proceso: “Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.1 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mismo

tratadista ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.2 (negrillas de la Sala) Se precisa en esta interpretación, a propósito de las marcas confrontadas en este proceso, registradas como marcas mixtas, que: 1 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su

integridad y no a sus elementos por separado”.3 Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse