CE-11001-03-24-000-2008-00127-00-2013

PATENTE DE INVENCION - Reivindicaciones La Sala negará las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que el argumento de la demandante no tiene asidero jurídico a la luz de las normas interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido vale recordar que según el artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones definen la materia que se desea proteger con la patente, razón por la que se exige que sean claras, concisas y se encuentren sustentadas. Si la publicación de la solicitud de patente inscrita en la gaceta de propiedad industrial tiene como fin dar a conocer a los terceros la patente de utilidad de forma clara y completa, la inscripción de las reivindicaciones cumple en exceso el cometido de la norma sin que sea dable sostener que hacerlo genera un vicio de nulidad en la actuación que impide continuar con el trámite administrativo. La Sala encuentra que la actora no acreditó medio probatorio alguno que diera cuenta del cumplimiento de sus cargas, quedando incólume la presunción de legalidad de los actos demandados; en otras palabras, en el proceso no se demostró que la demandante pagara la tasa para que se examinara si la invención era patentable así como tampoco acreditó haber solicitado la realización de dicho examen, aún más, se resalta el hecho de que la actora aceptara que nunca pidió que se llevara a cabo el examen por considerar que la publicación de la solicitud era irregular, aseveración que demuestra fehacientemente que no cumplió con el deber que le asistía de solicitar a la administración continuar con el trámite de manera que las decisiones administrativas demandas fueron adoptadas siguiendo los parámetros y

exigencias contenidas en las normas andinas aplicables al caso concreto.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 31 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 40 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 42 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 44 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 81 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 85

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00127-00

Actor: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento ejercida ante esta Corporación, pretende la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 18172 de 22 de junio de 2007 y 37723 de 16 de noviembre de 2007, expedidas ambas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad denominada “cepillo circular para la

cosecha manual selectiva de café”. I.- ANTECEDENTES 1.- Fundamentos de hecho Según se expresa en la demanda la persona jurídica denominada Federación Nacional de Cafeteros de Colombia presentó el 9 de octubre de 2002 solicitud para el registro de la patente de modelo de utilidad denominada “cepillo circular para la cosecha selectiva manual de café”. Como consecuencia de lo anterior, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, previa verificación de los requisitos formales de la solicitud, procedió a publicarla en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 537 de 27 de febrero de 2004. A pesar de ello la actora advierte que la publicación mencionada contenía dos errores, el primero de ellos relacionado con la falta de publicación del resumen del modelo de utilidad y el segundo, la presunta omisión en la que se incurrió en la publicación dado que no se incluyó al Centro de Investigaciones en Café (CENICAFÉ) no obstante que aquél fue expresamente mencionado en el petitorio respectivo. Debido a las anteriores inconsistencias de la publicación, la Federación solicitó el 22 de octubre de 2004 a la Superintendencia de Industria y Comercio realizar una nueva en forma correcta, ante esto, la entidad respondió argumentando que la solicitud no era procedente y mediante Resolución Nº 18172 declaró abandonada la solicitud de modelo de utilidad presentada por la demandante por no haberse solicitado el examen de patentabilidad. Contra la anterior Resolución la sociedad demandante interpuso el recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 37723 del 16 de noviembre de 2007, confirmando la decisión recurrida.

2.- Normas violadas y concepto de la violación La actora considera que los actos acusados son contrarios a lo que se establece en los artículos 1, 31, 40 y 42 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, tal afirmación la sustenta en que la Superintendencia de Industria y Comercio interpreta indebidamente dichas normas. La indebida interpretación que estima la demandante se presenta dado que en su sentir, contrariamente a lo expresado en los actos acusados, es inadmisible que en la publicación que se haga de la solicitud de registro de patente para modelo de utilidad se incluya el capítulo reivindicatorio en lugar del resumen de la solicitud y que tal publicación sea considerada suficiente para divulgar el modelo de utilidad a los terceros de manera clara y completa para su comprensión. En ese orden, con la publicación del capítulo reivindicatorio en lugar del resumen de la solicitud, se violó lo dispuesto en el artículo 42 de la Decisión 486 ya que los terceros, careciendo de una clara explicación del modelo de utilidad, no podrían determinar si es o no patentable y no podrían oponerse. Consideró que la publicación del capítulo reivindicatorio en lugar del resumen puso en clara desventaja a quienes no están domiciliados en Colombia, violando el principio de trato nacional establecido en el artículo 1 de la Decisión 486. 3-. Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones aduciendo que de conformidad con el artículo 85 de la Decisión 486, las disposiciones referidas a patentes de invención son aplicables a los modelos

de utilidad, así las cosas, indicó que el último inciso de la disposición transitoria primera de la misma, dispuso que en los eventos de procedimientos en trámite la decisión regiría en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. En ese orden mencionó que la circular externa Nº 10 estableció la necesidad de pedir la realización del examen de patentabilidad regulado en el artículo 44 de la Decisión 486, dicho requisito, debía ser exigido a las personas que elevaran solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en vigencia de la referida Decisión no hubieren sido publicadas, debiéndose adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva. Explicó que ante la falta de petición del examen de patentabilidad señalado en el artículo 44 de la Decisión 486 se declaró en abandono la solicitud de patente y en lo relacionado con el pago de la tasa que realizó el solicitante conforme la Decisión 344, la norma aplicable para ello era la Decisión 486, por ser esta la norma vigente al momento de darse la etapa de publicación de la solicitud de modelo de utilidad. Resaltó que no le asiste razón a la parte demandante cuando afirma que la declaración de abandono se debió únicamente a la no cancelación de la tasa señalada en el artículo 44 de la Decisión 486, ya que tal resolución se fundamentó en el hecho de no mediar petición para la realización del examen, circunstancia que era suficiente para tomar la decisión de abandono. 4-. Alegatos de conclusión Las partes mediante escritos visibles a folios 60 a 71 del expediente, presentaron

sus respectivos alegatos de conclusión reiterando los mismos argumentos de la demanda y su contestación. 5.- Concepto del Ministerio Público El Procurador Delegado que interviene ante la Sala, guardó silencio. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL De conformidad con la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con destino a este proceso, identificada bajo el número 73-IP-2011 y de fecha 9 de septiembre de 2011, las siguientes son las reglas a considerar en la solución de la presente controversia: “1. De acuerdo con la legislación comunitaria, la patente de modelo de utilidad se concede a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos espacialmente definidos, que se introduce en algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u objeto distinto al objeto preexistente o a alguna parte del mismo, aportándole una utilidad, un efecto técnico, una ventaja o beneficio adicional que antes no tenía, permitiendo un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma.

2. Son aplicables al modelo de utilidad los requisitos de patentabilidad exigidos para las patentes de invención como son la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial.

3. Los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes: - Publicación de la solicitud de patente. - Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.

• Pago de las tasas, si fuere el caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En consecuencia, para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expresamente a la Oficina de Patentes, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa respectiva, si fuese el caso. De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese el caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.

4. El Tribunal no ve problema alguno en que pueda publicarse el “capítulo reivindicatorio” en lugar del “resumen” de la solicitud de modelo de utilidad, ya que justamente son las reivindicaciones las que definen la materia que se desea proteger mediante la patente y se encuentran sustentadas, además, por la descripción. Por lo tanto, ello devendría en suficiente para divulgar el modelo de utilidad a los terceros de manera clara y completa para su comprensión, en orden a que una persona capacitada en la materia

técnica correspondiente pueda ejecutarla, salvo que la legislación nacional determine expresamente lo contrario.” III-. DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- El problema jurídico a resolver El problema jurídico consiste en determinar si las Resoluciones Nos. 18172 de 22 de junio de 2007 y 37723 de 16 de noviembre del mismo año, proferidas ambas por la Superintendencia de Industria y Comercio declarando abandonada la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad denominada “cepillo circular para la cosecha manual selectiva de café” son nulas porque la publicación que se hiciera de la misma no cumplió con las exigencias de la Decisión 486. 2.- Normas aplicables Teniendo en cuenta los lineamientos consignados en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, las normas a considerar en este proceso son las contenidas en los artículos 31, 40, 42, 44, 81 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, disposiciones que establecen lo siguiente: “Artículo 31.- El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente. (…) Artículo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá

carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación. (…) Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. (…) Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. (…) TITULO III DE LOS MODELOS DE UTILIDAD Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del

objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes. (…) Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.” 3.- Análisis de los cargos Los motivos de inconformidad planteados por la actora se dirigen a sostener que debido a que la publicación de la solicitud contenía un “error material”, como quiera que en ella se inscribieron las reivindicaciones y no el resumen de la divulgación, el trámite administrativo no podía adelantarse y en consecuencia la solicitud de examen de la patente no era procedente hasta tanto no se corrigiera. La Sala negará las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que el argumento de la demandante no tiene asidero jurídico a la luz de las normas interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido vale recordar que según el artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones definen la materia que se desea proteger con la patente, razón por la que se exige que sean claras, concisas y se encuentren sustentadas. Si la publicación de la solicitud de patente inscrita en la gaceta de propiedad industrial tiene como fin dar a conocer a los terceros la patente de utilidad de

forma clara y completa, la inscripción de las reivindicaciones cumple en exceso el cometido de la norma sin que sea dable sostener que hacerlo genera un vicio de nulidad en la actuación que impide continuar con el trámite administrativo. Lo dicho también se acompasa con lo dispuesto en el artículo 38 ibídem que dispone que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud patente, luego si las reivindicaciones contienen la materia que se desea proteger de manera clara, precisa y sustentada, se está cumpliendo con los fines de información técnica que se predican. Esta posición encuentra pleno respaldo en lo expuesto por el Tribunal en la interpretación prejudicial dada para este asunto, que en este preciso aspecto estimó: “En consecuencia, este Tribunal no ve problema alguno en que pueda publicarse el “capítulo reivindicatorio” en lugar del “resumen” de la solicitud, ya que justamente son las reivindicaciones las que definen la materia que se desea proteger mediante la patente y se encuentran sustentadas, además, por la descripción. Por lo tanto, ello devendría en suficiente para divulgar el modelo de utilidad a los terceros de manera clara y completa para su comprensión, en orden a que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, salvo que la legislación nacional determine expresamente lo contrario.”1 Así las cosas, deberá comprobarse si las condiciones para declarar el abandono de la solicitud de patente estaban dadas según lo consagran las disposiciones que anteceden, esto es, si la entidad demandante solicitó expresamente que se examinara si la invención era o no patentable, solicitud que debió elevar durante los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud.

En el caso bajo examen, las partes dieron como cierto el hecho relacionado con que la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad llamado “cepillo circular para la cosecha selectiva manual de café” fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 573 de 27 de febrero de 2004. Según lo visto, la actora debió solicitar el examen de patentabilidad y pagar la tasa correspondiente a más tardar el 27 de mayo de 2004, esto es, tres meses después a la publicación so pena que se aplicara la consecuencia jurídica dispuesta en el artículo 44 de la Decisión 486 que es la declaratoria de abandono de la solicitud, consideraciones que fueron tenidas en cuenta por la Administración para tomar la decisión que se pide anular en el proceso. La Sala encuentra que la actora no acreditó medio probatorio alguno que diera cuenta del cumplimiento de sus cargas, quedando incólume la presunción de 1 Interpretación Prejudicial 073-IP-2011 página 9. legalidad de los actos demandados; en otras palabras, en el proceso no se demostró que la demandante pagara la tasa para que se examinara si la invención era patentable así como tampoco acreditó haber solicitado la realización de dicho examen, aún más, se resalta el hecho de que la actora aceptara que nunca pidió que se llevara a cabo el examen por considerar que la publicación de la solicitud era irregular, aseveración que demuestra fehacientemente que no cumplió con el deber que le asistía de solicitar a la administración continuar con el trámite de manera que las decisiones administrativas demandas fueron adoptadas siguiendo los parámetros y exigencias contenidas en las normas andinas aplicables al caso concreto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO.- DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: En firme la presente decisión archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 20 de junio de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA

GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS

AYALA